在SEB公司诉中山某公司电烤架专利侵权案中,随着生产涉案产品专用模具的监督销毁及赔偿款的到位,我所承办的又一起专利侵权诉讼圆满结案。结合该案涉及到的生产侵权产品专用模具的销毁问题,笔者尝试对目前的司法实践做一梳理,作为办案借鉴。

在专利侵权案件中,除非原告能获得被告大量生产、销售侵权产品的证据,法院的判赔额一般都较低。而生产涉案侵权产品的专用模具,动辄几十万元乃至上百万元。为了避免被告重复侵权,专利权人希望法院能够判令被告销毁用于制造侵权产品的专用模具,而且被告能切实履行,但这一目标在实践中却较难实现。

法发(2009)23号《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》第15条明确“根据当事人的诉讼请求、案件的具体情况和停止侵害的实际需要,可以明确责令当事人销毁制造侵权产品的专用材料、工具等。”但实践中让被告销毁模具,仍面临诸多困难。笔者经调研发现,在北上广三大知识产权法院、深圳市中级人民法院、浙江省高级人民法院以及江苏省高级人民法院六个法院中,只有广州知识产权法院对原告的举证要求相对宽松,其他五个法院均认为原告应提供证据证明被告拥有制造侵权产品的专用模具,否则将驳回原告关于销毁模具的诉讼请求。如《江苏省高级人民法院侵犯专利权纠纷案件审理指南(2010年11月)》指出:“如果判决被告停止制造、销售等侵权行为已经能够有效阻止侵权产品继续流向市场,达到保护专利权人合法利益目的的,一般不需要判决销毁侵权产品、销毁制造侵权产品的模具。如果判决销毁专用模具的,应当要求原告举证证明专用模具确实存在以及数量、存放地点等信息,以避免执行上的困难。”江苏省高院做此规定,主要是考虑到判决书执行的可行性。由于所有被控侵权产品的生产资料等均掌握在被告手中,原告难以自行获得专用模具存在的证据以及数量、存放地点的相关信息。除非原告可以通过地方知识产权局的现场勘验程序或者法院的证据保全程序来确认被告拥有生产被诉侵权产品的专用模具,否则法院不会支持原告关于模具销毁的诉求。

相形之下,广州知产法院则根据个案情况,采用了合理推定的方式来认定被告是否拥有专用模具。如在(2015)粤知法专民初字第2406号民事判决中,广州知识产权法院认定:“关于销毁专用模具及库存侵权产品的诉讼请求,被诉侵权产品并非一体成型,原告亦未提供证据证实制造被诉侵权产品需要专用模具,原告亦未提交证据证明有库存侵权产品,故原告上述诉讼请求,依据不足,本院不予支持。”而在(2016)粤73民初1923号民事判决中,广州知识产权法院认定:“从侵权产品的结构看,制造侵权产品需要相应的专用模具,因被告无法确认全部零件均为购买,且不能提交相应的购买单据,因此,本院认定被告有制造侵权产品的专用模具。”

即便法院责令被告销毁生产专利侵权产品专用模具的判决生效,如何保证被告切实履行判决,实践中也是一个很棘手的问题。被告往往声称已经自行销毁模具,但不提供任何销毁证据,执行庭也只能就此结案。为了保证专用模具的销毁,一个可行的办法是:在法院组织原被告双方调解或者双方和解时,原告可以坚持将“监督销毁专用模具”作为谈判的条件之一。根据SEB公司的实践经验,绝大多数专利侵权案中专用模具的销毁,是通过双方当事人调解或者和解的方式来实现的。

在SEB公司诉中山某公司电烤架专利侵权纠纷一案中,广州知产法院的判决明确责令被告销毁专用模具,而且SEB公司现场监督了专用模具的销毁。这是通过法院判决的形式保证模具销毁为数不多的案例。

短评

1、在诉讼请求中将销毁模具明确列为诉讼请求之一。笔者在进行案例检索时发现,有相当一部分案件,当事人并未提出销毁涉案产品专用模具的诉讼请求。根据“不告不理”的原则,法院不会判令被告销毁模具;

2、请求地方知识产权局进行现场勘验以获取被告拥有专用模具的相关证据。《专利法》第六十条规定,专利权人或者利害关系人可以请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷。在难以通过法院来组织证据保全的情况下,通过地方知识产权局来获取模具的相关证据,不失为一个选择。本案中,SEB公司在获得中山某公司涉嫌侵权的相关证据后,首先请求中山市知识产权局对该中山某公司进行现场勘验,获取了该公司制造被控侵权产品的模具的证据。在中山市知识产权局组织的口审过程中以及之后的民事诉讼庭审中,原被告双方都将模具问题作为焦点之一进行了辩论。

广州知产法院根据案件事实,认为根据中山市知识产权局的现场勘验记录,被告拥有生产被诉侵权产品的专用模具;被告声称已将涉案产品模具交还给境外的委托加工人(案外人),但无货物出关记录及其他佐证,对被告的主张不予采信。综合本案情况,法院判令被告销毁专用模具。在随后的强制执行过程中,被告足额支付了赔偿款项,并在原告代理人的现场监督下,销毁了涉案产品的专用模具,使该案圆满落幕。