最近,围绕“乔丹”商标的行政与民事纠纷仍在持续发酵,引发广泛关注。一方面,最高院已于2016年12月8日作出判决,认定乔丹体育股份有限公司(“乔丹体育”)对中文“乔丹”的商标注册侵犯了迈克尔·乔丹(“乔丹”)的姓名权,而乔丹于2013年在上海第二中级人民法院起诉乔丹体育侵犯其姓名权的民事纠纷仍悬而未决。另一方面,乔丹体育于2017年4月就最高院的判决提起抗诉,最高检近日已经受理了其抗诉申请,与此同时,乔丹体育亦陆续在多地法院起诉耐克体育(中国)有限公司(“耐克”)及其他公司商标侵权及不正当竞争。[1]

除了姓名权的认定,乔丹商标系列案的复杂之处还在于,商标注册超过五年而不可撤销后,在后商标注册人能否禁止在先权利的行使?根据我国商标法,注册超过五年的商标,除了是恶意注册驰名商标的情况,否则就成为了不可撤销的商标。乔丹体育大部分的“乔丹”商标由于注册已经超过五年而无法撤销,所以它以目前仍有效的“乔丹”商标对耐克及其他公司提起商标侵权及不正当竞争之诉。那么,问题来了,对于这些不可撤销的商标,在后的商标注册人在行使其权利的时候,是否应当受到什么限制呢?在先权利人又可以获得什么救济呢?本文以《欧盟商标指令》(Directive 2015/2436)为参照分析中国商标法调整的局限与空白。

中国《商标法》第四十五条第一款

已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

《欧盟商标指令》(Directive2015/2436)第九条 默许结果的限制

1.明知并默许在后商标在成员国境内连续使用五年的,第五条第二款或第五条第三款(a)项所称的在先商标的所有人在该成员国不得再以在先商标为由就在后商标已使用的商品或者服务申请在后商标无效,但在后商标是恶意申请获得注册的除外。

2.任何成员国均可以规定前款准用于第五条第四款(a)项和(b)项所称的其他在先权利的所有人。

(注:这些权利包括:第五条第四款(a)项规定的未注册商标和在商业活动中使用的其他标志;第五条第四款(b)项列举的在先权利:姓名权;肖像权;著作权;工业产权。)

3.在前述两款的情形下,即使在先权利不得被援引用于对抗在后商标,在后注册商标的所有人亦无权阻碍该在先权利的行使。

《欧盟商标指令》第九条“默许结果的限制”对应于《欧盟商标条例》第五十四条“默许导致的权利限制”和第一百一十一条“适用于特定领域的在先权利”[2]。对比中国和欧盟商标法的规定,可发现至少在以下方面存在较大的区别:

第一,关于五年期限。我国《商标法》规定的五年期限“自商标注册之日”起算,《欧盟商标指令》规定的五年期限是以在先权利人“明知并默许”商标的使用为起点,而且要求在该五年中,商标权人连续使用该商标。相较于我国,欧盟给在先权利人提供了更长的保护期限,更侧重于在先合法权益的保护。

第二,关于恶意的范围。我国商标法仅仅规定驰名商标所有人不受五年限制,这意味着,其他在先权利人在五年之后就丧失了撤销的权利,恶意注册人经过五年就可以将非法的权利合法化。相较而言,欧盟对恶意注册却没有限制,只要是依恶意申请取得的商标,均不受五年的限制。欧盟之所以这样规定,一方面可能是因为恶意被视为无效的绝对事由,另一方面是出于“欺诈毁灭一切”的考虑,默许保护的是依诚实信用而获得商标注册的当事人的投资,但是,如果申请人存在恶意,则没有理由保护其利益。

可见,欧盟对恶意注册的规制更为严格。本文认为,这一观点值得我国参考,因为恶意申请人在申请商标时就是以期待获得不当利益、搭便车为动机,该权利一直处于瑕疵状态,不应当经过一定的时间就变得合法有效。对于恶意注册的商标,在先权利人应享有随时救济的权利。在乔丹系列案中,正如最高院所论述,“乔丹公司恶意申请注册争议商标,损害再审申请人的在先姓名权,明显有悖于诚实信用原则。商标评审委员会、乔丹公司主张的市场秩序或者商业成功并不完全是乔丹公司诚信经营的合法成果,而是一定程度上建立于相关公众误认的基础之上······”。那么,假设采用欧盟商标法的做法,在认定乔丹体育的注册存在恶意的情况下,乔丹也就享有随时撤销的权利,不应受到五年的限制。

第三,关于五年期满后的权利限制与救济。欧盟的五年期限不仅仅是撤销商标的期限,也具有类似诉讼时效的性质。五年期限届满之后,在先权利人不仅不能申请商标无效,更不能禁止商标权利人使用该商标(“在先权利不得被援引用于对抗在后商标”)。也就是说,一旦五年期限到期,在先权利人同时失去了获得行政撤销程序和民事诉讼程序两种救济的权利。同时,在后商标注册人亦无权阻碍在先权利人行使其权利。换言之,两个权利的主体都应该在各自的权利范围内行使自己的权利,也就是允许商标的共存。

与欧盟上述做法不同,我国《商标法》规定的五年是自商标注册后起算的自然年,当商标注册超过五年而不能通过行政程序撤销后,在先权利人仍可以通过民事程序获得救济。最高人民法院 2009 年《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(以下简称《09 年意见》)规定了在《商标法》规定的五年的商标撤销期限届满后,在先权利人是否能够通过民事程序获得救济的问题。该意见第9条规定,“与他人著作权、企业名称权等在先财产权利相冲突的注册商标,因超过商标法规定的争议期限而不可撤销的,在先权利人仍可在诉讼时效期间内对其提起侵权的民事诉讼,但人民法院不再判决承担停止使用该注册商标的民事责任。”根据该条,即使在先权利人无法撤销在后商标,其仍可以向法院提起商标侵权之诉,但法院“不再判决承担停止使用”。

乔丹系列案中,之所以出现乔丹体育反过来起诉耐克等公司侵权的尴尬局面,正是由于我国商标法并未规定商标不可撤销后对在后商标注册人的限制的立法空白所导致的。假设采用欧盟商标法的做法,乔丹体育则无权阻碍乔丹及耐克行使其权利,双方应各自在自己的权利范围内行使权利。当然,在《09年意见》的框架下,乔丹仍可能获得一定的救济,因为上述第9条规定的“不再判决承担停止使用”针对的是与“在先财产权利相冲突的注册商标”,“在先财产权”应该不包含“姓名权”等非财产权利,换言之,与姓名权相冲突的情形仍可能被判决停止使用。

乔丹系列案不仅折射出复杂的经济、道德与法律问题,同时亦暴露了��国商标法现有法律框架的不完善,现行商标法对五年的起算自注册之日开始计算,显得机械,以“明知”为标准则更为合理;同时,现行商标法将恶意不受五年限制仅限于驰名商标,显然失之过窄,易导致其他恶意申请人成为漏网之鱼;对于注册满五年而不可撤销的商标,在后商标注册人的权利行使亦应当受到一定限制,其无权禁止在先权利的行使。