Merkhouders van bekende merken (ook wel ‘merken met een reputatie’ genoemd) kunnen aanspraak maken op een ruimere beschermingsomvang dan houders van niet-bekende merken. De oppositieprocedures tussen de houder van diverse APPLE-merken en de deposant van twee woord-/beeldmerken PEAR geeft inzicht in wat deze ruimere beschermingsomvang inhoudt. De grote bekendheid en het onderscheidend vermogen van de APPLE-merken spelen in deze kwesties een grote rol.

In het merkenrecht geldt dat de houder van een merkregistratie bezwaar kan maken tegen het jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten en/of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Bij de beoordeling of er sprake is van overeenstemming tussen twee merken, moet gekeken worden naar de kans dat het relevante publiek de desbetreffende merken met elkaar zal verwarren. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar wordt gekeken naar de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken. Het gaat dan om de totaalindruk die de merken genereren, waarbij vooral de onderscheidende en dominante kenmerken van de merken in aanmerking worden genomen.

Ruimere beschermingsomvang bekende merken

De houder van een bekend merk kan in veel landen optreden tegen het gebruik van een jonger teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk, ongeacht of het wordt gebruikt voor soortgelijke producten of diensten, wanneer door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

Voor bekende merken geldt dus een ruimere beschermingsomvang dan voor niet-bekende merken, die enkel kunnen optreden tegen het jonger gebruik van tekens die worden gebruikt voor producten of diensten die soortgelijk zijn aan de producten en of diensten waarvoor het merk is geregistreerd.

Maar hoe zit het met de andere hiervoor genoemde vereisten?

Ongerechtvaardigd voordeel halen

Iemand trekt ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het bekende merk wanneer sprake is van meeliften, parasiteren of ‘free riding’. In het bekende arrest L’Oréal/ Bellure over namaakparfum werd dit ‘kielzog varen’ genoemd. Bij het ongerechtvaardigd voordeel halen uit het merk gaat het niet om de schade aan het merk, maar om het profijt dat de derde haalt uit het gebruik van het teken dat overeenstemt met het bekende merk.

Afbreuk doen aan het bekende merk

Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk is wat ook wel verwatering of verwording tot soortnaam wordt genoemd: het risico dat door gebruik van het merk of daarmee overeenstemmende tekens door derden, de houder van het bekende merk uiteindelijk niet meer in staat is om de exclusieve band met de door dit merk te onderscheiden producten en diensten aan te tonen.

Van afbreuk aan de reputatie (ook wel: reputatieschade) van het merk zal sprake zijn wanneer het overeenstemmende teken op negatieve wijze appelleert aan het merk.

Wanneer bekend?

Wanneer kan worden gesproken van bekendheid? Daarvan is volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden producten of diensten bestemd zijn. Bij de beoordeling dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking genomen te worden, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het merk bekendheid te geven. De bekendheid van een merk kan worden aangetoond met bijvoorbeeld uit marktonderzoek verkregen gegevens.

Apples & Pears

   

Onlangs deed het merkenbureau van de Europese Unie uitspraak in twee oppositieprocedures tussen elektronicagigant APPLE en de Macause onderneming Pear Technologies. Laatstgenoemde onderneming trachtte merkrechtelijke bescherming te verkrijgen in de EU voor de hierboven afgebeelde gecombineerde woord-/ beeldmerken. De houder van het merk APPLE maakte hiertegen bezwaar op grond van diverse door haar geregistreerde merken, waaronder het hieronder getoonde beeldmerk.

De oppositieafdeling van het merkenbureau kende het bezwaar van de merkhouder van APPLE toe en weigerde de merkaanvragen van Pear Technologies. In beroep is dit oordeel nu bevestigd door de Kamer van Beroep van het EU merkenbureau

De belangrijkste overwegingen in de uitspraken zijn:

  • In visueel opzicht is er een zekere overeenstemming tussen de APPLE-merken en de tekens waarvoor Pear Technologies bescherming wenst: namelijk grafische weergaven van fruit inclusief het steeltje. De silhouetten zijn derhalve overeenstemmend;
  • Conceptueel gezien gaat het dan wel om twee verschillende fruitsoorten, maar omdat appels en peren nauw aan elkaar verwant zijn, is er sprake van conceptuele overeenstemming;
  • De APPLE-merken hebben een groot onderscheidend vermogen, omdat de merken een (zeer) grote bekendheid hebben en een afbeelding van eetbaar fruit in relatie tot de relevante producten en diensten (“technologisch geavanceerde elektronische apparaten alsmede IT-diensten”) geheel willekeurig en daarom onderscheidend is;
  • Door dit grote onderscheidend vermogen van de APPLE-merken, is het aannemelijk dat de consument een link zal leggen tussen de APPLE-merken en de aangevraagde tekens;
  • Uit standaard jurisprudentie van het Hof van Justitie EU volgt bovendien dat, hoe sterker een aangevraagd jonger merk een geregistreerd ouder merk in gedachten brengt, hoe groter de kans dat het aangevraagd teken (in dit geval de PEAR-tekens), nu of in de toekomst, ongerechtvaardigd voordeel zal verkrijgen uit of afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere bekende merk (in dit geval de APPLE-merken);
  • De Kamer van Beroep stelt dat, vanwege de onbetwistbare hoge reputatie van APPLE en ervan uitgaande dat de consument een link tussen de APPLE-merken en de aangevraagde PEAR-tekens zal leggen, Pear Technologies oneerlijk voordeel zal behalen door gebruik van de aangevraagde tekens. Aangezien APPLE bekend staat als aanbieder van hoogwaardige technologische producten, is het waarschijnlijk dat Pear Technologies hiervan zou profiteren, zonder dat zij hiervoor een vergoeding zou betalen aan de houder van de APPLE-merken;
  • Hiermee staat, aldus de Kamer van Beroep, vast dat Pear Technologies in het kielzog vaart/ zal varen van de APPLE-merken nu zij heeft gekozen de iconische afbeelding van de appel na te bootsen door te kiezen voor een teken van een fruitsoort dat in biologisch opzicht het meest verwant is aan de appel, namelijk: de peer.

(Klik hier en hier voor een link naar de uitspraken).

Oftewel: de weigering tot inschrijving van de door Pear Technologies gedeponeerde tekens houdt stand.