Nyligen återkallade det europeiska patentverket ett av Broadinstitutets grundläggande patent avseende CRISP-teknologi.

CRISP-teknologin anses vara en banbrytande teknik inom området för genteknik. CRISP-Cas9 har fått mycket stor uppmärksamhet från det vetenskapliga samfundet och tros ha ett betydande kommersiellt värde.

Meddelandet av det europeiska patentet i det aktuella fallet, EP 2 771 468 B1, var 11 februari 2015. Patentet hade tre saminnehavare: The Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology och President and Fellows of the Harvard College.

Invändningar lämnades in mot patentet och i det aktuella beslutet som utfärdades av invändningsnämnden vid det europeiska patentverket vid de muntliga förhandlingar som hölls den 17 januari 2018 vidhöll nämnden sin syn i det preliminära utlåtandet att stridspatentet inte uppfyllde kraven i den europeiska patentkonventionen (EPC).

Det europeiska patentet härrör från PCT-ansökningen WO 2014/093712 som begär prioritet från 12 amerikanska provisoriska patentansökningar. Två av de tidigaste prioritetsgrundande amerikanska provisoriska patentansökningarna uppgav emellertid en sökande som inte var sökande på den efterföljande PCT-ansökningen och som inte hade överlåtit sin rätt till prioritet till någon av de sökanden som uppgavs på PCT-ansökningen. Det europeiska patentverket fann därför att rätten till prioritet var ogiltig och därigenom ändrades PCT-ansökningens effektiva inlämningsdatum till ett senare effektivt datum. Som en konsekvens av detta blev avslöjanden innan PCT-ansökningens senare effektiva inlämningsdatum anförbara mot de beviljade patentkraven.

Det aktuella beslutet från det europeiska patentverket kan förstås i ljuset av europeisk patentlagstiftning enligt vilken en efterföljande patentansökan på ett giltigt sätt kan begära prioritet från en tidigare ansökan under förutsättning att sökanden för den efterföljande ansökningen är samma som för den tidigare ansökningen, eller att den efterföljande ansökningen lämnas in av efterträdaren till sökanden för den första ansökningen.

Detta betyder att när den tidigare ansökningen har flera sökanden, d.v.s. gemensamma sökanden, tillhör rätten att begära prioritet från den tidigare ansökningen sökanden gemensamt. De gemensamma sökanden anses vara en enda juridisk enhet. Om den efterföljande ansökningen lämnas in av efterträdaren till den tidigare sökanden måste överlåtelsen till efterträdaren ägt rum innan den efterföljande ansökningen lämnats in.

I en situation där sökanden A, B och C lämnar in den tidigare ansökningen kan därför den senare ansökningen på ett giltigt sätt begära prioritet när den lämnas in av sökanden A, B och C. Alternativt kan den efterföljande ansökningen på ett giltigt sätt begära prioritet när den lämnas in av efterträdaren till A, B och C under förutsättning att överlåtelsen till efterträdaren har skett innan den efterföljande ansökningen lämnats in.

I det aktuella fallet uppgav de två första prioritetsgrundande amerikanska provisoriska patentansökningarna följande uppfinnare/sökanden: Mr. Zhang; Mr. Cong; Mr. Hsu; Mr. Ran; Mr. Habib; Mr. Cox; Mr. Lin och Mr. Maraffini. Innan PCT-ansökningens inlämningsdatum överfördes rätten till prioritet från Mr Habib, Mr. Lin och Mr. Cox till Broad Institute och Massachusetts Institute of Technology. PCT-ansökningen lämnades in av sökanden The Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology, Mr. Zhang, Mr. Cong, Mr. Hsu och Mr. Ran. Efter att PCT-ansökningen lämnats in registrerades en ändring av sökanden Mr. Zhang, Mr. Cong, Mr. Hsu och Mr. Ran till förmån för the Presidents and Fellows of Harvard College. Det fanns emellertid inget bevis för överföring av rätten till prioritet från Mr Maraffini till någon av sökanden för PCT-ansökningen innan dess inlämningsdatum. Följaktligen fann invändningsnämnden att de två första prioritetsgrundande amerikanska provisoriska ansökningarna och PCT-ansökningen inte listade samma sökanden och rätten till prioritet fanns därför vara ogiltig.

Det ska noteras att patentinnehavaren argumenterade att rätten till prioritet under Artikel 87 EPC ska tolkas i enlighet med nationell lagstiftning och när en amerikansk provisorisk patentansökan beskriver flera uppfinningar kan prioritet begäras från en sådan ansökan bara av sökanden/uppfinnare som har bidragit till en uppfinning som patentsökts även i den efterföljande ansökningen. I sitt preliminära utlåtande konstaterade emellertid det europeiska patentverket att ”…i både EPC och Pariskonventionssystemen är den avgörande faktorn för en giltig begäran av prioritet sökandens ställning snarare än den väsentliga rätten (materielle Berechtigung) till föremålet i den första ansökningen.”

Broadinstitutet har redan överklagat det europeiska patentverkets beslut.