Onlangs heeft de beroepscommissie van het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) zich gebogen over de vraag of het aangevraagde merk NABOSO en verschillende merken BAREFOOT op verwarringwekkende wijze overeenstemmen. De vraag die daarbij centraal stond is of er in de Verenigde Staten voldoende mensen Tsjechisch spreken.

Naboso Technology (‘Naboso’) heeft in 2016 een aanvraag ingediend bij het USPTO voor het woordmerk NABOSO voor braces voor voeten, rubber zooltjes en yogamatten. De inschrijving van het merk NABOSO wordt in eerste aanleg door het USPTO geweigerd omdat het woord ‘naboso’ in het Tsjechisch ‘barefoot’ (blootvoets) betekent en er diverse identieke/overeenstemmende merken met de woordelementen ‘bare’ en ‘foot’ voor identieke dan wel soortgelijke producten zijn geregistreerd. Volgens het Amerikaanse merkenbureau kan de consument menen dat de producten voorzien van het merk NABOSO van dezelfde onderneming(en) afkomstig zijn en via dezelfde kanalen verkocht worden als producten voorzien van de merken BAREFOOT.

Beroep

Naboso gaat tegen de weigering in beroep. Zij stelt dat BAREFOOT een zwak onderscheidend merk is met een beperkte beschermingsomvang. Ook staan er vier merken in het register die (mede) bestaan uit het woordelement BAREFOOT en worden er in de markt bovendien elf andere merken waarin BAREFOOT (of een variant daarvan) voorkomt, gebruikt. De sterkte van een merk wordt zowel gemeten aan het onderscheidend vermogen van het merk als de positie van het merk in de markt.

Doctrine van buitenlandse equivalenten

Dat vier registraties met het woordelement BAREFOOT in het register staan, betekent volgens Naboso dat dit woordelement een zwak onderscheidend vermogen heeft en dat de kans op verwarring blijkbaar niet groot is. Het USPTO is het daar niet mee eens. De belangrijkste weigeringsgrond is volgens het USPTO de betekenis van het woord ‘naboso’ in het Engels. Op basis van de door het USPTO gehanteerde doctrine van buitenlandse equivalenten moeten ‘NABOSO’ en ‘BAREFOOT’ als identieke merken worden gezien. Hoewel Naboso de vertaling niet betwist, meent zij dat de doctrine van buitenlandse equivalenten in deze zaak niet op gaat.

De doctrine van buitenlandse equivalenten is van toepassing op alledaagse woorden of termen en is slechts een richtlijn en geen absolute regel, en geldt daarom niet op elk buitenlands woord dat in een merk voorkomt. Zelfs als Tsjechisch als een alledaagse moderne taal wordt gezien, zou de doctrine niet van toepassing zijn in de Verenigde Staten, zo stelt Naboso. Tsjechisch wordt door ongeveer 10 miljoen mensen in Tsjechië gesproken, en slechts door 200.000 mensen in andere landen. Omdat Tsjechisch niet wordt gesproken door een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking, zou het niet gekwalificeerd moeten worden als een alledaagse taal.

Oordeel beroepscommissie

Hoewel het USPTO heeft aangenomen dat de merken qua betekenis identiek zijn, concludeert de beroepscommissie dat, wanneer de merken in hun totaliteit worden vergeleken, het merk van Naboso meer niet dan wel overeenstemmend is met de bestaande registraties. Het aangevraagde merk NABOSO en de vier merken (mede) bestaande uit het woordelement BAREFOOT verschillen immers volkomen in uitspraak en weergave, oftewel: zijn zowel visueel als auditief niet overeenstemmend. Het woordelement BAREFOOT is beschrijvend en derhalve gering onderscheidend. Het geringe onderscheidende karakter van het woordelement betekent niet dat er geen verwarring kan ontstaan, maar weegt wel mee in de totale beoordeling. Zelfs als de consument de betekenis van de betrokken woordelementen als identiek beschouwt, is de kans op verwarring daarom toch gering. Na zorgvuldige overweging vindt de beroepscommissie dat NABOSO als merk mag worden geregistreerd.