摘要: 近年来在中国提交的 PCT 申请日益增多,据统计,2011 年中国 PCT 国际申请量达到 1.64 万件,较 2010 年同比增长 33.4%,是全球增长最快的国家。根据企业的需求,这些 PCT 国际申请将陆续进入不同的国家。然而,各个国家在很多方面对专利保护有着不同的要求,特别是作为专利和世界经济的中心-美国和欧洲,两者对于权利要求的保护类型、权利要求的项数等均存在不同的要求。因此,如何站在欧美视角撰写一份符合欧美要求的 PCT 国际申请文件变得尤为重要,本文将结合实际案例来描述如何撰写一份符合中国、美国和欧洲专利保护要求的 PCT 国际申请文件。

关键词:权利要求的项数、权利要求的保护类型、单一性要求

1. 美国关于专利申请的一些规定及 PCT 国际申请中的应对措施

1)权利要求的项数

    根据美国专利法的规定,若一件美国专利申请包括超过 20 项的权利要求,则每超出一项需要缴纳权利要求附加费 60 美元(针对小实体而言,权利要求附加费为 30 美元);此外,若一件美国申请中的独立权利要求的个数超过 3 个,则每超出一项需要缴纳权利要求附加费 250 美元(针对小实体而言,独立权利要求附加费为 125 美元)。

    为了节省申请人的费用,在不是特别需要的情况下,应当将在中国提交的 PCT 国际申请中的权利要求的总项数控制在 20 项以内,独立权利要求的个数控制在 3 项以内,同时,若该 PCT 国际申请还存在潜在需要保护的技术方案,则建议在说明书中记载相应的内容,以便在后续程序中根据说明书的记载范围将上述技术方案补入到权利要求书中。

    当然,对于一些发明点较多的技术方案而言,在撰写 PCT 国际申请时,也可以提出超过 20 项的权利要求或超过 3 项的独立权利要求,但建议在该申请的卷宗上标注哪些权利要求相对重要,哪些权利要求相对次要,这样,当 PCT 国际申请进入美国国家阶段时,可以根据当时技术的发展情况以及申请人对费用控制的要求对权利要求书中的权利要求进行删减或合并,以便在保护范围和费用控制两个方面取得平衡。

2)权利要求的引用关系

    美国专利法规定不能存在多项引用的权利要求,这里,多项引用的权利要求指的是择一地引用了多项在先权利要求的在后权利要求。若一件美国申请中存在上述的多项引用的权利要求,则美国审查员会将该多项引用的权利要求进行拆分,并收取相应的拆分费用 450 美元(针对小实体而言,拆分费为 225 美元)。

    对于上述规定,作者认为:在撰写 PCT 国际申请时,可以不考虑美国专利法对多项引用的权利要求的要求,而在 PCT 国际申请进入美国国家阶段时,对PCT 国际申请中的多项引用的权利要求进行主动拆分。应当注意的是,由于美国专利法规定的是根据拆分后的权利要求的项数来判断是否收取超项费用,因此,当主动拆分后的权利要求的项数超过 20 项时,代理人应当与申请人沟通是否根据实际的需求删除一些次重要或不重要的权利要求。 

举例来说,PCT 国际申请包括以下几项权利要求在内的 20 项权利要求:

1. 一种数据传输的方法,其特征在于,包括:基站接收移动终端发送的请求消息;所述基站响应所述请求消息分配传输参数;所述基站将所述传输参数发送给所述移动终端。

2. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于,在所述基站将所述传输参数发送给所述移动终端之后,还包括:所述移动终端接收所述基站发送的所述传输参数;所述移动终端根据所述传输参数向所述基站传输数据。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法,其特征在于,所述传输参数包括:上行控制功率。由于上述权利要求 3 属于多项引用的权利要求,因此在 PCT 国际申请进入美国国家阶段时需要对其进行主动拆分。当权利要求 3 拆分成分别引用权利要求1 和 2 的两项权利要求时,即

3. 根据权利要求 1 所述的方法,其特征在于,所述传输参数包括:上行控制功率。

4. 根据权利要求 2 所述的方法,其特征在于,所述传输参数包括:上行控制功率。

    拆分后的权利要求的总项数为 21 项。通过技术分析和在答复美国审查意见时所起到的作用来看,拆分后得到的权利要求 4 的技术方案与拆分后的权利要求1-3 叠加的技术方案的保护范围相同,因此,可以建议申请人删除拆分后得到的 引用权利要求 2 的技术方案,以��证在不影响保护范围的情况下,将权利要求的项数控制在 20 项,为申请人节省了费用。

3)权利要求的保护类型

    美国专利法第 35U.S.C 101 条规定: ”Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefore, subject to the conditions and requirements of this title”. 

    通过上述法条 35U.S.C 101 可知,美国专利法所允许的保护客体包括以下几个方面:

a) 方法(process)

b) 机器(machine)

c) 产品(manufacture)

d) 物质合成(composition of matter)

    上述被允许的保护客体与中国专利法所规定的保护客体大致一样,但对于计算机软件的保护,美国专利法与中国专利法存在一些不同。具体而言,美国专利法不保护关于“计算机程序”和“数据流”的方案,但允许关于“计算机可读存储介质”、“计算机程序产品”和“制造物”的方案,而中国专利法对于上述所涉及的类型均不保护。

    因此,对于涉及计算机软件的发明,可以在中国提交的在先申请或者在中国直接提交的 PCT 国际申请的说明书中记载一套或多套关于计算机软件的技术方案,例如,关于“计算机可读存储介质”、“计算机程序产品”和“制造物”的技术方案,这样当 PCT 国际申请进入美国国家阶段时,可以根据说明书的记载范围在权利 要求书中增加一套或多套关于计算机软件的技术方案,从而使得申请人的技术方案在美国得到更充分的保护。

    此外,美国专利法第 35U.S.C 112 条规定: ” The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.”

    在上述规定中,关于”clear and concise”的要求与中国专利法中第 26.4 条规定的“清楚和简要”基本一致,即,所有使得保护范围不清楚的描述均不被允许,例如,“specifically”,“specially”等,此外,还需要注意的是,当权利要求中涉及英文缩写时,需要采用以下方式来进行限定:英文缩写的全称(英文缩写),例如,Internet Protocol (IP)。

2. 欧洲关于专利申请的一些规定

1)权利要求的项数

    根据欧洲专利法的规定,若一件欧洲专利申请包括超过 15 项的权利要求,则第 16-50 项权利要求每项需要缴纳权利要求附加费 210 欧元,从第 51 项权利要求起每项需缴纳权利要求附加费 525 欧元。

    为了节省申请人的费用,在不是特别需要的情况下,应当将在中国提交的PCT 国际申请中的权利要求的总项数控制在 15 项以内,同时,若该 PCT 国际申请还存在潜在需要保护的技术方案,则建议在说明书中记载相应的内容,以便在后续程序中根据说明书的记载范围将上述技术方案补入到权利要求书中。

    当然,对于一些发明点较多的技术方案而言,在撰写 PCT 国际申请时,也 可以提出超过 15 项的权利要求,但建议在该申请的卷宗上标注哪些权利要求相对重要,哪些权利要求相对次要,这样,当 PCT 国际申请进入欧洲国家阶段时,可以根据当时技术的发展情况以及申请人对费用控制的要求对权利要求书中的权利要求进行删减或合并,以便在保护范围和费用控制两个方面取得平衡。

2)权利要求的引用关系

    欧洲专利法允许存在多项引用的权利要求,例如,允许以下权利要求:

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的方法,其特征在于,还包括:

    因此,作为一种限制权利要求项数的策略,当 PCT 国际申请的权利要求的项数超过 15 项时,可以在 PCT 国际申请进入欧洲国家阶段时,将一些权利要求以并列的方式合并在一起,以使得在不影响保护范围的情况下,将权利要求的项数控制在 15 项以内,为申请人节省了费用。

3)权利要求的保护类型

    在保护类型上,欧洲专利法与中国专利法的要求基本一致,主要保护方法和装置这两大类的权利要求。但对于计算机软件的保护,欧洲专利法与中国专利法存在一些不同。具体而言,欧洲专利法不保护关于“制造物”的方案,但允许关于“计算机程序”、“计算机可读存储介质”、“计算机程序产品”和“数据流”的方案,而中国专利法对于上述所涉及的类型均不保护。

    因此,对于涉及计算机软件的发明,可以将在中国提交的在先申请或者在中国直接提交的 PCT 国际申请的说明书中记载一套或多套关于计算机软件的技术方案,例如,关于“计算机程序”、“计算机可读存储介质”、“计算机程序产品”和“数据流”的技术方案,这样当 PCT 国际申请进入欧洲国家阶段时,可以根据说明书的记载范围在权利要求书中增加一套或多套关于计算机软件的技术方案,从而使得申请人的技术方案在欧洲得到更充分的保护。

    举例而言,对于计算机程序产品,可以在说明书中记载这样的技术方案:A computer program product comprising program code, when executed on a data-processing apparatus, adapted to perform the method steps of initializing…

    其中,欧洲专利法允许的计算机程序产品、计算机程序或数据流需要与硬件装置进行联系,即,在描述关于计算机程序产品、计算机程序或数据流等技术方案时,类似于“when executed on a data-processing apparatus”的描述必不可少,否则,将在后续实质审查阶段被指出存在保护范围不清楚的问题。

    此外,关于单一性的规定,欧洲专利法与中国专利法也存在一些差异。欧洲专利法 Art.82 规定:

    The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

    也就是说,相同类型的权利要求,只允许存在一个独立权利要求,这里所涉及的类型包括:Entities(apparatus and device)和 Actions(method and use)。在此需要说明的是,基于欧洲专利法判断一项权利要求是独立权利要求还是从属权利要求,其主要的依据在于:权利要求之间的引用关系,若与引用的权利要求的类型相同,则该权利要求为从属权利要求。举例而言:

1. A method of lining a sewer pipe, ….., 

2. A method according to claim 1

3. A method according to claim 1 or 2

4. Tubular film for lining a pipe,…, 

5. Sewer pipe lined with a tubular film according to 4, …, 

    上述权利要求 1 和 4 为独立权利要求,权利要求 2-3 为独立权利要求 1 的 从属权利要求,权利要求 5 为权利要求 4 的从属权利要求。

    基于欧洲专利法关于单一性的规定,以下情况是不符合欧洲专利法关于单一性的要求:

1. 一种建立数据库的方法,其特征在于,包括:

5. 一种使用数据库的方法,其特征在于,包括:

    即使权利要求 1 和 5 均包含特定技术特征,但也同样不符合欧洲专利法关于单一性的要求,这样导致的后果是:欧洲补充检索报告只会对权利要求 1-4 进行检索和评述,而不会对权利要求 5 所在的那组权利要求进行检索。申请人若希望审查员对权利要求 5 所在的那组权利要求进行审查,则只能提出分案请求(参见 EPC Rule 164)。

    当然,欧洲专利法对上述“相同类型的权利要求,只允许存在一个独立权利要求”的规定还提出了以下几项例外(参见 EPC Rule 43.(2)):

1) a plurality of interrelated products (多个相关联的产品),例如:插销和插座;发射机和接收机;

2) different uses of a product or apparatus(产品或设备的不同用途),例如:药品的用途 A 和 B;

3) alternative solutions to a particular problem, where it is inappropriate to cover these alternatives bya single claim (对一个特定问题的替代方案,但不适于写入同一独权),例如:方法的顺序:Step A,B,C,D,E 和 方法的顺序:Step A,D,C,B,E 

     因此,在撰写 PCT 国际申请时,应当考虑上述欧洲专利法关于单一性的规定,否则,在 PCT 国际申请进入欧洲国家阶段时,不得不对其中的一套或多套的权利要求进行删除或者提出分案,从而损害了申请人的利益。

    当然,作为一种修改策略或撰写策略,可以利用上述 EPC Rule 43.(2)规定的例外情况在同一类权利要求书中,保护多项独立权利要求。例如:PCT 国际申请中记载了如下两套权利要求:

7. A user equipment, comprising: a receiving module, configured to…; anda sending module, configured to…. 

9.A protocol configuration options transmission system, comprising a mobility management entity and a user equipment, characterized in that 

the mobility management entity is configured to send … to the use equipment; and 

the user equipment is configured to …. 

    可以在 PCT 国际申请进入欧洲国家阶段时对权利要求 9 进行如下修改,以便满足 EPC Rule 43.(2)规定的例外情况:

9.A protocol configuration options transmission system, comprising a mobility 

management entity and a user equipment, characterized in that

the mobility management entity is configured to send … to the a use 

equipment; and 

the user equipment is configured to …. 

4. 总结

    在撰写 PCT 国际申请时,不能只考虑中国专利法的要求,还需同时考虑美国和欧洲等国家的专利法在权利要求的项数、权利要求的引用关系、权利要求的保护类型以及单一性等方面的要求,避免在 PCT 国际申请进入国家阶段时进行 不必要的删除和修改,或者,无法为申请人在国家阶段争取到本应当得到的保护