创新引领未来,创新无处不在,创新亦会带来法律烦恼。你是否有过这样的经历:购买的被他人改造过的某名牌相机具有了前所未有的新功能?呼啸而过的引擎,定睛一看,是经过严重整容的某品牌汽车?商标权人怎么看?消费者怎么想?在原商标安在、尚能辨产品雄雌的情况下,这样的“改装”会构成商标侵权吗?

一、看看中国法律怎么说

中国现行《商标法》第五十七条第五项规定:“未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的”行为构成商标侵权行为。但是,对于没有更换他人注册商标,或者在原注册商标之外又添加了改装人的商标标识,改装人将改装产品再次投入市场的行为是否构成商标侵权,目前的法律并无明文规定。

针对售后产品进行改装,产业链和法律规定较为全面的是汽车改装行业,其中就有关于商标标识使用方面的明确规定。首先,公安部颁布的《机动车登记规定》从行政管理角度规定了哪些改装行为是需要进行变更登记的[1],以及可以直接改装无需变更登记的情形[2],明确了机动车可以在销售后根据特殊用途改装。其次,现行机动车运行安全技术条件(GB 7258-2017)强制性国家标准4.1.2款规定:“机动车应至少装置一个能永久保持的产品标牌……改装车应同时具有改装后的整车产品标牌及改装前的整车(或底盘)产品标牌。”上述规定和标准虽然是从行政管理的角度针对售后改装产品的规定,但能从中看出,部分行业尤其是涉及重大人身和财产安全的产品行业内,展示原商标权人商标标识的必要性。

根据知识产权权利穷竭理论,当知识产权人或其被许可人将产品合法投入市场后, 其他人再次销售的行为不应受权利人的控制[3]。该理论本质上是为了解决知识产权权利人与商品物权所有人之间的利益冲突。众所周知,商标具有识别商品或服务来源的基本功能,任何割裂商标权人与其注册在某商品或服务类别上的商标标识之间唯一对应关系的行为,均应构成商标侵权行为。因此,更改他人注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的行为构成商标侵权。但在改装产品保留原商标或又添加新商标的情况下,原产品商标权人与其商标标识的对应关系并未被割裂,消费者能够辨识改装前产品与原商标、改装后产品与新商标之间的对应关系,这似乎并未造成相关公众的混淆误认,尤其在改装前后产品的价格差距较大、购买者均为专业领域的特殊消费者的情形下。

商标法的宗旨之一为保障消费者和生产、经营者的利益。在改良产品变优时,消费者的权利并未受到影响,反而因改装者提供了多元化的产品而受益。对于作为商标权利人的生产、经营者而言,因产品已售出,其经济利益并未受到任何损害。但是,尽管其商标仍附着于产品之上,商标的基本识别功能却受到一定程度的破坏,因为此物非彼物,其商标与产品之间的唯一对应关系已不再清晰。权利人的注册商标专用权受到侵害了吗?

二、看看中国法院怎么说

在商标权人的商标未有变更且没有新的商标添加的案件中,司法实践中的认定比较明确。如果二次销售的产品是原产品使用后的翻新产品,却冒充全新品销售,消费者将“翻新品”与“全新品”混淆,在此种情况下,由于翻新产品的品质劣于全新品,将致使商标权人的商誉受损,民事案件中构成商标侵权,刑事案件中构成假冒注册商标罪[4]。在上海首例“旧瓶新用”商标侵权入刑案中,被告人回收正品青岛啤酒的酒瓶后加以使用。青岛啤酒、TSINGTAO浮雕文字系回收酒瓶所固有,被告人在瓶贴上虽然使用了其他商标,但涉案啤酒纸质瓶贴的颜色、图形的搭配及整体风格等均与正品青岛啤酒外观风格近似,且消费者更容易观察、注意到辨识度较高的青岛啤酒、TSINGTAO浮雕文字,因此被告人的行为被判构成销售假冒注册商标的商品罪[5]

在部分案件中,虽然二次销售的产品源于商标权人,但是二次销售的产品却改变了产品的包装、容量,被控侵权人多被认定为构成商标侵权。例如,在涉及商品大包装变小包装的不二家(杭州)食品有限公司诉钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷一案[6]中,法院认为:“商标具有识别商品来源的基本功能,也具有质量保障、信誉承载等衍生功能。商标的功能是商标赖以存在的基础,对于商标的侵权足以达到损害其功能的程度的,不论是否具有市场混淆的后果,均可以直接认定构成商标侵权行为……(本案中)从相关公众的角度来看,并未产生商品来源混淆的直接后果,但是商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外,还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能……钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用,反而会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉,从而损害涉案商标的信誉承载功能”。在涉及平行进口中进口商打磨产品编码贴付中文标签的绝对有限公司诉苏州鑫隆源酒业有限公司侵害商标权纠纷案[7]中,法院认为:“当商标注册人及许可使用人将标有该商标的商品投放市场后,产品本身与注册商标、包装装潢等多种要素发生紧密联系,并与商标权人的商誉形成了专属的对应关系。改变商标或商品的某一要素都可能导致商品差异,并且当这种差异达到一定的程度时,就可能造成消费者的混淆,并使商标所表彰的商标权人的主体身份和商品特征的功能受到损害”。可见,在前一个案件中,法院认为商标的功能是商标赖以存在的基础,对于商标的侵权足以达到损害其功能之程度的,不论是否具有市场混淆之后果,均可以直接认定构成商标侵权行为。在后一个案件中,法院认为经营者磨去产品识别码,其主观上有隐匿商品来源的恶意,客观上不仅破坏了商品的整体性导致商品关键信息丢失,还妨碍了商标权利人对产品质量的追踪管理,干扰了商标权人控制产品质量的权利。从这两个案件可以看出,法院更加注重于保护商标权人的注册商标专用权以及对其商品整体品质的控制和管理。

另一个典型案件为“ZIPPO打火机”案[8],该案中,被告李某购买正版的ZIPPO光板打火机后,使用激光镭射在上面雕刻不同图案后销售。对于产品而言,由于添加了激光镭射的图案,产品的价值得到了提升。广州市中级人民法院一审认为被告加工后的打火机附着ZIPPO正品打火机原本不具有的图案、装饰,对打火机的整体外观做了较大的改变,已经构成实质性改变,即该类经过被告加工雕刻后的打火机已经不是原告投入市场时的打火机,认定构成商标侵权。被告提出了上诉,但随后以双方达成和解为由,撤回了上诉。

可见,目前中国法院在该类案件的审理中,并非仅仅因为产品为“正品”就判定不侵权,而会从消费者和经营者共同的利益出发,将商标权人的商誉、消费者对商标的信赖度作为商标法的客体予以保护。

三、看看外国法院怎么说

在美国标志性的Coty[9]案件中,法院认为被告对购入的原告产品享有物权,其有权合成、改变和拆分原告商品并再次转售。因此,被告可以使用原告的商标,用于指称原产品是被告提供新产品的一部分。

虽然Coty规则受到质疑,但其确立的以“披露”为核心的规则却受到广泛认可,例如,在美国“冠军火花塞”案件[10]中,法院认为Coty规则并不适用,但仍然认为“完全披露”是必要的。在这个案件中,被告将使用过的“Champion”汽车火花塞翻新后二次销售,并在包装上使用了原告“Champion”商标。虽然法院最终颁布了禁令,但法院认为只要被告在包装上注明产品为“使用过或修复过的”(“Used” or “Repaired”)并完整披露产品翻新的事实,被告就允许使用原告商标。法院明确,应当允许二手销售商利用原商标获取一定的竞争优势,只要二次销售的行为没有使得消费者认为原商标权人系该劣等商品(指磨损后的旧商品或翻新商品)的生产者。此案最终上诉至美国最高法院后,最高法院也认为没有必要勒令被告在翻新的产品上移除原商标。

相反,如果消费者可能会对商品的来源产生混淆,法院则认为使用原商标的行为构成侵权。美国联邦第九巡回上诉法院(旧金山)审理的劳力士手表翻新案件中[11],被告是一个手表珠宝类产品销售商,销售一系列的二手劳力士手表,包括一类采用非劳力士原厂配件翻新的劳力士表。上诉法院确认了地区法院关于商标侵权的判定,即认为被告利用非原厂配件翻新的劳力士手表属于一种“新产品”,被告不得在这种“新商品”上使用劳力士的商标。

在惠普墨盒改装案件[12]中,被告将原告惠普公司的两款墨盒购入后分别采用了两种方式进行改装:第一种是将原装墨盒中的黑色墨粉换成彩色墨粉;第二种是在墨盒上方开了一个小孔,方便使用者在墨粉耗尽后进行二次灌装。被告将改装后的墨盒放入载有原告商标的原包装内,在包装上添加了较小的标识表明产品经过改装。这两种改装行为均对消费者有利,但却侵占了原告的墨盒市场。被告援引Coty规则,但法院认为被告的使用方式超出了Coty规则所允许的范围,容易导致消费者的混淆。

可见,在美国这样一个“物权至上”的国家,法院允许改装者基于物权对原商标进行“有限使用”,但若这种“有限使用”可能导致消费者混淆,将被判定为构成商标侵权。

四、我们这样说

结合商标法的立法宗旨和对上述案例的研究,我们认为,在判断改装产品是否构成商标侵权时,通常应当考虑以下因素:

  1. 消费者对最终产品来源于改装者是否知情,包括改装信息是否被完整披露,以及消费者的甄别能力、改装商品的质量是变优还是变劣。如果说在售后改装案件中生产者和经营者的利益是否受到损害仍值得商榷的话,那么,如果消费者的利益受到损害,或者可能受到损害,即改装者在二次销售过程中并未完整披露原产品信息、未告知消费者增加的商标源于改装者,或者企图制造改装产品系原始制造商所制造的产品的假象,则无疑是对注册商标的识别、指引功能的破坏,那么该种改装行为应当构成商标侵权。
  2. 消费者在选购该类商品时是否会施加较高的注意力。例如,消费者在选购汽车、手表的时候,施加的注意力和判断力自然高于日用消费品。对于价格昂贵的商品,通常造成混淆误认或者混淆误认的可能性较低。
  3. 商标权人是否提供类似的改装商品,以及改装者是否意图替代商标权人制造的类似商品。商标权人如果本身也提供类似产品,例如“不二家”案件中的小包装糖果、“ZIPPO打火机”案件中带有各种镭射图案的打火机,二次销售的产品就有可能会被误认为是原商标权人提供的产品。在此种情形下,改装者显然意图“替代”原产品的销售,希望“以次充好”、“以低端货冒充高端货”,侵犯了商标权人预期利益,应当认定为构成商标侵权行为。例如大量进口汽车“低配改高配”以欺骗消费者的行为,应当构成商标侵权。
  4. 被控侵权人的改装行为是否出于恶意,即侵权人是否意图制造出改装后的产品仍为原商标权人所制造的假象。在前述手机翻新案以及旧瓶装新酒案件中,侵权人翻新后冒充新产品进行销售的行为显然具有恶意,构成商标侵权。相较而言,对于二手汽车的销售,即使销售商对汽车进行了翻新,更换了非原厂配件(例如轮胎、刹车盘),只要销售商在二次销售行为中并未冒充车辆为全新的产品,则不应构成商标侵权。
  5. 是否有行政法规对该类商品的改装行为进行特殊规制。例如在汽车改装行业中,由于强制性国家标准要求改装后的机动车具备改装前的整车(或底盘)产品标牌,则被控侵权人以遵守法律强制义务为由进行的不侵权抗辩应构成有效抗辩。
  6. 对于该类商品改良后再销售的行为是否符合行业惯例。如果原始商品仅仅作为其他商品的原材料或零部件使用,即使二次销售未获原始设备制造商的授权且未完整披露原始商标权人的信息,消费者对原始制造商也不知情,二次销售也不宜认定为构成商标侵权,例如组装电脑的销售行为[13]

综上,改装商品再销售之前,请慎而行之,远离商标侵权。