在中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司的实用新型专利侵权纠纷案件中,涉案专利的权利要求1-2被宣告无效,在权利要求3的基础上维持专利有效。权利要求3的附加技术特征限定了导流条为“银膜”,而被控侵权产品采用镀金铜条作为导流条。本案的争议焦点在于权利要求1-2被无效的事实是否导致权利要求3中的附加技术特征受到禁止反悔原则的限制而使得被告的产品不构成等同侵权。

最高人民法院通过再审((2011)民提字第306号判决书)认定:禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形;如独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作自我放弃,则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。从而,本案不适用禁止反悔原则,构成等同侵权。

最高人民法院在本案的认定中存在如下的要点:

(1)每项权利要求都是单独、完整的技术方案:从属权利要求所从属的权利要求被无效,该从属权利要求并不因此无效;

(2)放弃的认定标准:严格把握无效程序中自我放弃的认定,不能简单地认定除了维持的从属权利要求的附加技术特征之外的技术方案已经放弃。

特别地,本案给出了不构成放弃的两个重要前提条件。

其一,就权利要求本身而言,从属权利要求的附加技术特征没有被独立权利要求概括。我们知道,从属权利要求的附加技术特征包括对在该权利要求之前出现的特征进一步限定的技术特征和新增的技术特征这两种类型。这一条件实质上要求从属权利要求没有对独立权利要求中已经存在的至少一个特征进一步限定,而是在独立权利要求的方案的基础上新增加了技术特征。

其二,就专利权人的行为而言,在专利授权或无效宣告程序中,专利权人没有作出导致权利要求保护范围缩小的修改或意见陈述。亦即,作为自我放弃,通常只能通过修改和意见陈述这两种行为来实施,从而导致禁止反悔原则的适用。

从本案的上述焦点和要点出发,笔者尝试思考了可能的不同情景和事实,以及由此导致的禁止反悔和等同侵权原则适用的不同情形。

思考1:在经无效宣告程序后维持从属权利要求有效的背景下。

假定本案从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括,则即使没有导致权利要求保护范围缩小的修改或陈述,禁止反悔和等同侵权原则的适用该如何适用?

笔者认为,在这种情况下也不适用禁止反悔。理由在于,尽管此时看上去不符合上述第一个关于权利要求本身的重要条件,但此时该项从属权利要求仍是单独、完整的技术方案,如上述最高人民法院所认定的第一要点。同时,专利权人没有相应的导致禁止反悔适用的行为。

不过,另一个问题是,等同侵权的适用范围是否受到影响?以本案为例,在这种情况下,采用镀金铜条作为导流条的被控侵权产品是否仍构成对权利要求3的限定导流条为“银膜”的专利的等同侵权?笔者认为这种情况下不存在等同侵权。在从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括的假设下,从属权利要求被维持有效的专利对现有技术的贡献程度发生了变化。这种假设使得独立权利要求1中已经存在作为对“银膜”的概况的特征,例如导电膜之类。此时,被维持有效的“银膜”技术方案对现有技术的贡献不可能在于“导电膜”的共性,而在于“银膜”的独特特性。从而,等同的技术方案的范围应该相应地受到该独特特性的限制。如果不能证明镀金铜条的技术方案在该范围内,则不构成等同侵权。

思考2:在实质审查程序的背景下。

假定未被审查员反对创造性的从属权利要求的附加技术特征没有被独立权利要求概括。如果希望基于从属权利要求获得专利权,实践中以下三种不同的修改和意见陈述方式的影响:

1. 将从属权利要求以独立权利要求的形式呈现,不详述创造性;

2. 将从属权利要求的全部附加技术特征并入独立权利要求中(为了便于讨论,本文不涉及仅将一部分附加技术特征并入独立权利要求中的情形,以下同),不详述创造性;或

3. 将从属权利要求的全部附加技术特征并入独立权利要求中,并且陈述其特定技术效果或功能。

笔者认为,这三种方式都不应该构成主动放弃,从属权利要求所要保护的是单独、完整的技术方案,因而不适用禁止反悔,仍可以适用等同侵权。

不过,在实践中,第1种方式对于专利代理人和申请人而言应该是最为稳妥的方式。第3种方式表面上看最为符合创造性争辩的形似要求,实际上最有可能引起禁止反悔和等同侵权是否适用的争议。

思考3:在以上思考2的背景下,假定未被审查员反对创造性的从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括。

则上述三种不同的修改和意见陈述方式的影响如何?

同样,笔者认为,在这种情况下,这三种方式仍不应该构成主动放弃,因而不适用禁止反悔。不过,在实践中,第2种和第3种方式有被认定为主动放弃而导致禁止反悔的适用的可能性。可见,第1种方式对于专利代理人和申请人而言仍是最为稳妥的方式,而第3种方式需要慎用。

另外,这种情况下,与思考1中的情况类似,等同侵权的范围受专利对现有技术的贡献程度限制。而三种不同方式会影响对上述贡献程度的认定,从而影响等同侵权的适用。从这个角度看,笔者仍倾向于第1种方式。

通过上述思考,可以预见的是不同的处理方式会对专利权的有效保护范围产生相应影响,这对专利代理人的工作提出了很高的要求。专利代理人在理解法律规范的前提下,对工作细节的把握,显得尤为重要。