“恐怕我不能解释自己,先生,“,爱丽丝说,”因为我不是我自己,您看。“

-路易斯 ∙ 卡罗尔

爱丽丝梦游仙境(1865)

在她奇怪的兔洞旅行之后,我们可能都愿意理解爱丽丝对毛毛虫的要求,“解释你自己!”,的回答中感到的困惑。然而,最近联邦巡回法院对美国专利和商标局的专利审判和上诉委员会Patent Trial and Appeal Board (PTAB) 和审查员有越来越严格的要求,当他们未能充分解释显而易见性的依据的时候。事实上,最近的一些裁决让我想知道,这是否仅仅是对于103法规判定的涟漪,抑或是一个受欢迎的变化。

一年前,Intelligent Bio-systems v. Illumina Cambridge(2016年5月9日)的案例显示风向发生了变化。在这个案例中,Illumina拥有一个关于标记DNA链中核苷方法的专利。Intelligent Bio-systems使用双方复审程序Inter Partes Review(IPR)提出专利中的权利要求是显而易见的。 专利审判和上诉委员会裁定,权利要求是具有可专利性的,因为先有技术并没有提供合理的成功期望。上诉时,联邦巡回法院确认了判决,但批驳了委员会的依据,认为将“结合的动机”和“合理的成功期望”融入到一个概念中是不正确的。想了解有关这件案例的更多信息,请参阅我们之前的文章

最近,联邦巡回法院在NuVasive一案中再次修正了委员会的决议(2016年12月7日)。 NuVasive拥有美国专利US 8,341,156,其描述了一个脊柱融合植入物,具有延伸到植入物中间附近的侧壁的“不透射线”标记。当Medtronic在双方复审程序中提出异议时,委员会基于组合两个参考文献,判定权利要求具有显而易见性。联邦巡回法院驳回裁决,裁定委员会未能充分支持其显而易见性的结论。在讨论显而易见性的法律标准时,法院引用了Lee的案例,277 F.3d 1338(联邦巡回法院2002),来提醒我们,“是否结合参考文献的事实查询必须是彻底的和完善的”,“对于特异性的要求贯穿了我们的权威。“ 联邦巡回法院赞同NuVasive的意见,专利审判和上诉委员会不恰当地给出了一个结论性的陈述和依赖了Medtronic的专家提出的”常识性“论据。瓦拉赫法官解释说,专利审判和上诉委员会必须“为其决定阐明有逻辑性的和合理的解释”,以允许法院行使其责任,审查该决定是否是任意的,滥用酌处权的,或没有实质证据的。据法院来看,“专利审判和上诉委员会知道如何承担这个职责”,因为其最近在其他案件中已经这样做了,例如Allied Erecting& Dismantling Co. v. Genesis Attachments LLC(2016年6月15日)。然而,在NuVasive一案中,法院认为委员会的发现仅是结论性的,是不合理的,并缺乏证据。

对显而易见性讨论的波动持续在Van Os一案(2017年1月3日)中体现。这是一个关于单方上诉的案例。这个发明是触摸屏界面,其允许用户以长时间的触摸,激活对于图标的重置模式。委员会同意审查员的意见,认为这个触控功能是“直观的”,因此是显而易见的。联邦巡回法院撤销该判决,并将其退回给委员会。法院声明,虽然在显而易见性的判定中可以考虑“常识性”,但KSR v. Teleflex的案例仍然要求明确的理性分析,是否有修改或组合参考文献的动机。直接得出结论说,该功能是“直观的”或“常识性的”,却没有提供合理的解释,为什么技术人员将组合参考文献,是不可接受的。

在Personal Web Technologies v. Apple一案 (2017年2月14日)中,美国专利US 7,802,310涉及一种使用“基于内容的名称”标记电子文件来控制文件访问的方法。Apple在双方复审程序中提出该专利具有显而易见性,专利审判和上诉委员会同意其提议。然而,联邦巡回法院撤销并召回了委员会的裁决,裁定专利审判和上诉委员会未能支持其发现,即该专利的所有要素都包含在先有技术中,并且有动机将参考文献结合从而达到合理的成功期望。法院驳回了委员会的解释,如Apple宣称的,即先有技术“将会允许”修改参考文献中的指导(比如,“可能修改”)。但是,“可能”不是“将会”。根据法院的决定,复杂或晦涩的技术通常需要不止是简单的理由来解释为什么有动机来修改或组合参考文献中的指导。

对于委员会的又一波冲击是Icon Health & Fitness v. Strava的案例(2017年2月27日)。在对美国专利 US 7,789,800的双方再审查程序中,委员会支持Strava的说法,有关使用USB兼容的便携式远程设备控制运动器材的方法和系统的权利要求基于先有技术是显而易见的。联邦巡回法院认为,委员会对一些权利要求有“疏散但充足”的理由,但对其他的权利要求没有提供实质性的证据来支持裁决。审查员和委员会对Strava律师提出的辩词的多次解释都未能说服法院同意,委员会已经合理地解释了为何权利要求是显而易见的。正如法院所述,“律师的辩词不是证据”。当审查员有全面合理的解释时,专利审判和上诉委员会可以采用审查员的立场,但仍然需要解释为什么接受该论证。

那么专利从业人员由此能得到什么重要信息呢?走捷径是人的天性,但联邦巡回法院对专利审判和上诉委员会或审查员在显而易见性的分析中采取快捷的方式提出警示。根据我的经验,大部分审查意见花费很大的段落描述先有技术文献,但是花费很少的言语,极少情况下会多于一句话 ,来断言修改或组合参考文献指导的动机。通常,动机只是简单的描述为参考文献“处于同一领域”,“两者都涉及涂料”,或相类似的语言。申请人可以另行辩论或展示证据。我们专利律师和代理人需要监督我们的审查意见(和委员会决定),以确认审查员实际上为任何显而易见性的断言提供了一个彻底和合理的解释。这个解释需要同时证明“结合的动机”和“合理的成功期望”。上述案例为提醒专利和商标局承担解释的职责提供了有用的依据。

正如爱丽丝所说的那样,有关显而易见性的法律变得“越来越有让人有好奇心了”。现在,至少在需要提供更好的解释来说明审查意见驳回的依据的基础上,风向的转变是倾向于专利申请人的。时间会证实这风浪是否会安静下来,抑或,是时候乘风而上。