专利制度是一种以“公开换保护”的制度,如何掌握专利保护与公开之间的平衡关系到专利法的两个基本宗旨,即保护专利权人的个人利益和促进科技进步的公共利益。专利法第二十六条第四款规定,权利要求书应当以说明书为依据,权利要求书主要概括了对专利权人利益的保护范围,而说明书则更多体现出专利权人向公众披露的技术贡献,因此专利法第二十六条第四款规定是专利法中平衡保护与公开的一项重要制度设计。

在专利法的基础上,专利审查指南规定,权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中公开的内容直接获得或者概括得出的技术方案,并且权利要求的范围不得超出说明书记载的内容。1

除专利法和审查指南的规定外,最高院在多件典型案例中就说明书对权利要求的支持问题作出裁判,对于专利法第二十六条第四款在实际案例中的适用具有重要指导意义。

2005年,在许文庆案2中,最高院参照专利审查指南就支持问题确定了与审查指南相同的司法裁判规则。

2010年,在伊莱利利公司案3中,最高院进一步指出,“如果权利要求的概括使所属技术领域的技术人员有理由怀疑该上位概括或并列概括所包含的一种或多种下位概念或选择方式不能解决发明所要解决的技术问题,并达到相同的技术效果”4,则该概括超出了说明书公开的范围。涉案专利的权利要求1涉及以原料、用量、反应温度和溶剂等因素限定保护一种药物的制备方法。最高院认为,权利要求1的概括包含众多其他不能解决发明所要解决的技术问题的技术方案,本领域技术人员不容易从各种反应条件的排列组合中通过常规实验或者合理推测得出能够解决技术问题的方案,而是需要大量反复实验或过度劳动才能确定权利要求1的范围,因此其权利要求1的概括范围过于宽泛,得不到说明书的支持。

2017年,在伊莱利利公司案的标准之上,最高院在传感电子公司案5,就如何确定专利“所要解决的技术问题”予以明确。最高院认为,“以说明书为依据”涉及的主要是权利要求书与说明书的相互关系问题,应当以说明书本身记载的相关内容为基本依据来认定涉案专利要解决的技术问题和实现的技术效果。法院可以结合说明书中记载的背景技术及其存在的缺陷,发明内容中记载的“发明目的”、“所要解决的技术问题”、“有益效果”,以及具体实施方式中与“技术问题”、“有益效果”相关的内容等,对专利所要解决的技术问题和实现的技术效果进行认定。

值得注意的是,创造性判断中提到的“实际解决的技术问题”是根据权利要求与“最接近的现有技术”的区别技术特征重新确定的,不能直接作为认定权利要求是否以说明书为依据的基础。创造性和权利要求应当以说明书为依据的规定分别从不同角度,对权利要求的合法性进行规范和调整。即使权利要求具备创造性,对于其中记载的包括区别技术特征在内的各项技术特征是否概括适当,以及权利要求限定的技术方案整体上是否概括适当,仍然需要专利法第二十六条第四款的规定来进行认定。

传感电子公司案中,涉案专利是关于使用在磁力式电子货品监视系统中的标识器。最高院认为,综合考虑涉案专利说明书中背景技术、发明目的、有益效果、具体实施方式等内容,涉案专利相对于背景技术作出的改进主要在于以特定材料制作标识器中的偏磁元件,以使得标识器更容易退活化,并且在常规操作环境下不会意外退活化。

涉案专利的绝大部分权利要求并没有以偏磁元件的具体材料做限定,而是以材料或标识器的特性或参数范围来限定。最高院认为,这样限定的权利要求包括了其他众多已知甚至未知的材料制作的偏磁元件,本领域技术人员必须通过大量的选择和实验验证,才能确认哪些具体材料能够解决涉案专利所要解决的技术问题,实现涉案专利所要实现的技术效果,因此这些权利要求的保护范围超出了涉案专利说明书充分公开的程度和涉案专利的技术贡献程度,未能以说明书为依据。