SE IL REGNO UNITO USCISSE DALL’UNIONE EUROPEA SENZA ENTRARE NELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO COME PAESE EXTRA UE, IL PRINCIPIO DELL’ESAURIMENTO COMUNITARIO NON TROVEREBBE PIÙ APPLICAZIONE NEL TERRITORIO BRITANNICO. IN TALE IPOTESI, POTREBBE SEGUIRE UN INDEBOLIMENTO DEL COMMERCIO PARALLELO DA E PER IL REGNO UNITO, MA ANCHE UN RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALISTICHE IN AMBITO UK. IL CHARTERED INSTITUTE OF PATENT ATTORNEYS HA ESPRESSO IL PROPRIO IMPEGNO NEL TROVARE, INSIEME AI VARI STAKEHOLDERS COINVOLTI, UNA SOLUZIONE ACCETTABILE.

Esaurimento comunitario e importazioni parallele: lo status quo

Brexit ha potenzialmente sensibili ricadute sulle varie aree della proprietà intellettuale in quanto i diritti IP sono tuttora dotati di una forte connotazione territoriale. In virtù del principio di territorialità, infatti, il titolare di una privativa ne può beneficiare (solo) nel territorio dello Stato o Unione di Stati dove il relativo deposito è stato effettuato ed è efficace. Così, l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea avrebbe implicazioni legate ai titoli IP efficaci nell’intera Unione, specie marchi UE, design comunitari e futuri brevetti europei con effetto unitario.

Un fenomeno di natura intrinsecamente territoriale è anche l’esaurimento dei diritti IP. In sintesi, in base al principio dell’esaurimento, una volta che un prodotto sia stato legittimamente immesso sul mercato, dal titolare del diritto di proprietà industriale inerente o con il suo consenso, tale prodotto potrà circolare liberamente, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del titolare del diritto. In seguito alla prima cessione del prodotto, il diritto esclusivo “si esaurisce” e il titolare non potrà impedire l’ulteriore commercializzazione della merce, specie la sua rivendita o importazione, salvo sussistano motivi legittimi per potervisi opporre (come nel caso in cui lo stato del prodotto sia stato modificato o alterato).

Il principio dell’esaurimento vale però a livello europeo (c.d. esaurimento comunitario). Esso è espressione della libertà fondamentale di circolazione delle merci sancita nel Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), come interpretata dalla Corte di Giustizia UE, ed è sancito in apposite norme: in particolare, per i marchi UE, l’art. 13 del Regolamento (CE) n. 201/2009, modificato dal Regolamento (UE) n. 2015/2424, nonché, per i design comunitari, l’art. 21 del Regolamento (CE) n. 6/2002.

L’operatività dell’esaurimento comunitario legittima le importazioni parallele all’interno del mercato unico europeo, cioè le importazioni di prodotti originali tra Stati appartenenti al mercato unico da parte di soggetti diversi dal distributore autorizzato per il territorio nazionale di destinazione. L’importatore parallelo potrà, così, lucrare sulla rivendita della merce ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal rivenditore ufficiale, sfruttando il proprio risparmio sulle spese promozionali già sostenute da quest’ultimo e/o il differenziale di prezzo esistente tra Paese e Paese per il medesimo prodotto.

Le prospettive post Brexit

Che cosa cambierebbe, dopo Brexit, per l’esaurimento dei diritti IP? Va tenuto presente che il principio dell’esaurimento comunitario è esteso a tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), vale a dire, oltre che all’Unione Europea, anche a Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Il principio dell’esaurimento a livello UE è infatti espressamente contemplato, con riferimento alla generalità dei diritti di proprietà intellettuale, nel Protocollo 28 all’Accordo istitutivo del SEE, concluso a Oporto nel 1992.

Se, dunque, il Regno Unito uscisse dall’Unione Europea senza negoziare il proprio ingresso nello Spazio Economico Europeo, le norme vigenti sull’esaurimento comunitario cesserebbero di avere applicazione nel territorio britannico. Pertanto, le merci già immesse nel mercato di un Paese SEE non potrebbero più essere liberamente importate nel Regno Unito, e viceversa, senza il consenso del titolare del diritto IP inerente al prodotto. Insomma, l’esaurimento comunitario… si esaurirebbe.

Questa eventualità non si può escludere, anche perché lo scorso gennaio il Premier Theresa May ha dichiarato che il Regno Unito non potrà che uscire anche dal mercato unico europeo, in quanto rimanervi significherebbe non uscire per nulla dall’Unione Europea. Il Governo premerà per un accordo di libero scambio con l’Unione, subordinato al voto del Parlamento, e tale accordo non sarà basato su un’adesione al mercato unico, bensì su una “new and equal partnership”.

Titolari dello stesso marchio diversi e non collegati

Occorre però una precisazione. Secondo la Corte di Giustizia UE, l’esaurimento dei diritti di marchio si verifica solo se il proprietario del marchio nello Stato di esportazione ed il proprietario del marchio nello Stato di importazione sono la medesima entità, oppure entità diverse ma comunque economicamente o giuridicamente collegate tra loro (ad esempio perché appartengono allo stesso gruppo societario o hanno concluso un accordo di licenza).

Infatti, ai sensi della giurisprudenza europea (recentemente confermata dal Tribunale di Milano in un’ordinanza del 17 ottobre 2016), in caso di netta scissione nella titolarità di un marchio applicato a prodotti oggetto di importazione parallela tra due Paesi UE/SEE, la libera circolazione del bene comprometterebbe la funzione essenziale del marchio, nella misura in cui i consumatori non sarebbero più in grado di riconoscere con certezza l’origine del prodotto contrassegnato dal marchio, e il titolare del diritto potrebbe vedersi attribuire la cattiva qualità di un prodotto di cui egli non è responsabile.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che dopo Brexit l’esaurimento comunitario cessi o meno di trovare applicazione in ambito UK, il titolare di un marchio nel Regno Unito avrà (come già ha) il diritto di opporsi alle importazioni parallele di prodotti coperti da quel marchio già immessi sul mercato in un Paese straniero da parte di un diverso, e non collegato, titolare del marchio stesso.

What’s next?

Qualora il principio dell’esaurimento comunitario non fosse più operativo nel territorio britannico, si potrebbe ragionevolmente prospettare un indebolimento del commercio parallelo tra la Gran Bretagna e i Paesi SEE. D’altro canto, in ambito UK si potrebbe affermare un regime di tutela più vantaggioso per i titolari delle privative, che in ipotesi potrebbero godere più pienamente dei propri diritti di esclusiva, in quanto estesi al controllo sulla circolazione secondaria del prodotto dopo la prima immissione in commercio.

Il Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA), nell’ambito di un paper dedicato agli effetti di Brexit sulle varie aree IP, aggiornato lo scorso gennaio, ha evidenziato l’incertezza inerente all’esaurimento dei diritti e alle importazioni parallele, precisando: “The position may change following the UK’s exit depending on the precise arrangement reached”.

Sempre secondo il CIPA, un particolare profilo di criticità riguarda potenzialmente il confine irlandese. Si tratterà di vedere, cioè, se questo si configurerà come un soft border oppure come un vero e proprio confine tra Stati, con un reale controllo sul traffico delle merci tra Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda in epoca post Brexit.

Una cosa è certa: qualora, in futuro, il Regno Unito si trovasse fuori sia dall’Unione Europea che dallo Spazio Economico Europeo, un ulteriore fattore di complessità si aggiungerebbe ad un fenomeno, l’esaurimento dei diritti IP, dai risvolti già di per sé intricati. Lo stesso CIPA ha espresso il proprio impegno nel contribuire a risolvere questa delicata questione, dichiarando: “This is a complex area and CIPA is working with stakeholders to achieve the optimum position”.