​Em 22 de abril de 2018, foi publicada decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal ("TRF"), que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Paulista Business Comércio, Importação e Exportação de Produtos Elétricos S/A ("Paulista Business" ou "Ré") e pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial ("INPI"), declarando nulos os pedidos de registro de patente e desenho industrial de modelo de lâmpada de titularidade da Ré.

O processo teve início com ação ordinária ajuizada pela South Service Trading AS ("South" ou "Autora"), que requereu a declaração de nulidade dos pedidos de patente "BR 20 2015 0312100" e de desenho industrial "BR 30 2015 0056460", com o argumento de que detém registro anterior deferido pelo Instituto de Propriedade Industrial ("INPI") de lâmpada similar.

O magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, considerando que o produto da Ré não apresenta inovação, entendendo que a lâmpada objeto do requerimento está compreendida no "estado da técnica". Segundo o togado, o INPI deve arquivar os pedidos de depósito de patente e desenho industrial em questão, que estão sob a análise da autarquia.

Em primeira instância, o Juízo ainda ponderou que o direito de propriedade industrial é assegurado à primeira pessoa que realizou o depósito perante o INPI, não sendo a titularidade necessariamente do primeiro inventor do objeto. O magistrado destacou que é incontroversa a semelhança existente entre os desenhos dos produtos em questão, além de trazer à tona o disposto em lei de que o Judiciário pode ser acionado em razão da discussão sobre a legalidade e legitimidade dos pedidos de registro em voga.

Inconformados com a decisão proferida, a Paulista Business e o INPI interpuseram recurso de apelação, buscando a reforma da decisão de primeira instância. Nas razões recursais, foi alegado pela Ré que a sentença foi extra petita, decidindo sobre matéria não pleiteada pela Autora, qual seja, a declaração de nulidade da patente, sendo que fora requerido a nulidade do pedido de registro de patente.

Por outro lado, o INPI expôs em seus argumentos que a lide tem por objeto mera expectativa de direito, já que não há efetiva concessão do registro de patente, não podendo ser discutida fora do âmbito administrativo. No mais, alegou que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e que falta interesse processual à Autora.

A Desembargadora Federal Loraci Flores de Lima, na qualidade de Relatora do processo em segunda instância, apresentou voto em concordância ao entendimento de primeiro grau, utilizando-se da fundamentação do julgador nesse sentido. Segundo ela, o modelo da lâmpada da Ré não apresenta os requisitos para que seja concedido o direito de exclusividade abarcado pela proteção da propriedade industrial.

A desembargadora destacou, ainda, que o modelo objeto do litígio não contempla novidade e não apresenta atividade inventiva, de forma que não pode ser pleiteado o registro da patente. Ainda, ressaltou que não foi localizado elemento de inovação no tocante ao modelo de utilidade funcional ou quanto ao melhoramento da eficiência energética, restando evidente que os componentes são de uso comum no mercado de lâmpadas.

No mais, a togada ponderou que, em se tratando de nulidade de registro propriamente dita, não há como negar a legitimidade do INPI para figurar no polo passivo, frente ao interesse da autarquia na convalidação de sua decisão proferida em processo administrativo de nulidade. Ainda, consignou que a sentença proferida em sede de primeira instância não é extra petita, vez que não seria possível declarar a nulidade de patente não concedida pela Administração Pública, ou seja, não há meios para pugnar pela declaração de nulidade de patente que sequer havia sido concedida pelo INPI.

Os demais desembargadores seguiram o entendimento da Desembargadora Relatora. Deste modo, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso, mantendo-se a nulidade do processo de registro de patente e de desenho industrial frente ao INPI.

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