Trilliant Food and Nutrition uit Wisconsin in de Verenigde Staten heeft een aanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) voor het merk FALL HARVEST voor koffie voor gebruik in koffiemachines. De inschrijving van het merk werd door het merkenbureau geweigerd omdat het te veel overeenstemt met het merk AUTUMN HARVEST BLEND. Wij lichten deze weigering graag nader toe.

AUTUMN HARVEST BLEND werd eerder geregistreerd door Green Mountain Coffee Roasters uit Vermont, voor gebrande koffiebonen, gemalen geroosterde koffiebonen en bewerkte gemalen koffiebonen. Anders dan in de Benelux en veel andere landen, kan in Amerika de inschrijving van een merk door het merkenbureau worden geweigerd wegens het bestaan van eerdere registraties van overeenstemmende merken.

Verweer en beoordeling

Trilliant voert als verweer tegen de weigering dat de consumenten die haar product kopen dat alleen doen voor gebruik in koffiemachines. De kans op verwarring tussen de merken is daarmee volgens Trilliant niet groot. Het Amerikaanse merkenbureau geeft aan dat ook de koffie Autumn Harvest Blend in koffiemachines kan worden gebruikt en er wel degelijk kans op verwarring is.

Verder meent Trilliant dat de term Harvest (oogst) niet uniek is in koffiemerkenland. Er staan veertien merken voor koffie met het bestanddeel HARVEST in het register: HARVEST DELIGHT, FIELD HARVEST, WORLD HARVEST, SUSTAINABLE HARVEST, PEAK HARVEST, ONE HARVEST, DAKOTA HARVEST, WILD HARVEST, HARVEST ROASTING, HARVEST OF HOPE, PERFECT HARVEST WOMEN’S HARVEST, HARVEST TO HOME, CERRTIFIED […] HARVEST.

Volgens het Amerikaanse merkenbureau betekent het aantal eerdere registraties voor merken waarin HARVEST voorkomt dat het onderscheidend vermogen van de term ‘harvest’ zwak is, maar het merk van Green Mountain Coffee Roasters bevat nog een ander bestanddeel. En zelfs zwakke merken hebben recht op bescherming tegen registratie van overeenstemmende merken voor identieke producten, zoals in dit geval. Bovendien moeten de merken in hun totaliteit beoordeeld worden en niet slechts op een enkel bestanddeel. Volgens het USPTO zijn de producten identiek dan wel sterk overeenstemmend en kunnen ze via dezelfde handelskanalen verkocht worden.

Tenslotte overweegt het merkenbureau dat de beide bestanddelen ‘fall’ en ‘autumn’ - enigszins te vergelijken met 'najaar' en 'herfst' - verschillende woorden zijn met dezelfde betekenis. De merken zijn visueel en auditief identiek voor wat betreft het bestanddeel ‘harvest’ en begripsmatig zijn ‘fall’ en ‘autumn’ identiek.

Het beroep tegen de voorlopige weigering wordt afgewezen.

Criteria voor overeenstemming van merken

Deze zaak toont aan dat het bij de introductie van een merk van belang is om na te gaan of er geen sprake is van verwarringwekkende overeenstemming. Er is een aanzienlijke hoeveelheid beslissingen van merkenbureaus en jurisprudentie over de criteria die de overeenstemming van merken bepalen.