专利从递交到初审、实审、复审、无效等各个环节,通常都会伴随对申请文件的修改。作为体现专利保护范围的权利要求书是审查和修改的重点。对于修改的具体方式和内容,围绕对实审程序中修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围、无效阶段中修改不得扩大原专利的保护范围等原则的应用和解释,在结合具体技术方案时往往变得错综复杂,莫衷一是。本文结合案例,试图对近年来无效程序中涉及发明专利修改的判定标准及动向进行简单梳理。

一、专利申请人/专利权人对申请文件的修改权及其限制:

申请文件以文字作为表达方式,任何语言表达的精度都有限度。针对现有技术和本发明创造,申请人/专利权人的认知水平也不可避免存在局限。因此,在专利权获取(实审、复审)阶段和专利权维持(无效)阶段,专利法都赋予申请人/专利权人对申请文件、尤其是集中体现发明(含实用新型)创新点(即与现有技术的区别)的权利要求书进行修改的权利。这体现出保护申请人/专利权人的发明创造和技术贡献、推动全社会创新动力的立法精神。

另一方面,尤其在进入专利权维持阶段的无效宣告程序中,专利权人对权利要求的修改要受到较多限制,特别是对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。这是出于维护社会公众对已授权专利文件的信赖利益,避免专利权人利用修改的机会将申请时未完成的技术内容纳入专利文件。这是实现专利权人的私权与社会公共利益之间的利益平衡的制度设计。

二、《专利审查指南》中涉及无效宣告程序中专利文件修改的相关规定:

1.修改原则:

作为上述立法精神的具体体现,以当前实践中最常涉及的2010年2月1日起施行的“指南”(以下简称2010版指南)和基于2017年4月1日起施行的修改“指南”的决定(以下简称2017版指南)为代表进行分析。两者的“修改原则”一致,其中涉及发明(含实用新型)专利的部分如下: “发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:

(1)不得改变原权利要求的主题名称。 (2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。 (3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 (4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。”

2.修改方式:

作为具体操作手段,当前最新标准的2017版指南与其前一版2010版指南有变更的相关内容对比如下:

经对比可知,作为特定修改方式,新版即2017版指南实质上用“权利要求的进一步限定”的方式替代旧版的“权利要求的合并”的方式。从旧方式(合并)到新方式(限定)的转变,体现了在基本原则不变的前提下对修改方式的适度放宽。这样更有助于专利确权程序聚焦发明创造核心,而不过度拘泥于修改的特定形式。对于权利人而言,也能不受限于最初权利要求撰写的可能潜在问题及不当(诸如从属权利要求的引用关系等),更灵活地使用修改作为手段,能够将权利要求缩小至合适范围,以尽量维持权利的相对稳定。

关于上述涉及无效程序中修改的原则及方式,以下结合案例进一步详细说明。

三、“不锈钢钎焊”专利无效行政纠纷案

1、基本案情

本案基于最高院行政判决书(2019)最高法知行终19号,涉案发明专利号200680018368.4、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”,为上诉人(原审原告)阿尔法拉瓦尔股份有限公司(ALFALAVALCORPORATEAB)与被上诉人国家知识产权局、原审第三人SWEP国际公司的发明专利权无效行政纠纷。

涉案专利的优先权日为2005年5月26日,申请日为2006年5月24日,进入中国国家阶段日为2007年11月26日,授权公告日为2010年6月16日。本专利授权公告时的权利要求书部分内容如下:

“1. 一种钎焊不锈钢制品的方法,包含: (i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件; (ii)任选地组装部件; (iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中,加热来自步骤(i)或(ii)的部件至至少1000℃,且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟; (iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品;和 (v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步。

2. 权利要求1的方法,其中 通过该方法密封或填充大于76μm的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。 …… 18. 根据权利要求1或2的方法,其中,铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。 19. 根据权利要求18的方法,其中,铁基钎焊填料物质含有9-30wt%的Cr、5-25wt%的Ni,以及0-25%的Si、0-6wt%的B、0-15wt%的P、0-8wt%的Mn、0-2wt%的C和0-15wt%的Hf中的至少一种。 20. 根据权利要求19的方法,其中,铁基钎焊填料物质至少包含40wt%的Fe,14-21wt%的Cr、5-21wt%的Ni、6-15wt%的Si和 0.2-1.5wt%的B。……”

针对该专利,SWEP国际公司(下称无效请求人)于2014年5月22日向国知局以多项理由提出无效宣告请求。专利权人于2014年7月21日提交意见陈述及修改的权利要求书,主要将从权2和20的附加技术特征加入独权1,删除权18~22。

针对上述修改,无效请求人认定专利权人在合并权2、20时应当加入对保护范围有实质限定作用的权18、19的全部附加技术特征,当前的修改扩大了原专利的保护范围。合议组支持该认定,认为当权18引用权2时权20的技术方案应当包括权1、2、18、19、20的全部技术特征,专利权人的修改不符合专利法及2010版指南涉及无效程序中修改方式的相关规定,不予接受;并以授权公告的权利要求(即权1~34)为基础,以权利要求的技术方案没有以说明书为依据(A26.4)为由,于2016年8月3日做出全部无效的决定(决定号29765)。

专利权人不服,于2016年11月10日向北京知识产权法院起诉。北知院于2019年2月25日作出驳回原告诉讼请求的判决((2016)京73行初5802号),对此,专利权人继而向最高院上诉。

整个过程中,专利权人主要主张:其对权1的修改方式属于删除并列技术方案,授权权18、19的字面特征已隐含于授权权20中,在将权20的技术方案撰写为独权时,权18、19的字面特征可省略;无效程序中权利要求的修改方式并不限于2010版指南规定的三种方式,指南未完全排除其它修改方式;修改后的权1没有超出原始申请的范围,也没有扩大专利权的保护范围,应予接受。

无效请求人(原审第三人)主要认定:授权权19对组分的含量进行了限定,授权权20引用权19,且其铁基钎焊填料物质包括P、Mn、C或Hf时,其保护范围应当包括权19对这四种元素的含量限定,否则权20应引用权18。专利权人将权20间接引用权2的技术方案提升为独权时还应加上权18和19的特征。

此外,国知局复审委及北知院还认定:专利权人修改的权1并未包含授权权18、19的特征,且采用开放式撰写方式,并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素;当铁基钎焊填料物质含有上述四种元素时,每种元素的量都应受到权19记载的数值范围的限制,但修改后的权1对其具体含量范围无限定,故实际上扩大了原专利的保护范围。

经审理,最高院于2019年12月15日作出撤销原判、撤销被上诉人(国知局)作出的无效决定、判令其就无效请求重审的终审判决。

2、涉及修改的焦点问题

本案涉及修改的争议在于:专利权人对本专利权利要求的修改是否应予接受。对此,最高院的基本态度为:“应当以不得扩大原专利的保护范围和不得超出原说明书和权利要求书记载的范围为标准。对此,应根据案件的具体情况,适度灵活把握原专利文件公开的内容,结合不同修改方式的特点予以综合考量。”即以前述原则(2)和(3)为基本准绳,结合修改方式和修改内容具体判断。

更具体而言,以下两点值得关注:

(1)关于修改方式

最高院认定:“虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式,但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。……特别是,2017年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到四种基本修改方式,包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。……本案中,阿尔法拉瓦尔公司的修改方式,系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中,属于对权利要求的进一步限定,该修改方式应被接受。”

由此可见,至少就本案判决来看,关于无效阶段的修改方式,即便针对2017版指南实施之前的修改,在2010版指南并未完全排除存在三种修改方式以外的其它修改方式的可能性的前提下,也适用了2017版指南的“适度放宽”原则,即实质上允许采用“进一步限定”的修改方式。根本上是由于这样的修改并未违反与修改相关的原则(1)~(4)。客观上,也更有助于专利权人维持权利,同时也能促进行政审查过程中、尤其“专利确权程序聚焦发明创造核心”,进一步提高行政审查效率。

(2)关于修改内容

关于权利要求修改不得扩大原专利的保护范围的比对基准,最高院指出:“专利无效宣告程序中,当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时,判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围,应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。即,应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较,而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。”

理由在于,专利授权权利要求对社会公众的公示作用,其范围以保护范围最大的独立权利要求为准,公众据此预测和评价自身行为的合法性(例如是否侵权的判断,是否进行投资、许可等商业合作的预期等)。将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中,系对独立权利要求的进一步限定,并未扩大原独立权利要求的保护范围,相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。在此基础上,不会损害原专利的公示效力,也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。本案中,阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中修改了本专利权利要求书,将从属权利要求2、20的附加技术特征补入至授权权利要求1中,是对授权权利要求1的进一步限定,并未扩大授权权利要求1的保护范围。

此外,最高院进一步明确认定:“原审法院认为由于修改后的权利要求1对权利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具体含量范围并无限定,故扩大了原专利的保护范围,上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对,比对基准有误,本院予以纠正。”

换言之,最高院认定,被上诉人等的问题在于,错误地将修改后的权利要求1的范围与原从权19的范围进行对比,以修改的独权1的范围超过原从权19的范围为由主张该修改超范围。但由于原专利的保护范围以独权1为基准,任何形式上对其的进一步限定必然缩小其保护范围,那么逻辑上任何以“权利要求的进一步限定”方式对独权进行的修改,都不可能导致“扩大原专利的保护范围”的后果,都应予接受。

四、总结

结合以上案例可知,当前在专利无效宣告程序中,原则上对权利要求书的修改需满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准。在此原则下,关于无效程序中对权利要求书的修改方式,2010版指南中列举了三种方式,同时未完全排除存在其它修改方式的可能性;而2017版指南中扩展到四种基本修改方式,仍未完全排除存在其它修改方式的可能性。不论今后是否会出现新的法定可接受的修改方式,对于具体修改方式的审查标准,已呈现逐年适度放宽的趋势。

涉及到具体无效案例中,判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围,应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。即,应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较,而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。 在以上前提下,专利确权程序中争议各方应尽量聚焦于发明创造核心问题进行探讨和论证,以期兼顾对专利权人的贡献和权益的公平保护、社会公众对已授权专利文件的信赖利益、以及行政审查行为的效率提升。