Le 1er octobre 2017, sera applicable en droit europen l'une des dispositions de la rforme du systme des marques europennes, savoir la suppression de l'exigence de la reprsentation graphique d'une marque.

  • POURQUOI CE CHANGEMENT ?

L'exigence de la reproduction graphique d'une marque tait jusqu' prsent une condition essentielle d'existence de la marque, afin d'assurer sa fonction fondamentale qui est de diffrencier l'origine des produits et des services. Quoi de plus simple que de les distinguer par leur marquage visuel ? Mais face la multiplication des marques dj enregistres, il est devenu pour toute entreprise de plus en plus difficile de trouver des signes traditionnels (mots, dessins, couleurs) disponibles. Leur service marketing ont alors explor depuis plus de 20 ans de nouveaux territoires tels que les sons, les odeurs, les hologrammes pour identifier leur produit ou service. L'art. 2 de la Directive 89/104/CEE avait ajout dans la liste des signes capables de constituer une marque l'adverbe notamment , ouvrant la porte une volution. Ainsi une marque dcrite comme tant l'odeur d'herbe frachement coupe pour une balle de tennis a pu tre enregistre par l'OHMI le 11 fvrier 1999, ce qui a tout aussitt t fortement contest et est d'ailleurs rest un cas unique au niveau de l'EUIPO.

Il tait donc indispensable que la lgislation suive l'volution du march tout en entrinant la jurisprudence de la Cour Europenne. Celle-ci avait dj fix les critres ncessaires l'adoption de marques de couleur et olfactives, notamment dans l'arrt du TPICE T 305 /04 du 27/10/2005 Sieckmann. Ainsi, l'enregistrement d'une odeur de fraise mre reprsente par l'image d'une fraise complte d'une description avait t rejete, en indiquant que ces marques sont enregistrables ds lors qu'elles sont susceptibles d'une reprsentation graphique claire, prcise, complte par elle-mme, facilement accessible, intelligible, durable et objective .

La rforme du systme europen par le Paquet Marques, et plus prcisment la Directive 2015/2436 dans son art. 3 et du rglement (UE) 2015/2424 du Parlement europen et du Conseil dans son art. 4 tels qu'adopts par le Parlement europen le 16 dcembre 2015 ont fait un pas de plus en supprimant l'exigence de reprsentation graphique des signes. Son entre en vigueur a t fixe au 1er octobre 2017 pour les marques europennes et passera par la transposition de la directive pour une application nationale, notamment en France.

Cette suppression facilitera ainsi l'enregistrement de nouvelles marques, mais ouvrira le champ de nouvelles interrogations quant leur porte et la possibilit de les dfendre.

  • CONSEQUENCES POUR LE DEPOT DE SIGNES NON CONVENTIONNELS

A compter de cette date, les signes peuvent tre reprsents sous n'importe quelle forme approprie au moyen de la technologie communment disponible, pour autant que la reprsentation soit claire, prcise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

L'article 3 du rglement d'excution sur la marque de l'Union europenne (REMUE) nonce des rgles et exigences spcifiques en matire de reprsentation de certains types de marque, y compris certaines exigences techniques, conformment la nature et aux caractristiques spcifiques de la marque en question. Un document tabli par l'EUIPO rpertorie ainsi les types de documents requis en fonction de la nature de la marque1.

  • LES MARQUES SANS REPRESENTATION GRAPHIQUE SERONT-ELLES POUR AUTANT ENREGISTRABLES ?

Comme toute marque, pour tre enregistrable, celle-ci doit tre avant tout distinctive et ne pas tre constitue exclusivement par la forme ou par une autre caractristique impose par la nature mme du produit ... ou lui donnant une valeur substantielle. Cette rfrence a t ajoute a l'art. 7(1)(e) RMUE pour permettre par exemple de refuser une marque olfactive pour des parfums, dont elle constituerait alors la caractristique essentielle.

  • CONSEQUENCES SUR LA RECHERCHE DE MARQUE

Les registres et les outils de recherche dans les bases de donnes devront tre adapts pour permettre la recherche de tels signes. Des rflexions sont en cours avec l'EUIPO, et si toutes les recherches reposant sur un critre visuel (marques tridimensionnelles, de position, de mouvement, de multimdia, de relief, de couleur mme) seront possibles, ceci n'est pas encore le cas pour les marques sonores et les marques olfactives.

  • CONSEQUENCES SUR L'APPRECIATION DE LA CONTREFAON

Toute action en contrefaon de marque suppose au minimum deux conditions :

  • Un signe antrieur valable et
  • Une atteinte ce signe par reproduction l'identique ou imitation.

En cas de litige fond sur une marque sans reprsentation graphique, il est fort probable que l'adversaire rpliquera en contestant d'une part la validit du signe et d'autre part la diffrence et l'absence de risque de confusion. Le tribunal s'attachera alors examiner si le signe a t reprsent d'une manire claire, prcise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective . Ainsi une formule chimique est-elle intelligible si l'on se place du point de vue du consommateur ? Un chantillon d'odeur est-il durable ? Il devra ensuite trancher sur l'existence du risque de confusion.

Les principes fondateurs poss par l'arrt de la CJCE du 11 novembre 1997 Sabel/PUMA requirent une apprciation faite globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents au cas d'espce. Cette apprciation globale doit... tre fonde sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des lments distinctifs et dominants de celle -ci . La reproduction ou l'imitation de marques olfactives n'est pas des plus simples dmontrer, mme si les tribunaux franais ont dj trait ces questions en matire de droit d'auteur ou de tableaux comparatifs pour les contrefaons de parfum. Les Etats-Unis qui ont admis l'enregistrement de ces marques avec une description dtaille, ont envisag la ralisation de sondages pour dterminer la probabilit de l'existence du risque de confusion. Il est parier que les premires dcisions seront fort attendues, et feront l'objet d'pres dbats aussi longtemps que la technologie n'aura pas permis d'identifier de manire scientifique la proximit de tels signes dposs sans reprsentation graphique.

EN CONCLUSION, La possibilit d'enregistrer une marque sans reprsentation graphique constitue une avance juridique et un atout marketing important pour les entreprises et la porte de telles marques s'laborera au fur et mesure des volutions technologiques et jurisprudentielles. Donc consultez nous sur toutes les crations de vos entreprises, qu'elles qu'elles soient !