随着越来越多的生物相关企业对于申请国际专利申请的重视和使用,对于其中可能涉及到的生物保藏事项及基因序列表事项的了解和应用则变得越来越重要,笔者在此仅就相关事项进行简要介绍,以有利于申请人了解涉及生物保藏事项及基因序列表事项的专利申请提交的注意事项,避免在后续进入国家阶段时带来诸如由于公开不充分等而招致的驳回,同时有利于申请人了解费用节约方面的事项。

一、涉及生物保藏事项的专利申请的具体规定和注意事项

    在2014年7月1日起生效的PCT条约实施细则第13条之二“与生物材料有关的发明”中对于涉及生物材料等的生物保藏事项进行了相关规定,具体规定如下:

    “对某一保藏的生物材料的记载”是指国际申请中有关某保藏单位保藏生物材料的事项,或有关已这样保藏的生物材料的事项。其中对于生物材料保藏的效力和需要记载的事项规定了:对保藏的生物材料的任何记载应符合本细则的规定。任何记载如果是这样作出的,应认为满足每个指定国本国法的要求。

    同时,给出了需要记载的内容,包括:(a)对保藏的生物材料的记载应说明下列事项;(i)进行保藏的保藏单位的名称和地址;(ii)在该单位保藏生物材料的日期;(iii)该单位 对保藏物给予的入藏号;(iv)依照本细则 13 之二.7(a)(i),已经通知国际局的任何补充事项,但条件是有关记载该事项的要求已经根据本细则 13 之二.7(c)的规定在提出国际申请之前至少 2 个月在公报上公布。

    还规定了提交对保藏的生物材料的记载说明的期限为:(a)除(b)和(c)的规定以外,如果本细则 13 之二.3(a)所述的任何说明未包括在提交的国际申请有关保藏的生物材料的记载中而是送到了国际局,则(i)如果是在自优先权日起 16 个月内送交的,任何指定局应认为该说明已按时提交;(ii)如果是在自优先权日起 16 个月期限届满之后送交,但是是在国际局完成国际公布的技术准备工作之前到达国际局的,则任何指定局应认为该说明已在期限的最后一天提交。(b)如果指定局适用的本国法对国家申请有同样的要求,则该局可以要求任何根据本细则 13 之二.3(a)的说明在自优先权日起 16 个月之前提出,条件是该要求已经根据本细则 13 之二.7(a)(ii)通知了国际局,并且国际局在国际申请提交之前至少 2个月已经根据本细则 13 之二.7(c)在公报中公布了该要求。(c)如果申请人根据条约第 21条(2)(b)要求提前公布,任何指定局可以认为未在国际公布的技术准备完成前提交的任何说明未及时提交。(d)国际局应将其收到任何根据(a)提交的说明的日期通知申请人,并且:(i)如果根据(a)提交的说明是在国际公布的技术准备完成之前收到的,应当将该说明以及收到日期的说明与国际申请一同公布;(ii)如果根据(a)提交的说明是在国际公布的技术准备完成之后收到的, 应当将收到该说明得日期和该说明中的相关数据通知指定局。

    此外,规定了为一个或者多个指定国而作的记载和说明:为不同的指定国作的不同的保藏;向通知以外的保藏单位提交的保藏(a)对保藏的生物材料的记载应认为是为所有指定国而作,除非该记载明确表示是仅为某几个指定国而作;这也适用于记载中包括的说明。(b)为不同的指定国可以作出不同的生物材料保藏的记载。(c)任何指定局对向其按照本细则13 之二.7(b)规定通知的保藏单位以外的其他保藏单位提交的保藏,可以置之不理。为保护生物材料保藏人的权益,在 13 之二.6 中对于提供样品进行了规定:根据条约第 23 条和第40 条的规定,除非申请人允许,在根据这两条的规定可开始国内程序的适用期限届满前,不得提供国际申请中记载的保藏的生物材料的样品。但是,如果申请人在国际公布之后但在上述期限届满前履行条约第 22 条或者第 39 条所述的行为,一旦该行为已经履行,即可提供已保藏的生物材料的样品。尽管有前述规定,按照任何指定局所适用的本国法,一旦国际公布对未审查的国内申请有强制国内公布的效力,就可以按照该国法律提供已保藏的生物材料的样品。

    基于 PCT 条约实施细则第 13 条之二“与生物材料有关的发明”中对于涉及生物材料等的生物保藏事项的相关规定,于 1977 年 4 月 28 日在匈牙利首都布达佩斯订立了《布达佩斯条约》,其于 1980 年 8 月 19 日正式生效。中国于 1995 年 7 月 1 日加入《布达佩斯条约》。《布达佩斯条约》的主要特征是为专利程序的目的允许或要求微生物寄存的缔约国必须承认向任何“国际保藏单位”提交的微生物寄存,不论该“国际保藏单位”是否在其领土外面。这免除了申请人需向每个要求保护的国家提交微生物寄存的麻烦,从而在申请专利时获得其他缔约方的对于微生物寄存的承认。

   根据我国政府于 1995 年 3月 30 日向世界知识产权组织总干事递交的加入国际承认用于专利程序的微生物保存布达佩斯条约(以下简称布达佩斯条约)加入书,以及同日时任中国专利局局长高卢麟向世界知识产权组织总干事递交的请求将中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(以下简称中国普通微生物保藏中心,CGMCC)和中国典型培养物保藏中心(CCTCC)转为布达佩斯条约国际保藏单位的通知,我国自 1995 年 7 月 1 日起成为布达佩斯条约成员国,我国的上述两个保藏单位也自 1995 年 7 月 1 日起以布达佩斯条约国际保藏单位的身份开始工作。

   中国普通微生物保藏中心(CGMCC)的《布达佩斯条约下的生物材料保存指南》(以下简称为《保存指南》)[1] 规定了受理保藏的微生物的种类:中国普通微生物保藏中心受理以下各类微生物培养物的保藏。除中国政府规定的人和动物的一类危险病原菌以外的细菌,酵母菌,丝状真菌,支原体,动物病毒※,植物病毒※,噬菌体和质粒,单细胞藻类,动物细胞系,植物细胞系,植物种子。

 

中国普通微生物保藏中心目前不受理下述各类生物材料的保藏:

    — 原生动物;— 中国法律禁止入境的微生物;— 潜在危险性太大的微生物。根据一般的原则,中国普通微生物保藏中心仅受理在可行的技术条件下长期保藏,其性状不发生明显变异的微生物。对一些较为特殊的微生物,例如无法利用超低温冻结方法或冷冻干燥方法长期保藏,必须保持其处于生命活动状态的微生物,可依据具体情况加以受理,但应事先协商有关事宜和费用。尽管前述,中国普通微生物保藏中心有权依据其主任的意见,接受或拒绝接受任何保藏材料。保藏中心将指明其不接受的原因是危险或是难以操作。(※ 一些动物病毒的存活检测需要动物宿主,这是中国普通微生物保藏中心不能提供的。这种情况下,寄存要求将被拒绝。不能用机械方式增殖的植物病毒也将被拒绝接受。)

    《保存指南》还规定了技术要求和手续:中国普通微生物保藏中心接受任何状态的培养物;寄存人对每份寄存物应当向保藏中心提供的最小数量如下:— 细菌,酵母菌,丝状真菌,支原体,噬菌体,单细胞藻类:5;— 病毒,质粒(没有转化进寄主),动物细胞系,植物细胞系:15;— 植物种子:2000。

    中国普通微生物保藏中心对各种微生物存活检测所需的平均时间列出如下,寄存者应理解,在某些情况下,存活检测可能需时较长,其时间填于括号中。— 细菌,酵母菌:3 天(或 20 天);— 丝状真菌支原体:6 天(或 30 天);— 噬菌体,单细胞藻类,动物细胞株:7 天(或 14 天);— 质粒※:8 天(或 10 天);— 动物病毒,植物细胞系,植物种子:21天(或 30 天);— 植物病毒:无具体时间(※ 对于质粒,“存活检测”视质粒转进寄主而定,如果能转化,“存活检测”被视为阳性)。

    《保存指南》规定了寄存者复核和寄存物的更新:中国普通微生物保藏中心自行将寄存人交存的细菌、放线菌、丝状真菌、酵母菌、噬菌体等的原始培养物制备成冷冻干燥和/或冻结保藏的批量样品,并根据需要更新保藏的微生物。保藏中心也可以根据寄存人的希望保存和供应由寄存者提供的冷冻干燥样品。一般情况下,中国普通微生物保藏中心不自行制备动物病毒和质粒的批量样品,此时,当样品数量因供应而减少时,保藏中心将要求寄存人提供新的样品。寄存人有义务检验中国普通微生物保藏中心制作的微生物批量样品的正确性,并将检验结果通知保藏中心。中国普通微生物保藏中心发给寄存人的存活报告书中,已包括这一要求。如果寄存人未将检验结果在三个月内通知保藏中心,中国普通微生物保藏中心将认为,其自行制备的批量样品与寄存人提交的原始寄存物是完全一致的。不管用何种方法制备寄存物的批量样品,中国普通微生物保藏中心将始终保藏由寄存人提供的原始培养物。 

    《保存指南》还规定了寄存者在布达佩斯条约下保存培养物,须填写保藏中心使用的申请保藏登记表格 BP/1“布达佩斯条约菌种保存”。关于日后菌种的科学描述和提出分类指定或修订,以及其收据,保藏中心不要求填写专门的表格。寄存物收据和存活性报告分别按规定的“国际性表格”BP/4 和 BP/9 发出。

    《保存指南》规定了布达佩斯条约规定之外的保存可以通过原寄存者的请求转移为布达佩斯条约下的保存,而且不管他们原来是或不是为专利目的保存的,任何在先免费保存,在转移时,通常要按布达佩斯条约保存收取保藏费。对于转移的管理要求除了可免除进口和/或检疫手续外,与布达佩斯条约下的原始保存是同样的。还规定了中国普通微生物保藏中心将依据布达佩斯条约第 4 条和条约施行细则第 6-2 条的规定受理重新保存。

    《保存指南》还规定了中国普通微生物保藏中心依照布达佩斯条约施行细则第十一条的规定和要求向有关的工业产权局提供样品,向寄存者或寄存者授权的人提供样品,向在法律上享有权利的人提供样品。除病毒和质粒外,由保藏中心提供的所有微生物样品均来自保藏中心自行制备的批量样品。

    同样地,申请人和发明人可以根据所需要保藏的生物样品的类型和所处的地理位置,也可以选择中国典型培养物保藏中心进行生物样品的保藏,具体规定可以访问中国典型培养物保藏中心的网站[2]加以了解。

    鉴于此,作为欲提交 PCT 申请的申请人和发明人而言,则需要在准备技术交底书的时候确认欲提交的申请是否涉及生物材料的保藏事项。如果涉及生物材料保藏的,建议在进行专利申请的撰写开始时或者之前即进行相关生物材料的保藏,最好能在提交专利申请之前收到布达佩斯条约下的生物保藏单位下发的保藏证明和存活证明,以避免在专利申请之日或之后发生因为生物材料未存活而使得相关专利申请产生公开不充分缺陷的风险。

    如果确实在 PCT 专利申请过程中发生了生物材料未存活的情形,则申请人可以在后续(在十二月的期限内)重新向布达佩斯条约下的生物保藏单位提交生物材料的保藏,并在收到其下发的保藏证明和存活证明之后,重新提交一份 PCT 申请,并要求原 PCT 申请的优先权,使得在后的 PCT 申请除了生物材料保藏事项之外的技术方案仍可以保留原申请的优先权日,也避免了相关专利申请后续产生公开不充分缺陷的风险。

    另外,需要注意的是:布达佩斯条约规定之外的保存可以通过原寄存者的请求转移为布达佩斯条约下的保存,但其布达佩斯条约下的生物材料的保藏日期是以原寄存转移之日起算。为了避免在先的用于专利目的的普通生物材料的保藏,因为在先普通中国专利申请提前公开而成为 PCT 申请的现有技术的风险,建议申请人在最开始进行生物材料保藏时,即进行布达佩斯条约下的生物材料的保藏。

    此外,对于涉及生物材料保藏事项的 PCT 申请进入国家阶段的申请,由于各个国家和地区知识产权局的规定不尽相同,请申请人注意各个国家和地区知识产权局对于涉及生物材料保藏的 PCT 申请进入国家阶段的有关规定,例如根据中国专利法实施细则第一百零八条第一款的规定[3],申请人按照专利合作条约的规定,对生物材料样品的保藏已作出说明的,视为已经满足了本细则第二十四条第(三)项的要求。申请人应当在进入中国国家阶段声明中指明记载生物材料样品保藏事项的文件以及在该文件中的具体记载位置。

    保藏事项是以非表格形式记载在说明书中的,应当在进入声明的规定栏目中,指明记载的内容在说明书译文中的页码和行数。审查员应当对译文的相应内容进行检查。保藏事项记载在“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134 表)中或其他单独的纸页中的,该表或该纸页应当包含在国际公布文本中。审查员经核对发现在进入声明中指明的译文的相应位置没有关于保藏事项的记载,或者在进入声明中指明的“关于微生物保藏的说明”(PCT/RO/134 表)或其他另页说明并不包含在国际公布文本中的,应当发出生物材料样品视为未保藏通知书,认为该生物材料样品的保藏说明没有作出。由于国际申请的特殊程序,提交生物材料样品保藏证明和存活证明的期限是自进入日起四个月。

二、涉及基因序列表事项的专利申请的具体规定和注意事项

    在 PCT 条约实施细则第 5 条“说明书”中对于核苷酸和/或者氨基酸序列的公开进行了相关规定:(a)如果国际申请包括了一个或多个核苷酸和/或氨基酸序列的公开,说明书应包括符合行政规程规定的标准的序列表,并根据该标准将其作为说明书的单独部分提交。(b)如果说明书序列表部分含有行政规程规定的标准定义的自由内容,则该自由内容也应用撰写说明书所用的语言写入说明书的主要部分内。

   此外,在 PCT 条约实施细则 13 之三中对于“核苷酸和/或者氨基酸序列表”也进行了相关规定,其中具体规定如下:(a)如果国际申请包括了一个或多个核苷酸和/或氨基酸序列的公开,为了国际检索的目的,国际检索单位可以要求申请人提交符合行政规程规定标准的电子形式的序列表,除非该电子形式的序列表已经能够由该国际检索单位以一种其能接受的形式和方式所获得,并且在适用的情况下,要求申请人于通知规定的期限内缴纳本款(c)所述的后提交费。(b)如果至少国际申请的一部分是以纸件提出的,并且国际检索单位发现说明书不符合本细则 5.2(a)的规定,为了国际检索的目的,该国际检索单位可以要求申请人提交符合行政规程规定标准的纸件形式序列表,除非该纸件形式的序列表已经能够由该国际检索单位以一种其接受的形式和方式所获得,无论是否已经根据本款(a)要求提交电子形式的序列表,以及在适用的情况下,是否要求申请人于通知规定的期限内缴纳本款(c)所述的后提交费。(c)根据(a)或(b)所述通知而提交序列表的,国际检索单位为其自身的利益,可以要求向其缴纳后提交费,其数额由国际检索单位决定,但不应超过费用表第 1项所述的国际申请费的 25%,不考虑国际申请超过 30 页部分每页的任何费用,但是后提交费只能根据本款(a)或(b)之一要求缴纳,而不能同时根据上述两项要求缴纳。(d)如果申请人没有在(a)或(b)所述通知规定的期限内提交所要求的序列表和缴纳任何所要求的后提交费,国际检索单位只需在没有序列表的情况下可以进行的有意义检索的范围内对国际申请进行检索。(e)任何不包括在提出时国际申请中的序列表,无论是否是根据(a)或(b)所述通知提交的,还是以其他方式提交的,均不能成为国际申请的一部分,但本款并不妨碍申请人根据条约第 34 条(2)(b)修改涉及序列表的说明书。(f)如果国际检索单位发现说明书不符合本细则 5.2(b),应通知申请人提交要求的改正。申请人所提出的任何改正应比照适用本细则 26.4 的规定。国际检索��位应将改正送交受理局和国际局。

    另外,还规定了:国际初步审查单位的程序应比照适用本细则 13 之三.1 的规定。任何指定局都不得要求申请人提交符合行政规程规定标准的序列表之外的序列表。

    在 PCT 行政规程 Section 204、Section 207 和 Section 208 中与“核苷酸和/或者氨基酸序列表”有关的内容中对于以下事项进行了相关规定:如说明书标题以“Sequence Listing(序列表)”或 “Sequence Listing Free Text(独立文本的序列表)”命名,说明书可以包括序列表的独立文本、或者说明书的序列表部分,其中任何序列表,无论是以纸件或以电子形式,无论构成 PCT 申请的一部分或不构成 PCT 申请的一部分,都应该符合 PCT 行政规程 Annex C 的规定。并且在 PCT 行政规程 ANNEX C 中对于“在 PCT 条约下在国际申请中对于核苷酸和氨基酸序列呈现的标准”进行了相关规定,其中规定了:(i)应当以说明书的单独部分呈现,放在申请的最后,优选命名为“Sequence Listing”,以新的一页开始并独立编页;优选地,该序列表不再复制在申请的其他部分中;不必在说明书的其他地方描述这些序列;(ii)应当呈现在序列表中代表的序列以及根据第 5 至 35 段落中的序列表中的其他可获得信息;(iii)如果包含于以电子形式提交的国际申请中,应当是以电子文件形式并且根据第 37 段落通过介质传输。

    基于以上规定,如果申请人提交的国际申请涉及核苷酸和/或氨基酸序列表相关内容的,应当在撰写申请文件时根据相关的规定,使用可接受的软件如 PatentIn 各版本生成所涉及的核苷酸和/或氨基酸序列表,以便作为说明书的单独部分进行提交,并且无需在说明书中重复复制序列表的内容,这样可以减少国际申请所计算的总页数,因为作为说明书单独部分的核苷酸和/或氨基酸序列表不计入 PCT 申请文件的总页数,进而可以节约申请的总费用。而且,这样也避免了后提交费。

    在国际申请进入中国国家阶段时,此时序列表将作为申请文件中说明书的总页数加以计算,如果说明书、说明书附图加上序列表的总页数超过 30 页,则需要缴纳说明书附加费。鉴于序列表在某些申请中会超过 400 页,根据中国知识产权局的规定,此时申请人可以仅提交电子形式(也称为计算机可读形式)的序列表,即.TXT 格式的序列表,则该序列表总体以 400 页计算,这样也可以减少总体说明书的附加费,有利于申请人的费用减少。

   以上仅是笔者基于其中可能涉及到生物保藏事项及基因序列表事项的专利申请流程和应用的了解,就相关事项所作的初步介绍,希望有利于申请人了解涉及生物保藏事项及基因序列表事项的专利申请提交的注意事项,避免在后续进入各个国家阶段时带来诸如由于公开不充分等而招致的驳回,同时有利于申请人了解费用节约方面的事项,以带动越来越多的生物相关企业对于申请国际专利申请的重视和相关程序的使用。