众所周知,对于具有形状、结构的发明创造既可以申请发明专利也可以申请实用新型专利。随着企业对专利布局的逐渐重视以及深入掌握,对于这类既可以申请发明专利也可以申请实用新型专利的发明创造,企业可以根据其技术方案自身的特点、重要程度、紧要程度以及保密程度,选择单独申请发明专利、单独申请实用新型、同时申请发明专利和实用新型专利(下文简称“一案双申请”)三种不同的专利保护形式。

本文旨在通过分析实践过程中一案双申请所会遇到的问题及解决手段,尝试给出一些专利申请策略以供参考。

法条适用

专利法第2条

发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

专利法第9条

同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,先获得的实用新型专利权尚未终止,且申请人声明放弃该实用新型专利权的,可以授予发明专利权。

由此可见,申请人如果同日就同一发明创造提交了实用新型专利申请和发明专利申请,就可以在较短的时间内获得实用新型专利权;如果发明专利申请经过实质审查可以授予发明专利权,申请人届时需要进行选择。如选择了放弃在先获得的实用新型专利权,就可以获得在后的、更为稳定的发明专利权。

专利法第9条的相关规定,既有利于尊重和维护申请人的专利申请权与选择权,也有利于维护公平的社会秩序、防止专利申请人通过专利权的重叠及其法定保护期的重叠不当地扩大自己的利益。

下面本文将着重分析同时申请发明专利和实用新型专利的优缺点、避免重复授权的实践操作,并对发明与实用新型的相互影响作以介绍。

一、一案双申请的优缺点分析

对于同时申请发明专利和实用新型专利的申请形式存在很多优点,具体包括:

(1)技术方案可以尽早获得实用新型专利授权,取得专利证书;

(2)与仅申请实用新型相比,“一案双申请”使得技术方案存在获得发明专利保护的机会;

在“一案双申请”中,如果实用新型专利先获得授权,则申请人取得了10年的保护期限,如果发明专利也获得授权,则申请人可以放弃之前的实用新型专利而获得发明专利授权,这样同一个发明创造的保护期限则延长至20年。而且,由于发明专利经过了实质审查,其稳定性较实用新型专利有一定提升,可以更有效地保护申请人的发明成果。

(3)可获得多个专利权,多个角度保护技术方案的机会;

“一案双申请”的发明在审查答辩后,如权利要求的范围已修改的与其同时申请的实用新型完全不同,审查员也不会要求申请人放弃实用新型的证书,这样实用新型和发明可通过不同的保护范围对技术方案形成保护。

(4)延长主动分案的时间;

(5)与仅申请发明相比,“一案双申请”中的发明可不必因急于授权而限缩过多保护范围。

如果没有同时申请实用新型,申请人有时候会因为希望早日获得授权,采用限缩保护范围的答复方式。这样,有可能会丧失与审查员争辩的机会,失去原本有机会可以争取到的专利保护范围。

此外,同时“一案双申请”的申请形式也存在一些缺点,具体包括:

(1)需要支付发明和实用新型两个专利申请的费用,费用较高;

(2)丧失申请快速审查的机会;

(3)“一案双申请”的发明专利申请会被延迟审查;

(4)“一案双申请”的发明专利申请的审查结论有可能会对实用新型专利的稳定性造成影响(见后面详述);

(5)“一案双申请”的实用新型专利的无效结论有可能会对发明专利申请的审查结论造成影响(见后面详述)。

二、避免重复授权的实践操作

根据《专利法》第9条第1款的规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”的相关规定,如上文所述,如果发明专利申请经过实质审查可以授予发明专利权,申请人届时需要对是否放弃实用新型进行选择。

在实际操作中,企业可根据(1)实用新型及发明专利的保护范围;(2)产品的生命周期与专利保护周期的匹配度;(3)是否有可分离出来的技术方案等因素,考虑如何处理“重复授权”事宜。

避免“重复授权”的实操方式具有如下三种:

方式一:

根据《专利法》第9条的规定,放弃在先获得实用新型专利权,以获得发明专利权。

在“一案双申请”中,此种操作方式为目前最为常用的操作方式。在发明专利申请经过实质审查之后,其保护范围并没有被过多缩小,且在发明专利申请中没有可以与实用新型专利权的权利要求相区别的技术方案时,可以采用此种操作方式。

对于此种操作方式,需要提醒申请人的是,在同日提交发明专利申请和实用新型专利申请时,需要在两份请求书分别作出声明,即在请求书中必须勾选(发明第21栏,实用新型第18栏)。若没勾选,则两个专利申请之间无法建立联系,不属于“同时申请发明和实用新型”,后续不能通过放弃实用新型专利权来获得发明授权,只能选择修改发明专利申请的权利要求,才能获得发明授权。

另外,由于实用新型专利权与发明专利权需无缝衔接,因此,如果递交了实用新型专利的放弃声明之后,且在发明实际授权之前,又收到了实用新型的缴纳年费通知,申请人需要对实用新型专利正常缴纳年费。

方式二:

对发明专利申请的权利要求进行修改,使得发明专利申请的权利要求的保护范围与实用新型专利申请的权利要求的保护范围相区别,以同时获得发明专利权和实用新型专利权。

此种操作方式可以同时获得发明专利权和实用新型专利权。在发明专利申请经过实质审查之后,其保护范围与实用新型专利权的保护范围存在实质较大区别,可以采用此种操作方式。

对于申请人而言,往往希望此种操作在不影响保护范围的前提下,使得发明和实用新型的保护范围存在实质性区别。通常,对发明专利申请的权利要求进行修改的人员(代理人/申请人/发明人)必须对整个技术方案具有较深入的理解、对该领域的技术发展现状具有清楚的认知,以及对发明专利申请和实用新型专利申请的保护范围之间的区别具有良好的把控,找到恰当的区别技术特征加入独立权利要求中以实现修改目的。

笔者建议,可在撰写阶段对发明专利申请的权利要求书和实用新型专利申请的权利要求书进行区分。例如,采用不同的权利要求布局方式,并可以在发明专利申请的说明书中提前布局可以添加至权利要求书中以与实用新型专利申请的权利要求保护范围进行区分的内容。

另外,采用此种操作方式,后期需要支付两份专利权的维持费用,一定程度上会提高专利权人的专利维持成本。并且,如果对发明保护范围的修改不当,会导致发明的保护范围缩小,可能在后续的维权过程中处于不利地位。

方式三:

采用主动撤回或视为撤回的手段,撤回发明专利申请,以确保实用新型专利权维持有效。

在避免重复授权处理时,此种操作方式较为少用。主要原因是实用新型的保护期限仅为发明专利权的保护期限的一半,企业更倾向于保护期限较长的发明专利权。

但如果产品自身的生命周期较短,或费用等因素,也可撤回该发明专利申请,以确保实用新型专利权维持有效。

综上所述,对于一些研发周期较长、技术更新换代较慢的领域来说,建议选用保留发明专利权的操作方式;而对于改进点不大,技术更新换代较快的领域,建议仅保留实用新型的专利权即可。

无论选取上述的何种方式,需要申请人根据发明的实审过程审查员给出的对比文件、发明专利申请的权利要求的保护范围与实用新型专利的权利要求的保护范围之间的差异、相关技术的更新程度、该技术对企业的重要程度以及企业对专利保护期限的需求进行综合分析。

三、一案双申请的相互影响

1、发明专利申请的审查结论&实用新型专利的权利行使

由于发明专利申请与实用新型专利申请的审查过程不同,即发明专利申请需要经过实质审查,而实用新型专利申请仅通过初步审查即可授权。因此,对于一案两申请的案件,在实用新型专利申请获得授权后,同一技术方案的发明专利申请有可能因不符合授权条件而被驳回。

那么对于“一案双申请”的两个专利申请来说,实用新型专利的正常行使权利是否会受到该发明专利申请的后续审查结论的影响呢?

最高人民法院在(2020)最高法知民终699号--上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司于被上诉人孙希贤侵害实用新型专利纠纷一案,总结出的裁判要旨为“当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利,发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获得授权且其法律状态已经确定,当事人另行依据授权的实用新型专利侵权损害救济的,人民法院不予支持”。

在该案中,最高人民法院认为,专利权合法有效且权利相对稳定是专利权依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术,从而给发明创造提供必要的激励。但是,对于不应获得法律保护的技术方案,且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的,如果仍然支持其禁止他人实施,则显示公平且亦有悖专利法的立法目的。

可见,当发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获得授权且其法律状态已经确定时,该发明专利申请的审查结论可以作为判断“一案双申请”的实用新型专利是否可以行使相应的民事权利的依据。

因此,虽然“一案双申请”的申请方式会给申请人带来很多好处,但是根据最高院的判决意见可知,在”一案双申请”的实用新型专利申请获得授权之后,其能否正常行使权利也会受到该“一案双申请”的发明专利申请的后续审查结论的影响。

2、实用新型专利的无效结论&发明专利申请的审查结论

上面分析了“一案双申请”中发明专利申请的审查结论对实用新型专利能否行使权利的影响,下面我们将结合发明专利申请的审查程序、实用新型专利申请的审查程序、发明专利申请的授权条件以及实用新型专利申请的授权条件,继续分析“一案双申请”的实用新型专利的无效结论是否会对“一案双申请”的发明专利申请的审查结论产生影响。

从发明专利申请和实用新型专利申请的审查程序来看,发明专利申请经过初审、公开之后进入实审程序,而实用新型专利申请仅需经过初审之后便可授权。发明专利申请的实审是指专利局对申请案进行审查时,不仅要对申请案的形式要件进行审查,还要对申请案中的发明创造是否符合新颖性、创造性和实用性等实质性要件进行审查。

在审查员所采用的审查手段中,笔者并未找到相关资料证明审查员在对发明专利申请进行实质审查时,会参考“一案双申请”中实用新型专利的无效结论的情况。可以推测,发明专利申请的实质审查过程中审查员对实用新型专利的无效结论参考并不是强制性操作,但是,并不排除审查员参考实用新型无效结论对发明专利进行实质性审查,或者公众根据“一案双申请”实用新型专利的无效决定向专利局提出公众意见的可能性。

从发明专利申请和实用新型专利申请的授权条件来看,根据具体实践,在发明专利申请和实用新型专利申请的授权条件中,区别较大条件为创造性的判断。《专利审查指南》中明确规定,实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准,两者在创造性判断标准上不同,主要体现在现有技术中是否存在相关的“技术启示”,在判断现有技术是否存在技术启示时,实用新型更加注重两方面的考虑,一方面是现有技术的领域,另一方面是现有技术的数量。

可见,发明专利申请的创造性判断标准要高于实用新型专利申请的创造性判断标准,即如果实用新型专利申请没有创造性,“一案双申请”的发明专利申请也将不具备创造性。但是由于实用新型专利申请的无效结论往往产生得比较晚,在发明专利申请的审查过程中很少能存在“一案双申请”的实用新型的无效结论,且为了保证审查效率,推测审查员在发明专利申请的实审过程中,不会主动寻找或参考“一案双申请”的实用新型专利的无效结论。

因此,笔者认为,考虑到发明审查周期和实用新型无效结论产生时间等因素,实用新型专利的无效结论并不一定会对“一案双申请”中的发明专利申请的审查结论造成影响,但对发明专利的稳定性会带来一定影响。