撤三”案中,在商标权人同时拥有复审商标和 其他注册商标的情况下,若实际使用的商标与复 审商标有所差别,但与其他注册商标更为接近 时,能否认定为对复审商标的使用?在“WEWE” 案与“BUCCELLATI”案中,我国法院未直接判定实 际使用商标是否改变了复审商标的显著特征,却 因为实际使用商标与其他注册商标更为接近,从 而认为不构成对复审商标的使用。欧盟法院则在 “PROTI”案中明确了仅需考虑是否改变了注册商 标的显著特征,而“无须考虑实际使用的形式本 身已经被注册为商标的事实”,与《巴黎公约》 的规定一致。 

一、问题的界定 

、问题的界定 “撤三”案件中,关于商标使用的证明,在商标 权人同时拥有复审注册商标和其他注册商标的情况 下,若实际使用的商标与复审商标有所差别,但与 其他注册商标更为接近,此时,实际使用的商标能 否认定为对复审商标的使用?

北京高院在近期的“WEWE”案中给出了否定的 答案,其认为,实际使用的“WEWE”商标标识与复 审商标存在一定差异,但与其他注册商标几乎完全 相同,从而不能认定为对复审商标的使用。1无独有 偶,在 2014 年的“BUCCELLATI”案中,北京高院同样 认 定 , 证 据 显 示 的 实 际 使 用 的 “FEDERICO BUCCELLATI”商标为商标权人的另一件注册商标,故 不能认定为复审商标的使用。2对此,相关专业人士 同样指出,判断是否为复审商标的使用时,“考虑注 册人有无其他注册商标,如果注册人其他注册商标 与案件中实际使用的标识更为接近,则不认可该种 使用为复审商标的使用。” 3 

然而,根据《巴黎公约》第 5 条 C(2),商标权人 使用的商标,在形式上与其在本联盟国家之一所注 册的商标的形态只有构成部分上的不同,并未改变 其显著特征的,不应导致注册无效,也不应减少对 该商标所给予的保护。与其相一致,欧盟法院于 2012 年的“PROTI”案判决中明确指出,4形式有所变 化但不改变显著特征的使用应视为注册商标的使 用,即使该不同的使用形式本身已经被注册为其他 商 标 ( “even though that different form is itself registered as a trade mark.”)。在之后 2014 年的 “RODEO”案中,5法国最高法院同样遵循了该观点, 认为只需考虑实际使用的形式是否改变了注册商标 的显著特征,不应考虑实际使用的形式是否已经注 册为其他商标。 

下文将围绕该问题,就相关案例进行梳理并予 以评析。

二、我国实践:“WEWE”案与“BUCCELLATI”案简介 

“WEWE”案中,复审商标“WEWE”(见下图)由 金苑公司于 2002 年 4 月 25 日申请注册,核定使用 在第 25 类服装等商品上。此外,其于 2010 年 8 月 13 日申请注册了另一个“WEWE”商标(“其他注册商 标”,见下图),核定使用在第 25 类服装等商品 上。2011 年 9 月 22 日,北京市路盛律师事务所以 连续三年停止使用为由,申请撤销复审商标。对 此,金苑公司提交其在涉案指定期间(2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日)的实际使用证据显示, 在日常的实际经营中,其使用的是对复审商标有所 变形的“WEWE”标识(“实际使用商标”,见下图)。

北京高院认为,证据显示的实际使用商标与复 审商标在表现形式及整体视觉效果上存在一定差 异,同时结合商标权人拥有其他注册商标,涉案证 据显示实际使用商标与其他注册商标的构成要素和 整体视觉效果几乎完全相同···综合在案证据,并不 足以证明商标权人具有真实使用注册商标的主观意 图,也无法证明其在指定期间规范使用了复审商 标。 

与“WEWE”案类似,此前的“BUCCELLATI”案同样 涉及商标权人拥有其他注册商标的问题。 “BUCCELLATI”案中,复审商标“BUCCELLATI”(见下图) 由德尔瓦力诺公司于 1994 年 9 月 13 日提出注册申 请,核定使用在第 14 类贵重金属艺术品等商品上。 此外,其于 1994 年 9 月 13 日同时申请了“FEDERICO BUCCELLATI”商标(“其他注册商标”,见下图)。 2008 年 3 月 5 日,宝翠拉蒂公司以连续三年停止使 用申请撤销复审商标。对此,德尔瓦力诺公司提交 其在涉案指定期间(2005 年 3 月 5 日至 2008 年 3 月 4 日)的实际使用证据,其销售发票和海关出口 文件中使用的是“FEDERICO BUCCELLATI”商标(“实际 使用商标”,见下图)。 

北京高院认为,根据德尔瓦力诺公司提交的在 案证据,未显示复审商标,或仅显示其他注册商标 “FEDERICO BUCCELLATI” 。 虽 然 其 他 注 册 商 标 “FEDERICO BUCCELLATI”完整包含了复审商标的文 字 , 但 不 能 据 此 认 定 实 际 使 用 商 标 “FEDERICO BUCCELLATI”商标是对复审商标的使用。

三、欧盟实践:从“BAINBRIDGE”案到“PROTI”案 的演变 

在 2007 年的“BAINBRIDGE”案判决中,6欧盟法 院认为,商标注册人申请不同的注册商标,意图是 对每个注册商标进行区分,所以,其中某一个商标 的使用并不能构成对另一个商标的使用,以及,必 须证明每一个商标的使用。法国最高法院在 2010 年 的相关案件中亦遵循了上述观点。7换言之,欧盟法 院在此阶段的观点是,若实际使用商标被注册为其 他注册商标,则不构成对涉案注册商标的使用,每 一个商标是独立的。 

然而,在 2012 年的“PROTI”案判决中,8欧盟法 院则给出了相反的观点。“PROTI”案中,Rintisch 先 生分别于 1996 年注册了“PROTIPLUS”商标,1997 年 注册了“PROTI”、“PROTI POWER 及图”商标,使用在 蛋白质相关商品上。Eder 先生于 2003 年注册了 “PROTIFIT”商标,使用在食品补充剂、维生素和营养 食品等商品上。之后,Rintisch 先生依据其在先的 “PROTI”商标,申请撤销 Eder 先生的“PROTIFIT”商标 以及禁止其继续使用。由于 Rintisch 先生的商标注 册已经超过五年,其需要提供“PROTI”商标实际使用 的证据。而 Rintisch 先生提供的证据显示,其实际 使用的是“PROTIPLUS ”和“PROTI POWER 及图”商标, Eder 先生认为这不构成对“PROTI”商标的使用。 

德国法院就该问题向欧盟法院申请初裁: “PROTIPLUS ”和“PROTI POWER 及图”商标的使用可否 认为是对“PROTI”商标的使用,即使实际使用的商标 本身已经注册?欧盟法院认为,只要没有改变商标 的显著特征,以一种与其注册商标形式不同的形式 的使用,也构成对注册商标的使用,即使所使用的 形式本身已经被注册为商标(“even though that different form is itself registered as a trade mark.”)。 

在 2014 年的“RODEO”案中,法国最高法院同样 遵循了欧盟法院的判决,由此推翻了巴黎上诉法院 认为“实际使用的‘RODEO’图形商标本身已经被注 册,则不构成对涉案‘RODEO’文字商标的使用”的观 点。法国最高法院认为,需要考虑的是,实际使用 的形式是否改变了注册商标的显著特征,而不需考 虑实际使用的商标是否已经注册。9

小结: 

商标“撤三”制度旨在促使商标的真实注册和使 用,清理闲置不用的商标,避免商标资源的浪费。 10实际的商业实践中,由于经营活动的灵活性,实 际使用的标识与核定使用的标识难以做到完全一 致。根据《巴黎公约》第 5 条 C(2)的特别强调,商 标权人实际使用的商标与注册商标有所不同,并未 改变其显著性的,不应导致注册商标无效,也不应 减少对该商标所给予的保护。

在“WEWE”案与“BUCCELLATI”案中,由于其他注 册商标的存在,法院均认为实际使用商标与其他注 册商标更为接近,从而认为不构成对复审商标的使 用。然而,对于关键问题--实际使用商标是否改变 了复审商标的显著特征,法院却未予以直接回应。 而且,值得注意的是,“WEWE”案中,涉案指定期 间为 2008 年 9 月 22 日至 2011 年 9 月 21 日,而其 他注册商标 (第 8570965 号)的申请日期为 2010 年 8 月 13 日,注册日期为 2011 年 8 月 21 日,那么,在 需证明实际使用的起始时间 2008 年 9 月 22 日到注 册日期 2011 年 8 月 21 日前,第 8570965 号商标尚 未核准注册,却将其作为实际使用商标的比较对 象,值得斟酌。 

象,值得斟酌。 反观欧盟,从“必须证明每一个商标的使用”, 到明确“只需考虑实际使用的形式是否改变了注册商 标的显著特征,无须考虑实际使用的形式本身已经 被注册为商标的事实”,从而与《巴黎公约》保持一 致。无疑,这更为契合当今商业实践灵活多变的特 点,我国是否有必要对此问题做进一步的探讨或者 调整,值得思考。