(Pubblicato su Diritto 24 del Sole 24 Ore)

Una recente sentenza della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano resa in un contenzioso brevettuale (sentenza di cui ci eravamo già occupati, sotto altri profili, qui) contiene alcune interessanti enunciazioni in tema di ambito oggettivo della domanda di contraffazione, ambito oggettivo dell’inibitoria ed estensione del risarcimento. Premesso che nel caso di specie il titolare del brevetto aveva chiesto di quantificare il danno secondo il criterio della retroversione degli utili, vediamole qui di seguito:

  • Il contraffattore che eccepisce di aver modificato in corso di causa il prodotto contraffattorio in maniera da escluderne l’interferenza col brevetto azionato, allo scopo di escludere dal calcolo degli utili quelli derivati da vendite successive alla data di asserita modifica, ha l’onere di provare che gli esemplari prodotti anteriormente alla modifica non abbiano contribuito a determinare gli utili del periodo successivo (in altre parole, pare doversi dedurre, che siano rimasti giacenti in magazzino o siano stati distrutti);
  • Per converso, l’estensione dell’azione risarcitoria a un prodotto del contraffattore, in ipotesi anch’esso interferente col brevetto, diverso da quello individuato dal titolare del brevetto nella domanda iniziale, non è ammissibile qualora il thema decidendum non sia stato specificamente ampliato in tal senso entro il termine di di cui all’art. 183 comma VI n. 1;
  • Invece, l’inibitoria giudiziale assistita da penale possederebbe una capacità espansiva tale da consentirne l’applicazione a tutti i prodotti che si possano dire ricadenti nel divieto giudiziale, la cui identità andrebbe accertata con “gli strumenti concessi dall’ordinamento nella fase esecutiva” (non è chiaro se qui il Collegio abbia fatto implicito riferimento al procedimento sommario di cui all’art. 124 comma 7 Cpi, relativo all’attuazione del provvedimento e diretto dal giudice del merito);
  • Analogamente a quanto sub b.), il calcolo degli utili del contraffattore non può estendersi agli utili derivanti da prodotti accessori a quello interferente con il brevetto (c.d. convoyed sales nella letteratura giuridica statunitense – nel caso che occupa, il prodotto principale era un modello di serratura, e quello complementare un tipo di “incontro” per serratura venduto dallo stesso contraffattore), neppure se venduti in kit con il secondo, in mancanza di “puntuale e tempestiva domanda” relativa a tali prodotti accessori e di prova di una relazione di “unità funzionale” con quello contraffattorio, la quale ultima secondo il Tribunale di Milano si traduce in carenza di prova del nesso causale tra illecito e danno.

Come si vede, si tratta di questioni, in particolare quelle di cui ai punti b.), c.) e d.), che toccano l’essenza del dibattito sull’ambito oggettivo della domanda e i confini delthema decidendum e meriterebbero un serio approfondimento