导读

商标评审委员会:关于第1956795号图形商标撤销复审决定书

申请人(原撤销申请人):上海仟果企业管理有限公司

被申请人(原撤销被申请人):腾讯科技(深圳)有限公司

申请人因第1956795号图形商标(以下称复审商标)撤销一案,不服商标局商标撤三字[2016]第Y010622号决定,于2017年01月20日向我委申请复审。我委依法受理后,依照《商标评审规则》第六条的规定,组成合议组依法进行了审理,现已审理终结。

内容略

被申请人提交的证据无法形成较为完整的证据链,证明复审商标在复审期间内在复审服务上得以真实有效的商业性使用,故复审商标在复审服务上的注册予以撤销。

依照修改前《中华人民共和国商标法》第四十四条第(四)项、《中华人民共和国商标法》第五十四条、第五十五条的规定,我委决定如下:

复审商标在复审的 广告、商业管理咨询(顾问)、商业专业咨询、商业信息、推销(替他人)、会计服务上予以撤销。

近日,腾讯科技(深圳)有限公司注册的第1956795号企鹅图形商标因“连续3年不使用”被商标评审委员会判定予以撤销。由于腾讯公司的该企鹅图形具有非常高的知名度,其因连续三年停止使用而被撤销的案件引起了广泛的关注。

下文中,我们将从被撤销的类别-第三十五类,和撤销决定书中所提及权利人提供的使用证据这两方面进行评述,从而帮助读者进一步理解何为商标真实有效的商业性使用,以及如何尽量获得广泛的商标保护又同时尽量避免三年不使用被撤销的风险。

案件典型性:使用是注册商标维持其效力的核心要素,驰名商标也不能例外。

商标被撤销原因的思考:

以普通消费者对于腾讯公司服务的内容性质特点的了解、结合商品和服务分类中第三十五类服务的特点和商标评审委员会对于权利人提供的使用证据的审查意见,可以发现企鹅图形在第三十五类的服务上被以不使用撤销具有其合理性:

腾讯公司的服务与第三十五类中包含的服务具有关联性,但不完全具备该类别服务要求的属性和特征。

《类似商品和服务区分表》中对于第三十五类的服务的总体描述为:广告、商业经营、商业管理、办公事务。具体注释如下:

第三十五类主要包括由个人或组织提供的服务,其主要目的在于:

对商业企业的经营或管理进行帮助;

对工商企业的业务活动或者商业智能的管理进行帮助;

以及由广告部门为各种商品或者服务提供的服务,旨在通过各种传播方式向公众进行广告宣传

本类尤其包括:

-为他人将各种商品(运输除外)归类、以便顾客浏览和购买;这种服务可由零售商店、批发商店、自动售货机、邮购目录或借助电子媒介提供,例如通过网站或电视购物节目;

-有关注册、抄录、写作、编纂、或者书面通讯及记录系统化,以及编纂数学或者统计资料的服务;

-广告单位的服务,以及直接或邮寄散发说明书或者样品的服务;本类可涉及有关其他服务的广告,银行借贷或无线电广告服务

众所周知,腾讯公司的主要产品,如微信、QQ等主要是向公众提供通讯交流的平台。在互联网经济高度发达的市场背景下,上述平台在公众实现商业经营管理职能的过程中发挥着重要的作用。因此不可否认腾讯公司的服务内容与第三十五类的服务具有关联性。但上述服务仅是实现商业经营和管理职能的一种手段或者方式,并不足以视为腾讯公司直接参与了他人的商业经营和管理并提供了实质性的商业辅助。因此上述服务是否完全具有第三十五类中的服务所应具有的属性和特点值得商榷。

指定服务的内容的选择具有缺陷,为权利人提供使用证据制造了困难:

被撤销商标为第1956795号企鹅图形商标。该商标指定的具体服务内容如下:

广告;2、商业管理咨询顾问;3、商业专业咨询;4、商业信息;5、推销(替他人);6、职业介绍所;7、计算机文档管理;8、计算机数据库信息系统化;9、计算机录入服务;10、会计

被撤销商标的指定服务内容涵盖了第三十五类几乎所有的类似群组,由此不难看出申请人希望在该类别中获得尽可能广泛的保护的意图。

但上述具体服务项目中的如会计、商业管理咨询服务、商业专业咨询等明显与公众通常印象里的腾讯公司的服务存在差异。上述具体服务项目从选定伊始即在某种程度上为权利人搜集和提供使用证据设置了困难和障碍。

另一方面,除被撤销商标所指定的服务以外,第三十五类的规范服务中具有其他可以构成同样保护范围但与权利人的业务更为接近的服务,但是权利人却并未指定。例如:通过网站提供商业信息、在通讯媒体上出租广告时间、替他人预定电讯服务等。如果权利人在选择申请的服务项目是更为慎重,可能至少可以保留部分服务不被撤销。

证据的形式内容不充分:

即使如上文所述权利人的核心服务内容并不符合第三十五类服务的要求,但权利人在全部被核定的服务项目上被撤销的结果还是令人意外。权利人至少在“广告、商业信息、推销(替他人)”等服务项目上应有可能维持商标注册。被撤销商标在指定服务上被“全部撤销”的原因可猜测是权利人提供的证据出现了问题。

从商评委的撤销决定中推测权利人提供的使用证据可能主要存在如下问题:

未体现复审商标;

证据为单方自制证据;

证据形式上随意性较强,缺乏佐证,证明力较弱。

商标不使用撤销中的使用证据要求证据上要显示被撤销商标。被撤销商标为企鹅图形。虽然这个小企鹅我们很熟悉,但它除了天天出现在我们聊天的QQ软件上之外,好像出镜并不多。更不要说是权利人使用并不广泛的商业经营管理服务上了。同时以商业惯例而言,除宣传广告资料以外,通常商业活动中的合同、票据、单据中多以文字方式描述商标,直接附上商标图形的情况非常少见。

因此,我们能深刻的体谅申请人在搜集和准备使用证据中的不易和委屈。但过多的单方自制证据;缺乏合同发票等佐证;证据形式随意缺乏关联则就比较让人遗憾了。虽然以上缺陷是提供服务商标使用证据中的通病,但如果使用证据的搜集和编排能够更严密一些,大概部分服务上的注册还是有可能被维持的。

企鹅图形商标被撤销可能产���的后果:

驰名商标来之不易,企鹅图形商标就这么被撤销了?其实权利人也不必过分担心。

首先,商标评审委做出的撤销决定并非最终决定。商标权利人有权依法向知识产权法院提出行政诉讼。

其次,即使撤销决定生效,权利人依然可以继续使用企鹅图形商标。根据商标法的规定,我国商标注册采用自愿注册原则。除个别商品上的商标强制注册以外,包括第三十五类的其他商品和服务上未注册商标同样可以使用。

令人关注的是企鹅图形商标在第三十五类的服务上的注册被撤消后,该图形还能受到商标法的保护吗?答案也是肯定的。

如商评委在撤销决定中所论述,腾讯企鹅图形商标早在2006年就被法院认定为已达到具有广为相关公众熟悉的程度;商标局于2009年也认定该商标在第三十八类信息传送、计算机终端通讯、提供与全球计算机网络的电讯链接服务上的QQ商标已达到具有广为相关公众熟知的程度。 因此,腾讯企鹅商标至少在第三十八类服务上是达到驰名商标程度的。

作为与广大公众日常生活息息相关的服务上的驰名商标,对腾讯企鹅图形商标的保护延伸至同样与公众生活密切关联的第三十五类的商业经营管理等服务上具有充分的必要性和合理性。因此,即使丧失了第三十五类的商标专用权,腾讯公司仍可以依据商标法第十三条等相关规定禁止他人注册和使用相同或者类似的商标。

与此同时,权利人在该商标被撤销后具有在第三十五类重新对企鹅图形或者包含该图形的商标标志提出注册申请等其他救济手段。

总评语:

第三十五类是商标分类中非常重要的一个类别。几乎所有的商业经营企业在运营过程中均会与该类别中的服务或直接或间接的产生关联。腾讯公司作为中国领先的互联网增值服务提供商,其经营的业务与第三十五类的服务无疑是具有关联性的。即使权利人目前没有提供具备规定要件的使用证据,似乎也不足以就此认定该商标没有实际使用或者不具备实际使用的意图。

商标不使用撤销制度的目的在于清理闲置商标、督促权利人使用商标,而并非对商标权利人的惩罚措施,更不应成为他人在市场竞争中可以利用的一种手段。商标不使用撤销的审查在注重事实、依靠证据的前提下,对于业已形成的市场秩序、商标秩序也有应给予充分的尊重和考虑。

如果腾讯企鹅图形商标在第三十五类被撤销,虽然商标所有人可以重新申请注册或者通过驰名商标保护等手段继续维护权利,但维权成本必然增加,效力有可能减弱。由此可能导致他人在同一市场上使用近似商标造成消费者的混淆。这种情况的出现显然有悖于商标法的立法宗旨和不使用撤销制度的设立初衷。