Une pratique récente a attiré l’attention des titulaires de marques de commerce canadiennes : l’apparition de trolls de marques de commerce.

Les trolls ou squatters de marques de commerce sont des entreprises qui déposent des demandes de marques de commerce sans les utiliser ou sans même avoir l’intention de les utiliser. Le seul objectif de ces demandes d’enregistrement est de tenter de soutirer de l’argent à d’autres entreprises désirant enregistrer et utiliser les marques en question. Alors que jusqu’à tout récemment le Canada avait été épargné par ce fléau, il est maintenant aussi durement touché par ce phénomène.

Les trolls de marques de commerce déposent généralement des demandes d’enregistrement de marques comprenant des noms ou mots communs ou des marques qui n’ont pas encore été enregistrées. Ces demandes énumèrent généralement de nombreux produits et services dans chacune ou plusieurs des 45 classes du système de classification internationale de Nice. Les marques faisant l’objet d’une demande d’enregistrement sont donc hautement sujettes à créer de la confusion avec de nombreuses demandes et enregistrements de marques ayant un élément commun avec elles.

Par conséquent, les trolls peuvent poser de sérieux problèmes aux entreprises qui souhaitent légitimement enregistrer leurs marques. Ces dernières peuvent voir leurs demandes faire l’objet d’objections au motif qu’elles sont susceptibles de créer de la confusion avec des demandes déjà produites par des trolls. Les trolls compliquent également la défense des marques de commerce légitimes, car leur présence au registre des marques peut diluer le caractère distinctif apparent des marques, réduisant ainsi leur portée de protection, voire empêcher leurs propriétaires de prouver que les marques leur appartiennent.

Les trolls au Canada

Au Canada, cette pratique gagne en popularité depuis 2017, alors qu’on a annoncé que l’exigence d’emploi pour obtenir un enregistrement disparaîtrait au pays. Auparavant, les requérants qui n’utilisaient pas la marque au moment de la production de la demande d’enregistrement devaient déclarer qu’ils employaient la marque avant d’obtenir un enregistrement.

Alors que seules quelques demandes d’enregistrement ont été produites en liaison avec les 45 classes avant 2017, c’est plus de 650 qui ont été produites depuis lors. Plus de 400 de ces demandes sont au nom d’une même entreprise, celle-ci étant reconnue comme un troll par la communauté canadienne de la propriété intellectuelle, puisqu’elle ne semble avoir aucune activité commerciale.

Une demande d’enregistrement d’une marque en liaison avec un si grand nombre de produits et de services apparaît certainement suspecte, car très peu de titulaires légitimes d’une marque peuvent revendiquer une intention de bonne foi d’utiliser leur marque aussi largement. Ainsi, aucune de ces demandes n’a encore été approuvée. Toutefois, en l’absence de politiques claires de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada à cet égard, certaines de ces marques pourraient éventuellement être approuvées, laissant aux propriétaires légitimes de marques similaires le soin d’engager des procédures d’opposition à l’encontre de ces demandes, ce qui peut se révéler coûteux.

Sur une note plus positive, les modifications apportées à la Loi sur les marques de commerce, entrées en vigueur le 17 juin dernier, nous permettent d’espérer une réduction du nombre de demandes provenant de trolls, puisque les requérants doivent maintenant payer des frais de 330 $ pour la première classe, plus des frais de 100 $ pour chaque classe additionnelle à laquelle se rapporte la demande. Ceci augmente substantiellement la somme requise pour la production de demandes dans les 45 classes (qui reviendrait à 4 730 $). Avant les modifications, les frais de dépôt étaient de 250 $, quel que soit le nombre de produits et de services, de sorte que le processus de demande était beaucoup moins coûteux pour les trolls. Cela dit, rien n’empêche ces trolls de limiter leurs demandes à un nombre plus restreint de classes tout en continuant d’empêcher, à moindres coûts, l’enregistrement de marques légitimes dans des classes ciblées avec le même objectif de tenter de soutirer de l’argent à d’autres entreprises désirant enregistrer et utiliser les marques en question.

Éviter les risques

Afin d’éviter d’être victime d’un troll, il est important que les entreprises canadiennes et étrangères assurent la protection de toutes leurs marques de commerce d’importance au Canada en renouvelant leurs enregistrements existants et en déposant de nouvelles demandes pour leurs marques non enregistrées.

Les propriétaires de marques qui ont déjà été ciblés par un troll doivent suivre de près la demande du troll et engager une procédure d’opposition en temps utile. La Loi sur les marques de commerce inclut en effet désormais expressément la mauvaise foi comme motif d’opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce.

Avant d’introduire une procédure d’opposition, et afin de tenter d’éviter d’avoir à le faire avec les coûts conséquents qu’une telle procédure peut engendrer, il est possible d’envoyer une « Notification des droits des tiers » à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada pour que l’examinateur responsable de la demande soit avisé de l’existence de votre demande ou enregistrement antérieur.

De plus, afin de réduire le risque que représentent les trolls, nous vous recommandons de vous abonner à un service de surveillance pour les marques les plus significatives pour votre entreprise afin d’être prévenu de la production d’une demande d’enregistrement de marque similaire à vos marques sous surveillance.