De Deense zuivelcoöperatie Arla heeft de domeinnaam www.castellocheese.co na een uitspraak van het WIPO Arbitration and Mediation Center teruggekregen van een domeinnaamkaper. Deze kaper had eerder al andere bekende merken als domeinnaam geregistreerd met het doel deze met flinke winst te verkopen.

Castello

Het merk Castello voor kaas is eigendom van Arla’s dochtermaatschappij Tholstrup Cheese. Het merk is al meer dan honderd jaar oud. In 2006 werd Tholstrup door Arla overgenomen. Het merk is in veel landen, waaronder China, geregistreerd en ook de domeinnaam www.castellocheese.com is vastgelegd.

Domeinnaam castellocheese.co

Hu Yifei uit China registreerde de domeinnaam www.castellocheese.co op 2 mei 2017. De website bestaat uit een pagina met zogenoemde ‘pay-per-click’ links. De domeinnaam wordt in eerste instantie voor € 5.000,- te koop aangeboden en later wordt de vraagprijs verhoogd tot € 6.000, een bedrag dat de registratiekosten ver te boven gaat. Hu Yifei heeft eerder een dertigtal bekende merken als domeinnaam geregistreerd, zonder daarvoor toestemming te hebben gehad van de respectieve merkhouders.

Procedure WIPO

Eind 2017 startte Arla een domeinnaamprocedure bij de World Intellectual Property Organization (WIPO) om de domeinnaam castellocheese.co terug te krijgen. Bij dergelijke procedures moet voldaan worden aan de volgende (cumulatieve) vereisten:

  1. De domeinnaam waartegen de merkhouder wenst op te treden is identiek aan of stemt zodanig overeen dat er verwarring kan ontstaan met het merk;
  2. de domeinnaamhouder heeft geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en
  3. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd en wordt te kwader trouw gebruikt.

Hu Yifei diende geen verweer in.

Oordeel

Het WIPO concludeerde dat de domeinnaam castello met de toevoeging cheese verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de geregistreerde merken en domeinnamen van Arla. Hu Yifei heeft voorts niet aangetoond recht op of legitiem belang bij de domeinnaam castellocheese.co te hebben. Omdat Hu Yifei op de hoogte moet zijn geweest van het merk Castello voor kaasproducten en de betwistte domeinnaam geassocieerd wordt met het merk van Arla, handelt Hu Yifei naar de mening van WIPO te kwader trouw. Het WIPO stelt dat het aanbod van Hu Yifei om de domeinnaam aan Arla te verkopen voor een bedrag ver boven de registratiekosten, en de overige dertig onrechtmatige domeinregistraties, de kwader trouw van Hu Yifei bevestigen.

Hu Yifei krijgt de opdracht van WIPO om de domeinnaam castellocheese.co aan Arla over te dragen.

Advies

Door zelf de voor u van belang zijnde domeinnamen te registeren, kunt u dit soort procedures voorkomen.