Les titulaires de marques de l'Union Européenne de renommée peuvent bénéficier d'une protection plus étendue que les titulaires de marques de l'Union Européennes « classiques ». Mais qu'entend-on exactement par « protection plus étendue » ? L'opposition récente formée par le titulaire de la marque « NINA RICCI » contre la demande de marque « Roméo has a Gun, de Romano Ricci », donne un aperçu de ce que cela implique. Frouke Hekker de Novagraaf examine les points clés de la décision.

L'enregistrement d'une marque n'est qu'une première étape dans l'utilisation efficace d'une enseigne, d'un nom commercial ou d'un produit. Afin de veiller à ce que les marques soient efficacement protégées et opposables, leurs titulaires doivent également surveiller les nouveaux dépôts afin de s'assurer que ceux-ci ne portent pas atteinte à leurs droits. Lorsque de possibles atteintes sont identifiées, les titulaires de marques antérieures peuvent former « opposition » à l'encontre des marques plus récentes au motif qu'elles sont identiques ou confusément similaires à leurs droits antérieurs.

Pour établir s'il existe un risque de confusion, le registre des marques évaluera la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques concernées, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

La protection plus étendue des marques de renommée

Les marques de l'Union Européennes « de renommée » bénéficient d'un niveau de protection plus large en vertu du droit européen des marques. Les propriétaires de marques qui sont en mesure de démontrer que celles-ci sont connues d'une grande partie du public peuvent non seulement agir à l'encontre des marques postérieures identiques ou similaires qui sont utilisées pour des produits ou services similaires, mais également à l'encontre des marques postérieures similaires désignant des produits et/ou services différents.

Toutefois, ce niveau de protection plus élevé ne s'applique que si cet usage prétendument contrefaisant a lieu sans juste motif et qu'il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu'il lui porte préjudice.

Qu'est-ce qu'un avantage indu ?

La jurisprudence de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) considère qu'une tierce partie peut être accusée de tirer un avantage indu d'une marque de renommée : « lorsqu'[elle] tente par l'usage d'un signe similaire […] de se placer dans le sillage de celle-ci afin de bénéficier de son pouvoir d'attraction, de sa réputation et de son prestige, ainsi que d'exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer des efforts propres à cet égard, l'effort commercial déployé par [son titulaire] pour créer et entretenir l'image de cette marque ».

Qu'est-ce qu'un usage « préjudiciable » au caractère distinctif ou à la réputation de la marque antérieure?

L'atteinte au caractère distinctif de la marque - aussi connu sous le terme « dilution » - correspond au risque que l'usage de cette marque (ou d'une marque similaire) par un tiers ait un impact négatif sur la marque antérieure. Plus le caractère distinctif et la réputation de la marque antérieure seront forts, plus il sera facile de prouver le préjudice.

Quand une marque peut-elle être considérée comme une marque de renommée ?

Pour être considérée comme une marque de renommée, le titulaire d'une marque de l'Union Européenne doit pouvoir démontrer que sa marque jouit d'une réputation dans une partie substantielle de l'Union Européenne. En pratique, cela signifie qu'il doit y avoir un certain degré de connaissance de la marque par le public pertinent. La jurisprudence de la CJUE précise toutefois que ce degré de connaissance ne peut pas être traduit en un pourcentage spécifique. En effet, au moment de l'examen de la renommée, les éléments pertinents du cas d'espèce doivent être pris en considération, notamment : la part de marché que représente la marque, l'intensité de son usage, son étendue géographique, sa durée et le montant des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.

Nina Ricci contre Roméo has a Gun, de Romano Ricci

Dans le cadre de la procédure d'opposition entre le titulaire de la marque de l'Union Européenne « Nina Ricci » et la déposante de la marque semi-figurative « Roméo has a Gun, de Romano Ricci », la chambre de recours de l'Office Européen de la Propriété Intellectuelle (EUIPO) a souligné que la similitude entre les marques en présence était faible - seul l'élément Ricci était commun aux deux signes. Toutefois, la marque semi-figurative « Roméo has a Gun, de Romano Ricci » a été déposée pour des produits identiques, tels que des parfums et des vêtements. De plus, la renommée de la marque Nina Ricci a été démontrée avec succès. La chambre de recours en a donc conclu que la demande de marque « Roméo has a Gun, de Romano Ricci » devait être refusée au motif que la société déposante tentait de profiter de la réputation de la marque antérieure. En outre, l'expression « has a Gun» a été jugée préjudiciable à la réputation de la marque Nina Ricci.

La société déposante a fait appel de cette décision devant le Tribunal de l'Union Européenne, sans succès. Ce dernier a en effet confirmé la décision de la chambre et a ajouté que l'élément « Roméo has a Gun » pourrait être compris comme une ligne particulière de produits de la marque « Romano Ricci ». Le Tribunal a également souligné que la marque Nina Ricci était connue pour véhiculer des concepts floraux, romantiques et classiques pour ses produits. Ainsi, en reprenant ces éléments dans sa demande de marque, le Tribunal a considéré qu' « il ne saurait être exclu que [la déposante] puisse tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ».