La Justicia europea ha dado la razón a la compañía LEGO por medio de la Sentencia del Tribunal General (TG), de 24 de marzo de 2021, en el asunto T-515/19, al reconocer la validez de un diseño consistente en la representación de un bloque de este conocido juego de construcciones. La decisión se ocupa de delimitar la siempre difusa frontera entre los aspectos estéticos y funcionales y estéticos del diseño industrial, una tarea nada sencilla de la que depende la existencia misma del derecho.

No es la primera vez que la compañía danesa tiene que defender ante los tribunales europeos la vigencia de sus derechos de exclusiva relativos a la forma o apariencia de alguna de sus piezas. Particularmente conocidas son las sentencias relativas a la validez del registro como marca consistentes en formas tridimensionales de distintos artículos (ver aquí, aquí y aquí).

La sentencia ahora referida resuelve una solicitud de nulidad presentada frente al diseño comunitario titularidad de LEGO, solicitado el 2 de febrero de 2010, y registrado para “elementos de construcción pertenecientes a un juego de construcciones”.

La relevancia de esta resolución radica en el análisis efectuado por parte del TG en cuanto a los requisitos de nulidad que deben concurrir en un diseño cuyas características esenciales están marcadas por una función eminentemente técnica, así como las excepciones que en tales supuestos pueden resultar de aplicación.

Es importante señalar que el proceso de registro de un dibujo o modelo comunitario se realiza sin un examen de validez previo, limitándose la Oficina a verificar cuestiones de índole formal. Es a posteriori, una vez el diseño ha sido registrado, que su validez puede ser impugnada mediante la presentación de una solicitud de nulidad ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), fundamentándola en alguno de los motivos tasados y recogidos en el Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios (Reglamento (CE) Nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios ).

De acuerdo con este procedimiento, en fecha 8 de diciembre de 2016, la empresa alemana de juguetes Delta Sport Handelskontor, presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad del referido registro de LEGO, alegando que todas las características del producto al que se refiere el diseño estarían dictadas en exclusiva por la función técnica del mismo.

En este caso, la Sala de Recursos de la EUIPO dio la razón al solicitante de la nulidad, al identificar las distintas características de la apariencia del producto, y considerar que todas ellas estaban dictadas exclusivamente por la función técnica propia del bloque de construcción, consistente en permitir su ensamblaje con otros bloques del juego y su desmontaje respecto de ellos.

Frente a esta apreciación, LEGO defendió ante la Sala de Recursos, la aplicación de una excepción recogida en el artículo 8.3 del Reglamento, según la cual se reconoce la validez de los dibujos o modelos que permitan el ensamblaje o la conexión múltiples de productos mutuamente intercambiables dentro de un sistema modular, considerando que los ajustes mecánicos de este tipo de productos pueden constituir un elemento importante de las características innovadoras de estos últimos y una ventaja fundamental para su comercialización.

En relación con dicha excepción, el tribunal debía determinar, por un lado, si, tratándose de un sistema modular, resultaba pertinente la aplicación de dicha excepción, y, por otro lado, si la invocación de dicha excepción por primera vez ante la Sala de Recursos resultaba válidamente formulada o por el contrario debía inadmitirse por extemporánea.

La sentencia llega a la conclusión de que ninguna de las normas aplicables al caso impide invocar la referida excepción por primera vez ante la Sala de recursos, y considera por ello que la EUIPO incurrió en un error de derecho al no haber evaluado si se cumplían las condiciones para la aplicación de dicha excepción.

En cuanto al examen relativo a la validez del diseño por los motivos aquí formulados, el TG establece un análisis en tres etapas:

  • (i) determinar la función técnica del producto;
  • (ii) identificar todas las características de la apariencia del producto;
  • (iii) confirmar si dichas características están exclusivamente impuestas por la función técnica del producto en cuestión.

Sentado lo anterior, el tribunal observa que la Sala de Recursos no identificó adecuadamente todas las características de la apariencia del producto, siendo condición necesaria para la declaración de nulidad del diseño que dicha apariencia se encuentre dictada exclusivamente por la función técnica.

Concretamente, el Tribunal aprecia que el bloque en cuestión presenta una característica (“la superficie lisa por dos lados de la fila de cuatro salientes de la cara superior”) no identificada por la Sala de Recursos en su decisión, y que sí debió haberse tenido en cuenta en su decisión.

La sentencia considera por tanto que la EUIPO infringió lo dispuesto en el Reglamento al no haber identificado exhaustivamente todas las características de apariencia que componen el producto, ya que, aunque corresponde al solicitante de la nulidad acreditar dicho extremo, era obligación de la EUIPO confirmar que efectivamente dicha función técnica es el único factor determinante de estas características.

Se trata de un considerable avance a la hora de valorar la validez de los diseños industriales que tienen un elevado componente funcional, ayudando a desterrar la leyenda urbana de que los diseños funcionales no son adecuados para su protección a través del diseño industrial. Sí, pueden serlo, pero requieren un análisis especialmente profundo para evitar destinar recursos al registro de diseños fácilmente anulables.