BPatG muss erneut über Schutzfähigkeit der 3D-Marke für die Ritter Sport-Schokoladenverpackung entscheiden

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat den Beschluss des Bundespatentgerichts (BPatG) vom 04. November 2016 (25 W (pat) 78/14), mit dem die Löschung der unten abgebildeten dreidimensionalen Marke angeordnet worden war, aufgehoben und die Sache an das BPatG zurückverwiesen:

Das Deutsche Patent- und Markenamt hatte die Verpackungsform als Marke für Tafelschokolade in Klasse 30 eingetragen. Einen gegen die Marke gerichteten Nichtigkeitsantrag hatte das Amt im Jahr 2014 zurückgewiesen. Auf die Beschwerde der Antragstellerin ordnete das BPatG jedoch die Löschung der Marke an, weil sie nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht schutzfähig sei. Die Marke bestehe ausschließlich aus einer Verpackungsform, die im Sinne dieser Vorschrift durch die Art der Ware selbst bedingt sei.

Wie das BPatG befand, sei eine Formmarke bereits dann von der genannten Vorschrift erfasst, wenn sie Wareneigenschaften verkörpere, nach denen der Verbraucher auch bei den Waren von Mitbewerbern suchen könnte. Diese Voraussetzung sei hinsichtlich der quadratischen Tafelschokolade erfüllt. Die Form biete praktische Vorteile hinsichtlich der Lagerung. Zudem lasse sich quadratische Tafelschokolade besser in einer Jackentasche transportieren.

Die Rechtsbeschwerde der Markeninhaberin führte nunmehr zur Aufhebung dieser Entscheidung (BGH, Beschluss vom 18.10.2017 – I ZB 105/16). Der BGH stimmt zwar mit dem BPatG überein, dass wesentliches Merkmal der in der Marke wiedergegebenen Warenverpackung allein die quadratische Grundfläche des Verpackungskörpers sei; das BPatG habe etwaige weitere Merkmale (seitliche Verschlusslaschen bzw. deren zick-zack-förmiger Rand) zu Recht als unwesentlich angesehen. Nach Ansicht des BGH sei diese quadratische Form aber nicht ausschließlich durch die Art der Ware bedingt. Praktische Vorzüge bei der Verpackung, der Lagerung und dem Transport von quadratischer Schokolade seien schon deshalb unerheblich, weil sie nicht den Verbrauchern, sondern allenfalls den Anbietern der Schokolade zugutekämen.

Ob sich die quadratische Tafelschokolade vom Verbraucher besser in einer Jackentasche mitführen lasse, sei ebenfalls ohne Bedeutung. Denn der primäre Zweck von Tafelschokolade bestehe in deren Verzehr. Die leichte Transportmöglichkeit sei aber keine wesentliche Gebrauchseigenschaft eines zum Verzehr bestimmten Produkts. Andernfalls wären sämtliche Formen von (verpackten) Lebensmitteln, die Platz in einer Jackentasche finden, vom Markenschutz ausgeschlossen.

Praxistipp:

Die Entscheidung zeigt einmal mehr, dass der BGH die Schutzfähigkeit von dreidimensionalen Marken regelmäßig großzügiger beurteilt als das BPatG.

Offen bleibt, ob die quadratische Verpackungsform womöglich als technisch bedingt im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG anzusehen gewesen wäre. Insoweit hatte die Antragstellerin ihren Löschungsantrag zurückgenommen, so dass sich weder BPatG noch BGH mit dieser Frage zu befassen hatte.

Der BGH stellte jedoch in einer Entscheidung vom selben Tag fest, dass die Quaderform einzelner Traubenzuckertäfelchen eine technische Wirkung im Sinne des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entfalte (s. BGH, Beschluss vom 18.10.2017 – I ZB 3/17). Die raumsparende Form komme dem Verbraucher auch zugute, weil er nach Möglichkeiten suche, mehrere Traubenzuckerstücke mit sich zu führen, um sie während des Sports zur schnellen Energiezufuhr zu verzehren. Auch das EuG befand kürzlich, dass der quadratischen Verpackungsform eines transdermalen Pflasters eine technische Wirkung zukomme, da diese Form u.a. die Lagerung der Produkte vereinfache (s. EuG, Urteil vom 31.01.2018 – T-44/16).