La ultradecennale “Golden Battle” tra Saiwa e Barilla è finalmente giunta al termine. Con sentenza n. 5099 del 05.03.2014 la Suprema Corte di Cassazione ha confermato le risultanze dei precedenti giudizi, negando qualsiasi portata distintiva alla parola oro all’interno del marchio complesso ORO SAIWA

Sulla non appropriabilità del termine oro si erano già espressi i giudici di merito. Nel settembre 2002, la Saiwa aveva infatti instaurato un procedimento nei confronti di Barilla avanti al Tribunale di Milano per sentire dichiarare – in via principale – la nullità del marchio “Selezione Oro Barilla” registrato in classe 30 (e in particolare per paste alimentari, farina, prodotti a base di cereali e pasticceria). La nota azienda ligure riteneva di poter vantare dei diritti di privativa sulla parola oroderivanti sia dall’uso continuato fin dal 1956 per una linea di biscotti e prodotti di pasticceria industriale sia dalla titolarità di cinque registrazioni di marchio contenenti tale lemma (e cioè marchi italiani “ORO SAIWA” n. 332.864, “PACCO ORO SAIWA” n. 334.084, “PACCO ORO” n. 334.089, “ORO” n. 307.376 e marchio internazionale “ORO” n. 435.773). Dal canto suo, la Barilla, oltre a contestare tutte le pretese di parte attrice, richiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarata la nullità dei marchi SAIWA proprio per la presenza della parola oro, a suo dire non tutelabile.

Il nostro sistema normativo vieta infatti la registrazione come marchio di segni costituiti esclusivamente da denominazioni generiche o indicazioni descrittive dei prodotti. Un simile divieto è volto - da un lato - ad impedire ogni monopolio commerciale su espressioni di uso comune che chiunque sul mercato deve poter adoperare; dall’altro lato, mira a non concedere ingiusti riconoscimenti a chi pretende di registrare segni privi di qualsiasi originalità. Viceversa, nulla vieta che una parola comune venga registrata come marchio quando la stessa è usata in modo originale per contraddistinguere prodotti distanti dal suo significato lessicale.

Immaginare un uso creativo del termine oro sembra operazione abbastanza difficile: iper utilizzato sul mercato come sinonimo di eccellenza (quasi ogni prodotto ha una linea oro) e richiamato da tantissime espressioni del linguaggio comune per evocare qualità positive (ragazzo d'oro, cuore d'oro, gallina dalle uova d’oro...).

Proprio sulla base di queste considerazioni il giudice di prime cure aveva dichiarato la nullità dei marchi PACCO ORO e ORO, sia nazionale che internazionale. 

Con la succitata sentenza la Corte di Cassazione si è ulteriormente espressa sulla capacità distintiva del termine oro all’interno del marchio complesso.

La SAIWA aveva infatti tentato di sostenere che - a prescindere dalla sua portata descrittiva – il termine oro, in quanto parte dell’espressione ORO SAIWA, aveva acquisito una propria capacità distintiva per effetto dell’uso ininterrotto nel corso di un lungo arco temporale.

In effetti può succedere che un elemento di un marchio complesso acquisti carattere distintivo a seguito di un uso intenso ma ciò si verifica quando, a seguito di tale uso, il segno in questione diviene da solo in grado di far risalire determinati prodotti/servizi ad una data impresa.

Ciò non succede nel marchio ORO SAIWA in quanto l’elemento originale e altamente distintivo dei prodotti contrassegnati è il termine SAIWA. Il marchio complesso ORO SAIWA ha sicuramente acquisito una sua notorietà nel corso dei tempo ma lo stesso non può dirsi per la sola parola oro presa isolatamente.

Per tutte le ragioni su esposte la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla SAIWA.