Florence Chapin du Cabinet Novagraaf France analyse un important revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, qui répond à cette question épineuse : Le fait d’apposer une marque en France en vue d’un usage exclusivement destiné à l’export constitue-t-il ou non un acte de contrefaçon

Cette question s’est posée dernièrement dans le cadre d’un litige opposant la société CASTEL FRERES, l’un des premiers acteurs mondiaux dans le domaine du vin, des bières et boissons gazeuses à des tiers.

En l’espèce, CASTEL FRERES est titulaire de marques françaises et européennes portant sur les caractères chinois (cf. translittération chinoise la plus proche de la marque « Castel »):

M. Li Yu et Mme Chen ont procédé au dépôt et à l’usage d’une marque française constituée d’un signe identique désignant des produits identiques, signe qui a été apposé sur des bouteilles en France. Ils ont donc été assignés en contrefaçon de marque par la société CASTEL FRERES qui avait obtenu gain de cause devant la Cour d’appel de Paris.

Ces derniers se sont alors prévalus devant les juges de la Cour de cassation de l’exception pour motif légitime consacrée par la Chambre commerciale dans une décision du 10 juillet 2007 (décision L’Oréal- NUTRI-RICHE- n°05-18571).

La Cour de cassation considérait en effet précédemment que la détention de produits revêtus de la marque contrefaisante, pour un usage licite à l’export, n’était pas constitutive de contrefaçon dans la mesure où les marchandises n’étaient pas commercialisées en France. Il s’agissait donc d’une exception de « motif légitime » de détention dans la mesure où il n’y avait pas d’usage dans la vie des affaires dans l’Hexagone.

Cette exception a pu jouer en faveur de titulaires de droits étrangers pouvant frôler la ligne de la contrefaçon au détriment de titulaires de droits en France et/ou en UE.

Le 17 janvier dernier, la Cour de Cassation (Cass. Com 17/01/2018 n°15-29.276) est revenue sur cette jurisprudence en jugeant que l’apposition en France d’une marque sur des marchandises exclusivement destinées à l’export (ici en Chine) est susceptible de constituer une contrefaçon, et ce quand bien même le contrefacteur disposerait d’un droit de marque sur le territoire de destination.

En citant, les articles L 713-2 et L 716-10 du Code de la Propriété Intellectuelle, la Cour de Cassation rappelle que « sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ».

En se référant aux directives européennes qui sont d’harmonisation complète et qui ne prévoient pas une telle exception, la Cour de Cassation a donc opéré un revirement important.

Les titulaires de marques françaises et/ou de marques de l’Union Européenne ont désormais la possibilité d’agir contre tout tiers apposant une marque contrefaisante pour des produits identiques et/ou similaires au sein des territoires dans lesquelles ils bénéficient d’une protection et ce bien que ces produits soient destinés uniquement à l’export.

La Cour de cassation, par cette décision, a mis le droit français au pas du droit européen !

Par ailleurs, cette décision est cohérente notamment avec les textes relatifs à la preuve de l’usage sérieux d’une marque française, qui disposent spécifiquement qu’est assimilé à un tel usage : « l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation ».