近年来,司法实践中涉及具有地域性特点的商品通用名称认定的案例引发了不少争议,往往“一波三折”,对于同一个商品名称或商业标识,不同法院对相同的事实可能作出截然不同的判断,甚至,同一法院在不同时期也可能作出完全相反的认定。典型的如“水鸟被”案、“子弹头”案、“鲁锦”案、“沁州黄”案,等等,是商标?还是通用名称?抑或是特有名称?地理标志?不同的属性认定都可能对相对人产生重大的影响甚至致命的打击。

在最高人民法院2018年4月发布的“2017年中国法院10大知识产权案件”的“稻花香”商标侵权纠纷案中,最高法院阐释了法定通用名称与约定俗成通用名称的判断标准,尤其是,其指出,产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。本案中,被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区,而是销往全国各地。以全国范围内相关公众的通常认识为标准,现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称1。

最高法院对“稻花香”案的判决较好地平衡了注册商标权人与品种名称使用人之间的利益关系,在充分保护商标权的前提下,维护了公平有序的市场竞争秩序。相反,在最高法院2015年4月发布的指导案例46号“鲁锦”案2和2014年4月公布的《最高人民法院知识产权案件年度报告(2013年)》中的“沁州黄”案3中,涉及类似的地域性通用名称的认定,“鲁锦”和“沁州黄”则被认定为通用名称。这些典型案例背后的裁判理念是否一致?“稻花香”案是否明确了该类案件的裁判标准?本文将在“稻花香”案的基础上,结合相关典型案例予以进一步探讨。

一、案情

福州米厂为第1298859号“稻花香DAOHUAXIANG”注册商标专用权人,涉案商标于1998年3月提出申请,于1999年7月28日获准注册,核定使用商品为第30类大米。

2009年3月18日,黑龙江省农作物品种审定委员会出具的《黑龙江省农作物品种审定证书》记载:品种名称为“五优稻4号”,原代号为“稻花香2号”,从2009年起定为推广品种。

2014年2月18日,福州米厂经过公证程序,在福建新华都综合百货有限公司福州金山大景城分店购买了一袋由五常市金福泰农业股份有限公司生产、销售的“乔家大院稻花香米”。大米实物包装袋正面中间位置以大字体标注有“稻花香(字体中空,底色黑色)DAOHUAXIANG”。

福州米厂以五常公司生产、销售、大景城分店、新华都公司销售的被诉侵权产品侵害其商标权为由,提起诉讼。

二、审判

一审法院认为,“稻花香”不构成通用名称,五常公司未经许可,在产品包装袋上使用与涉案商标非常近似的标志,容易误导消费者,侵害了涉案商标权。

二审法院认为,基于五常市这一特定的地理种植环境所产生的“稻花香”大米属于约定俗成的通用名称。五常公司在其生产、销售的大米产品包装上使用“稻花香”文字及拼音以表明大米品种来源的行为,主观上出于善意,客观上也未造成混淆误认,应属于正当使用。

最高人民法院认为:

1. 法定通用名称的认定:农作物品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同,不能仅以审定公告的品种名称为依据,认定该名称属于商标法意义上的法定通用名称。审定公告的原代号为“稻花香2号”,并非“稻花香”,在在先存在涉案商标权的情况下,不能直接证明“稻花香”为法定的通用名称。

2.约定俗成通用名称的认定:产品的相关市场并不限于特定区域而是涉及全国范围的,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断是否属于约定俗成的通用名称。

约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。当然,本院注意到,基于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定,如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准,判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化,有违公平原则。但是,适用不同评判标准的前提是,当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则,是否构成约定俗成的通用名称,仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。

本案中,被诉侵权产品销售范围并不局限于五常地区,而是销往全国各地,应以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断“稻花香”是否属于约定俗成的通用名称。以全国范围内相关公众的通常认识为标准,现有证据不足以证明“稻花香”属于约定俗成的通用名称。二审判决认为“稻花香”属于五常地域范围内约定俗成的通用名称,未考虑被诉侵权产品已经销往全国,相关市场超出五常地域范围的实际情况,确有错误。

3.农作物品种名称的正当使用:在存在他人在先注册商标权的情况下,经审定公告的农作物品种名称可以规范使用于该品种的种植收获物加工出来的商品上,但该种使用方式仅限于表明农作物品种来源且不得突出使用。

三、评析

对于具有地域性特点的商品通用名称的认定,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》(《商标授权确权规定》)第十条规定,“约定俗成的通用名称一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准。对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,人民法院可以认定为通用名称。”

因此,在判断约定俗成的通用名称时,一般以全国范围内相关公众的通常认识为判断标准,这一观点在“水鸟被”案4、“子弹头”案5等相关案件中有详细的论述。在“水鸟被”案中,广东省高级人民法院认为,水鸟被是否属产品的通用名称,其认定不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力是全国性的,而非地区性的,应当考虑全国范围的认同程度来判断。在“子弹头”案中,北京市高级人民法院认为,商品的通用名称应当具有广泛性和规范性的特征,即应当具有在国家区域范围内或者某一行业范围内的公用性,仅为国家部分区域或部分企业所使用的名称不具有通用名称的广泛性。

同时,对于由于历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,在该相关市场内通用的称谓,可以认定为通用名称。如在“羊栖菜”案件中,6法院认为,“羊栖菜”作为主要出口日本的产品,在中国具有特定的市场范围,主要以浙江温州洞头县为主的区域。在这一特定的市场范围内的加工企业普遍将“ひじき”作为“羊栖菜”的商品名称使用的情况下,可以认定该日文名称为“羊栖菜”商品的通用名称。

上述案例分别适用“全国范围”标准和“特定地域范围”标准来认定约定俗称的通用名称,其区别适用的前提是涉案商品是否属于相关市场较为固定的商品。“羊栖菜”案有别于“水鸟被”、“子弹头”案件之处在于,对于被子、辣椒商品而言,全国各地均有生产销售,不具有明显的地域特征,因此应当以全国范围作为考量“广泛性”的因素,而“羊栖菜”商品具有明显的地域特征,因此应当以该特定区域作为考量标准。

最高院在“稻花香”案中对这一点特别予以明确,“适用不同评判标准的前提是,当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品。否则,是否构成约定俗成的通用名称,仍应当以全国范围内相关公众的通常认知作为判断依据。”也就是说,“相关市场”的界定是前提,“稻花香”的销售范围是全国各地,其相关市场则应当是全国范围,因此以全国范围内相关公众的认知作为判断依据。

依照这一裁判理念,最高法院在此前的“沁州黄”案和“鲁锦”案中的认定似乎有进一步商榷的空间。在“沁州黄”案中,最高人民法院认为,因历史传统、风土人情、地理环境等原因形成的相关市场较为固定的商品,其在该相关市场内的通用称谓可以认定为通用名称。“沁州黄”能够反映出一类谷子(米)与其他谷子(米)的根本区别,构成通用名称。在“鲁锦”案中,法院认为,对于具有地域性特点的商品通用名称,判断其广泛性应以特定地区及相关人群为标准,而不应以全国为标准。“鲁锦”已构成指山东地区特别是鲁西南地区民间纯棉手工纺织品的通用名称。

“沁州黄”案和“鲁锦”案均适用“特定地域”范围标准来认定其均构成通用名称,但两案似乎均忽略了适用特定地域范围标准的前提,即“证明此类商品属于相关市场较为固定的商品”。“沁州黄”小米的销售范围是全国各地,并不局限于山西省沁县这一特定区域;“鲁锦”的销售范围亦已遍布全国,而不局限于山东地区特别是鲁西南地区这一特定区域。再看“稻花香”,最高法院指出,“稻花香”的销售范围是全国各地,其相关市场则应当是全国范围,因此以全国范围内相关公众的认知作为判断依据。依照“稻花香”案的判断标准,“沁州黄”、“鲁锦”的相关市场亦是全国范围,亦应以全国范围相关公众的认知为判断标准,当然,鉴于“鲁锦”是指导案例,如何认定是否构成通用名称,应当有进一步商榷的空间。

通用名称的认定对利益相关者、消费者乃至整个市场秩序都具有重大影响,应当持严格和谨慎的态度,以免不适当地损害相关者的合法权益和市场秩序。尤其是2013年商标法对于商标退化为通用名称的情形允许撤销商标注册,从这个角度看,最高法院在“稻花香”案中所主张的裁判标准给了类似案例很有价值的导向,尤其是其所指出的“适用不同评判标准的前提是,当事人应首先举证证明此类商品属于相关市场较为固定的商品”。同时,在未认可“稻花香”构成通用名称的情况下,植物品种是否可以命名为“稻花香”且进行正当使用,发生纠纷应依何种程序解决,仍需给予进一步指引,以此希望类似的案件今后可以得到明确、统一和缜密的裁判,增强法律的确定性和可预测性。