2018年7月30日,在不列颠哥伦比亚省最高法院进行了为期15天的审判之后,法官Sewell先生宣布了针对两家Royal Pacific公司对其前销售代理Vinh Phat Steven Dong以及Dong先生拥有和控制的两家公司提起的商标侵权与假冒索赔案所作出的判决理由。

自20世纪90年代中期以来,此案原告Royal Pacific一直在温哥华从事房地产行业并取得了巨大成功。例如,在2016年,经其安排的销售额达到150亿加元。因此,Royal Pacific商标和Royal Pacific的名称在温哥华因房地产相关服务而闻名。

Dong先生于2012年成为Royal Pacific原告之一的房地产经纪人,并签署了销售代表协议( “SRA” )。虽然SRA授权销售代表可使用Royal Pacific的名称和标识,但协议条款严格限制许可的、与销售代表职责相关的活动。然而,2012年,Dong先生购买了<royalpacific.co>域名。2013年,被告试图推出名为Bliip Box的软件服务,旨在为房地产专业人士创建社交媒体转介系统。该软件平台显示了Royal Pacific的注册商标,且该业务的推出依赖于使用<royalpacific.co>的域名,以及公开发布的虚假陈述,例如 “Royal Pacific ... ... 希望在我们的Bliip Box上支持本地业务” 。这些陈述或行动均未得到原告的授权或同意,也不在SRA授权Dong先生使用Royal Pacific名称和标识的有限许可范围之内。被告还创建了一个显示Royal Pacific注册商标的脸书(Facebook)页面。

当被告并未停止侵权活动并拒绝向原告交出<royalpacific.co>域名时,Dong先生的SRA被取消。在被告进一步拒绝遵从原告的要求后,诉讼于2013年12月开始。

法官最终认为,被告侵犯了Royal Pacific的注册商标,且被告假冒其货物与服务得到了Royal Pacific公司集团的批准或认可。实际上,在应用了出自Masterpiece Inc诉Alavida Lifestyles Inc.,2011 SCC 27一案中的混淆分析之后,法官发现被告使用的商标无疑与Royal Pacific的注册商标十分相似。尽管被告指称根据SRA,原告同意其使用该注册商标,但法官解释说,任何一个有理性的人从Dong先生的角度都不会相信原告能够同意被告在超出SRA中明确说明的用途之外使用Royal Pacific的名称和标识。

本案还提供了值得注意的要点。例如,法院针对了公司董事的个人责任问题。依据不列颠哥伦比亚省上诉法院在Merit Consultants International诉Chandler,2014年BCCA 121一案中的裁定,法官发现Dong先生个人犯有侵权行为,并应对自己的行为以及他作为唯一股东兼董事的两家被告公司的行为负责。因此,法官对所有三名被告判处赔偿金。

值得注意的另一个要点是,法庭裁定的原告费用增加了。这反映了案件的不寻常和复杂性,在很大程度上归于Dong先生的行为以及被告提出的大量无理索赔要求。引用了Mort诉Saanich学区,2001年BCSC 1473号第1号案中阐述的、用于评估成本规模的相关因素,法官得出结论认为,费用应按C级进行评估,这通常用于针对难度超过一般水平的事项。该案中导致C级费用增加的因素包括冗长的诉讼期、对发现结果的检查,以及Dong先生行为导致的大量必要预审申请。

法官还签发了���项无理纠缠诉讼令,禁止Dong先生在未事先获得法院许可的情况下启动对加拿大高林睿阁律师事务所的诉讼。法官对整个审判程序中被告显示出的、对原告律师进行未经证实指控的倾向表示担忧。

加拿大高林睿阁律师事务所的Scott Foster是Royal Pacific原告的代理律师,并由Siobhan McConnell和Nicholas Pike律师提供协助。

Royal Pacific Real Estate Group Ltd.诉Dong案, 2018 BCSC 1272