Articolo pubblicato in Bugnion News n.35 (Luglio 2019)

Ha suscitato molto clamore sui media internazionali e sui social network la recente notizia della perdita del celebre marchio “a tre strisce” da parte di Adidas. Il Tribunale dell’Unione Europea, infatti, con sentenza del 16 giugno 2019 ha respinto il ricorso di Adidas AG, confermando la decisione della commissione di ricorso EUIPO che nel 2017 aveva dichiarato la nullità di uno dei marchi europei di Adidas per carenza di carattere distintivo originario e per il fatto che non avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso.

In particolare, il marchio di Adidas, oggetto della pronuncia, è il seguente:

Marchio UE n. 12442166, registrato il 21 maggio 2014 in classe 25 (abbigliamento), con la seguente descrizione: “Il marchio è costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione

La decisione del Tribunale UE segue un iter logico-motivazionale piuttosto articolato nel tentativo di smontare i motivi di ricorso di Adidas.

In particolare, il ricorso di Adidas è stato strutturato sui seguenti motivi:

  1. erronea interpretazione della natura del marchio contestato;
  2. erronea applicazione della cd. “legge delle varianti autorizzate” e conseguente omissione di numerose evidenze prodotte da Adidas;
  3. il fatto che il marchio di Adidas “a tre strisce” abbia acquisito carattere distintivo in seguito all’uso intensivo negli anni.

Con la prima censura, Adidas ha rivendicato il fatto che il proprio marchio costituirebbe un “motivo di superficie” e, in quanto tale, idoneo a essere riprodotto in diverse dimensioni e proporzioni. In poche parole, secondo la ricorrente, la natura stessa di tale marchio garantirebbe una tutela anche a forme derivate, rendendolo idoneo ad essere prolungato e/o tagliato in vari modi, tra i quali il famoso taglio obliquo presente sulle scarpe Adidas:

Il Tribunale UE ha respinto tale motivo di ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

  1. Adidas ha depositato il marchio come “marchio figurativo” e non come “motivo di superficie”;
  2. il marchio (secondo la descrizione all’atto del deposito) è composto da “tre strisce parallele di larghezza equidistante” che possono essere “applicate sul prodotto in qualsiasi direzione”, ma senza menzionare il fatto che la lunghezza delle strisce avrebbe potuto essere modificata o che le strisce potrebbero essere tagliate in obliquo.

Secondo il Tribunale UE, il marchio depositato da Adidas consisterebbe in un marchio figurativo (e non in un marchio a motivi), che garantisce una privativa “as is”, ossia esattamente nelle proporzioni (il rapporto altezza/larghezza pari a 5:1) e nello schema di colori del marchio depositato.

Quanto alla “legge delle varianti autorizzate” invocata da Adidas – ossia il principio secondo il quale l’uso di un marchio in una forma che si differenzia solo per minimi elementi che non alterano il carattere distintivo è da considerarsi alla stregua di un uso di detto marchio – il Tribunale UE ha ritenuto di escluderne l’applicazione sulla base delle seguenti motivazioni:

  1. il marchio di Adidas è estremamente semplice: più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo; di conseguenza, ogni cambiamento (seppur minimo) a tale marchio può alterare la percezione dello stesso da parte del pubblico di riferimento;
  2. tenuto conto della semplicità del marchio “a tre strisce”, l’utilizzo dello stesso a colori invertiti (bianco su sfondo nero) rispetto al marchio registrato (nero su sfondo bianco) non può considerarsi come una variazione trascurabile;

3. la maggior parte delle immagini prodotte da Adidas nel corso dei vari procedimenti giudiziali non riproducono il marchio come registrato (nel rapporto altezza/larghezza pari a 5:1).

Su questo secondo punto, il Tribunale UE ha ritenuto che correttamente la commissione di ricorso EUIPO non avesse tenuto conto di numerosissime evidenze prodotte da Adidas, le quali raffiguravano il marchio a tre strisce con variazioni non trascurabili rispetto al marchio registrato.

La parte più interessante della decisione del Tribunale UE è quella relativa alla (mancata) acquisizione di carattere distintivo del marchio di Adidas.

Prendendo le mosse dalle precedenti conclusioni circa la natura del marchio e l’inapplicabilità della legge sulle varianti autorizzate, il Tribunale UE ha ritenuto di escludere la maggior parte della documentazione prodotta da Adidas a sostegno dell’acquisizione negli anni del carattere distintivo del proprio notissimo marchio a tre strisce. E ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:

  • le immagini fornite da Adidas rappresenterebbero segni ben diversi dal marchio registrato, oppure sarebbero relative a prodotti non ricompresi nella classe di deposito (classe 25, abbigliamento), né, infine, fornirebbero alcuna indicazione circa la portata dell’uso del marchio in questione;
  • i dati relativi al fatturato e alle spese per marketing e pubblicità non rivelerebbero alcun nesso preciso con il marchio oggetto di contestazione, riferendosi in generale all’attività di impresa;
  • gli studi di mercato forniti da Adidas relativi all’acquisto di capacità distintiva del brand (ben 23), non riguarderebbero il marchio contestato, oppure sarebbero stati realizzati con tecniche statistiche non neutrali;
  • le sentenze di giudici nazionali che hanno riconosciuto l’acquisto di capacità distintiva del marchio Adidas in seguito all’uso non si riferirebbero al marchio oggetto di contestazione.

In conclusione, nonostante il Tribunale ammetta che cinque studi di mercato realizzati in cinque Stati UE siano pertinenti per provare una capacità distintiva acquisita con l’uso, tale prova non sarebbe stata raggiunta per l’intero territorio europeo (e ciò perché i mercati nazionali oggetto dei cinque studi non sarebbero “comparabili” con i mercati dei restanti paesi UE).

Il Tribunale ha quindi confermato la decisione della commissione dei ricorsi EUIPO che ha dichiarato la nullità del marchio a tre strisce di Adidas.

La sentenza appena commentata dimostra come l’EUIPO e i tribunali europei siano sempre più propensi ad applicare il principio del “what you see is what you get” (in altre parole, ciò che hai registrato è ciò che puoi utilizzare).

Emerge, inoltre, una posizione sempre più esigente di tali organi giudicanti con riferimento al supporto probatorio richiesto alle parti (che a volte giunge quasi al paradosso, si pensi alla decisione dell’EUIPO dell’11 gennaio 2019 che ha dichiarato decaduto per non uso sul territorio europeo il noto marchio “Big Mac” di McDonald’s).

La decisione del Tribunale UE va comunque interpretata secondo buon senso: Adidas non ha perso la propria privativa sui numerosi marchi a tre strisce (oblique o tagliate che si trovano sui noti modelli di scarpe e accessori), ad oggi registrati e ancora validi. Adidas non può però, ad oggi, vantare un monopolio sulle tre strisce parallele, secondo ogni lunghezza e taglio, obiettivo che aveva tentato di conseguire mediante la registrazione del marchio contestato e poi dichiarato nullo dal Tribunale UE.

Ma la battaglia non è ancora chiusa: Adidas con ogni probabilità impugnerà la sentenza avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che avrà l’ultima parola sulla questione.