能否认定涉案专利方法生产的产品为新产品,或认定被控侵权产品含有以涉案专利方法制造出产品的特征性杂志,从而根据民事诉讼举证责任倒置原则要求被告提供其被控产品的生产工艺,是本案的讼争焦点。

河北四友卓越科技有限公司(以下简称四友公司)是中国第一、全球第二家新癸酸、新癸酸乙烯和新癸酸缩水甘油酯生产商。四友公司生产的上述产品为国家九五重点科技攻关计划成果,属于国家级重点新产品。

2011年9月,荷兰解决方案研究有限公司(以下简称解决方案公司)及其中国的关联公司迈图化工企业管理(上海)有限公司在苏州市中级人民法院提起诉讼,称四友公司和必博科技(苏州工业园区)有限公司(必博公司)侵犯了其2004年4月获得授权的第ZL99811327.1号“制备支链羧酸的缩水甘油酯的方法”发明专利,要求停止侵权,召回已出售的侵权产品,销毁库存侵权产品,以及赔偿经济损失及合理费用共计人民币近1297.72万元。

苏州中院经审理,于2013年12月20日作出(2011)苏中知民初字第0304号判决。

首先,法院认为本案系方法发明专利侵权之诉。原告未能提供被告生产涉案产品的具体生产工艺,而其现有证据不能支持其诉讼主张。

其次,原告企图适用举证责任倒置的规定。但是法院经过审理,认为:1、原告关于“涉案专利方法生产的产品是新产品”的主张不能成立。原告认为涉案专利产品的“初始颜色、热稳定性、颜色稳定性以及纯度方面优于专利申请日前的同类产品”。但是,法院认为,原告的这一主张恰恰印证了在申请日前就存在了涉案专利产品的同类产品;另外,涉案专利权利要求限定的技术方案生产的是符合某个通式的一类化合物,该类化合物的结构也早被其他专利公开;另外,根据现有技术生产的产品中也有色值等相关参数高于涉案专利产品的。2、原告也未充分证明被控侵权产品中存在特征性杂质,与该产品必然基于专利方法制造之间存在高度盖然性。

综上,苏州市中院判决认为,原告既不能证明四友公司使用了其涉案专利方法,亦未能举证证明本案存在应由被告四友公司承担证明其生产工艺区别于涉案专利的情形,故其对四友公司和必博公司的诉讼主张不能成立。

万慧达作为被告四友公司的代理人参加了本案诉讼。

短评

本案方法专利侵权诉讼。要完成举证责任,就需要获得被告的生产工艺,证明该工艺确实落入了原告的专利保护范围。仅仅提供侵权产品是远远不够的。

在此类案子中,如果能够实现举证责任倒置,让被告证明自己的生产工艺没有侵犯原告的专利权,那对原告来说就极为有利,其法律依据有二:根据《专利法》第61条,“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或个人应当提供其产品制造方法不用于专利方法的证明”。这就意味着,在这种情况下,可实现举证责任倒置,由被告承担举证责任。另外,根据《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第15条,“使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

本案原告在直接举证失败的情况下,尝试通过证明“新产品”和“特征性杂质”来实现举证责任的倒置。但是,法院最终没有支持原告的诉讼请求。而四友公司也通过成功阻击他人提起的诉讼,避免了巨额的经济损失。