在7月10日召开的第四次全国法院知识产权审判工作会议上,最高人民法院副院长陶凯元指出,充分利用现有法律手段,坚决遏制恶意抢注商标行为,有效规范商标注册秩序。根据商标注册应有真实使用意图的精神,探索使用商标法第四条制止申请人囤积商标[1]。此番讲话再一次表明中国司法打击恶意商标注册行为的决心。

恶意注册一直以来是商标领域的一大难题。随着经济的不断发展,信息传播速度的不断加快,以及人们品牌意识的不断提升,大量的商标恶意注册申请也随之而来。我国采用商标注册制原则,这就意味着,只要商标的注册申请被予以核准,该商标即可获得法律保护,而不论其实际使用情况与商标申请人申请注册商标的主观意图,这更给了更多恶意抢注人以可乘之机。目前,我国商标法尚未针对恶意注册行为规定相应的法律责任,因此,在没有明确法律规定的情况下,如何有效地遏制与规制商标恶意注册,已成为司法实践中的热点问题。

商标恶意注册的类型

近年来,我国的商标申请总量一直呈递增的态势,“从2014年至2016年,商标申请量保持在20%-30%的按年增长率,处于平稳增长的态势,然而2017年,商标申请量出现了爆发式的增长态势,同比增长55.7%,为574.8万件”[2]。这其中自然存在着商品多样化以及品牌保护意识增强的因素,但亦与大量恶意注册以及因恶意注册所带来的权利人在多类甚至全类商品和服务上进行防御性注册、三年战略性注册等反制措施不无关系。据不完全统计,涉嫌恶意注册的案件在除驳回复审案件和撤销复审案件之外的其他商标行政案件中的比例在30%以上[3],足见商标恶意注册现象之严重。最高人民法院知识产权审判庭庭长宋晓明曾指出:“抢注人通过高价转让抢注商标、提起商标侵权诉讼要求高额赔偿、使用抢注商标即搭便车等方式获利,极大地扰乱了商标申请和使用秩序,给诚信经营者造成了不必要的成本和障碍”[4]。实践中,商标恶意注册主要有以下几种情形:

1. 代理人、代表人或其他特定关系人抢注

在商标恶意注册案件中,不少恶意抢注者与在先权利人曾具有代表或代理的商业关系,如曾是在先权利人的经销商、代理商、进口商、特许经营人、商标被许可人等。其因与在先权利人曾经存在的商业合作关系而充分知悉某一商标的市场价值与潜在利润,故往往在合作结束后甚至合作中恶意注册合作方的商标及相关标识,以期日后通过高价售卖或自主经营等方式获得不当利润。

2. 同业竞争者抢注

来自同业竞争者的恶意注册亦占据了商标恶意注册的重要比例。实践中,为了打击竞争对手,不少商标恶意注册人将同业竞争者已经在先使用但尚未注册的标识在相同或相类似甚至并不类似的商品/服务上申请注册,并在商标获准注册后迅速采取工商查处或商标侵权诉讼等“维权”手段,阻止在先使用人继续使用其商标,并以此达到遏制竞争对手、干扰其正常经营活动的目的。

3. 投机型抢注

实践中,还有一部分恶意注册系属投机型注册,该类商标的注册人注册商标的目的并非出于实际使用的需要,而是为了囤积商标并以此牟利,其所抢注的对象或为已具有一定知名度的在先商标尤其是国外知名但尚未进入中国的商标,或为通用名称、行业术语等公共资源,或为名人姓名等。

关于商标恶意注册的相关法律规定及司法政策

虽然商标恶意注册问题日益凸显,但我国商标法并未明确规定针对恶意注册商标的规制措施。对于部分恶意注册商标的情形散见于个别具体条款中,也有些恶意注册商标情形则需结合民法、商标法和反不正当竞争法的一般条款通过司法解释进行具体划分。[5]其中,《商标法》第七条诚实信用原则、第十五条规制 “代理人、代表人或其他特定关系人抢注”条款、第三十二条“不正当手段抢注”条款、第四十四条第一款 “以不正当手段取得注册”、以及《反不正当竞争法》第二条[6]、《民法总则》第七条[7]等旨在针对经营者及民事主体在从事生产经营活动及民事活动提供一般性的指引的原则性条款都可以作为规制恶意注册的法律依据。其中,《商标法》第七条第一款[8]作为2013年商标法修改后的新增条款,一度被解读为是为维护市场公平秩序,遏制恶意抢注而设的原则性条款,旨在对商标的申请注册及使用提供一般性的指引。事实上,有学者认为诚实信用原则具有赋予法官自由裁量权以弥补法律漏洞的功能,故可以依据该条规定的诚实信用原则来规制囤积商标牟利行为,并直接驳回该行为人提起的商标维权的诉讼请求[9]

就其他具体条款的适用而言,各级法院在司法实践中也通过扩大解释等手段以期更好地规制恶意商标注册。如,2017年1月10日颁布的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》对《商标法》第十五条的适用范围扩大至“在为建立代理或者代表关系的磋商阶段”申请注册的情形���同时“代理人、代表人”的适用范围扩大至其近亲属,并进一步细化了该条第二款中的“其他关系”[10]。而针对在相同或类似商品上抢注他人在先使用并具有一定知名度的商标标识的行为,部分法院从适当扩大在先权利范围、宽泛商品或服务类似、商标近似的判断标准、适当降低“一定影响”的证明标准等多个角度,试图对恶意注册行为予以规制。以北京知识产权法院为例,对于抢注他人在先使用并有一定影响的未注册商标的行为,原则上只要在先使用未注册商标的知名度和影响力及于恶意注册人,即认定该未注册商标具有“一定影响”,而对于抢注手段特别恶劣、恶意特别明显的,更加降低证明标准。针对损害他人现有在先权利的抢注行为,北京知识产权法院在商标行政案件中通过探索商品化权益的保护条件、保护范围,制止不正当利用他人具有竞争优势的市场资源的行为。而对于有较高知名度的商号,也在考虑现代企业多元化经营发展的现实的情况下,在具体案件中提供与其知名度相适应的保护[11]。而对于大量申请商标注册且无真实使用意图的商标申请人,商标行政机关及法院通常会援引《商标法》第四十四条进行规制。

此外,在2017年“4•26世界知识产权日”期间,宋晓明庭长更是特别强调了中国法院始终倡导诚实信用原则,保护在先权利,遏制恶意抢注,维护商标申请和授权的良好秩序。可见司法机关对于遏制商标恶意注册的决心。

商标恶意注册的规制措施

商标恶意抢注不仅给在先权利人的合法权益造成了严重的损害,由此而引发的大规模商标异议、无效及撤销程序更造成了社会资源与行政、司法资源的浪费,无疑应予制止。但如上所述,由于我国法律并没有明确规定禁止恶意注册商标的具体条款,针对商标恶意注册人的恶意抢注行为,在先权利人往往难以主动维权,而只能疲于应对。实践中,有部分商标恶意注册人往往专门围绕某一或某几个品牌进行商标恶意申请注册。如在“维多利亚的秘密”一案[12]中,庆鹏公司仅围绕维多利亚的秘密这一品牌,就申请注册了100多件与之相同或近似的商标。在某些极端情况下(多见于同业竞争者抢注),商标恶意注册人甚至还会对在先权利人的商标申请及已注册商标提出异议、无效或撤销程序,给在先权利人正常的商标布局及正常生产经营制造障碍。此时,在先权利人需要花费大量的精力及财力针对其商标申请或注册提出异议、无效程序,或针对其提出的异议、无效程序进行应对,使得在先权利人往往疲于应对、不堪其扰。

在此情况下,笔者认为,在先权利人可尝试类比恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷的案由,针对商标恶意注册人的恶意注册以及异议、无效等行为主动提起侵权之诉,以达到彻底解决纠纷、惩戒恶意注册人的目的。在新昌县共利新颖建材有限公司与绍兴市科顺建材有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷一案中,绍兴市中级人民法院即认为:“恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷本质上属于侵权责任纠纷的一种,但在知识产权领域侵权责任并非仅此一种情形,只要是滥用商标注册制度,恶意注册商标给他人造成损失的,均属于侵权责任法规制的范畴”[13]

《中华人民共和国民法通则》第一百零六条第二款规定:“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。”《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款规定:“行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任。”《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条规定:“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。” 根据上述规定,恶意注册商标本质上属于侵权行为的一种。需满足侵权责任的一般构成要件,即侵权行为、主观过错、损害后果、以及侵害行为和损害后果之间具有因果关系。对于恶意商标注册而言,该种行为是否构成侵权,如何证明主观恶意以及行为人该承担何种法律责任都是案件的难点。

类比恶意提起知识产权诉讼案件,即当事人以获取非法或不正当利益为目的而故意提起在事实上和法律上无根据之诉,并致使相对人在诉讼中遭受损失,目前司法实践中,认定某种具体的诉讼行为满足恶意提起知识产权诉讼案件中的侵权行为要件即要求一方当事人以提起知识产权诉讼的方式提出了某项请求,或者以提出某项请求相威胁[14],使另一方当事人陷入了一种不利的境地。类似地,在商标恶意注册中,商标恶意注册人申请注册商标,或对权利人在先商标提出异议、无效、撤销等程序亦属于间接地向权利人提出了请求,使后者陷入了一种不利的境地,故也应当认定为一种侵权行为。

如何证明商标恶意注册人提交商标申请或提出争议程序系出于主观恶意,而非因自身正常的商业需要与自身知识产权的维护是该类案件的核心所在。实践中,不仅要注重遏制恶意注册人的抢注行为,规范其商标申请行为,同时也要注重鼓励当事人依法维护其合法权益,增强权利人的维权信心。笔者认为,此时应当综合考虑商标注册人注册商标的目的,其对申请商标有无真实的使用或使用意图,在先权利人商标标识的知名度,商标注册人与在先权利人是否处于同一行业或相近的地理区域,是否知道或应当知晓权利人的在先商标,商标注册人有无其他恶意商标申请行为等因素,对商标注册人的主观意图进行判断。

就损害后果而言,在先权利人为维护自身知识产权,不得不针对恶意注册的商标提出异议、无效或撤销申请,或就恶意注册人针对自身商标提出的一系列行政程序进行应对,无疑会花费大量的精力并支付相应的律师费等费用,甚至可能会影响潜在的商业合作。因此,商标恶意注册人的行为往往会造成一定的损害后果。而该等损害后果与商标恶意注册人的侵权行为之间亦具有显而易见的因果关系。

事实上,在上述新昌县共利新颖建材有限公司与绍兴市科顺建材有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷案中,浙江高院在二审维持原判的基础上,进一步阐述道:“诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面,它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利;另一方面,它又要求当事人在不损害他人和社会公共利益的前提下,善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其由此给他人造成的损失应当予以赔偿”[15]。最终,两审法院判令共利公司赔偿科顺公司因商标无效宣告、行政诉讼等案件所支付的律师费。

除侵权之诉外,在商标恶意注册人与在先权利人系属于同业竞争者时,在先权利人亦可以考虑以反不正当竞争法第二条为由,提起不正当竞争之诉。但无论选择何种案由,在我国现行的法律规定短期内可能无法根本解决商标恶意注册的问题,权利人的维权之路依旧漫漫的情况下,如商标抢注人恶意明显,致使权利人已遭受实际损失,在先权利人不妨考虑主动出击,维护自身合法权益,勇敢地对恶意抢注人说不!