本商标撤三案件中,北京高院认为类似商品上的使 用不能视为本商品的使用。注册商标因连续三年停 止使用被撤销注册的,其撤销的是注册商标的专用 权,而不是注册商标的禁用权。注册商标专用权仅 限于核准注册的商标和核定使用的商品,并不包括 与核准注册的商标相近似的商标,也不包括与核定 使用的商品相类似的商品。 

基本案情 

第 3191802 号“盘龙云海”涉案商标系方子林 于 2002 年 5 月 28 日提出注册申请,并于 2003 年 11 月 7 日核准注册,核定使用在第 32 类“矿泉 水、果汁、葡萄汁、柠檬汁、可乐、奶茶(非奶为 主)、果茶(不含酒精)、蔬菜汁(饮料)、啤 酒”等商品上。 

1、商标局受理撤销申请阶段

 2011 年 11 月 21 日,云南盘龙云海药业有限公 司(简称盘龙云海公司)以商标连续三年停止使用 为由,向国家商标局提出撤销申请,方子林提交了 使用证据。2013 年 9 月 29 日,商标局以方子林提 供的商标使用证据无效,作出《关于第 3191802 号 “盘龙云海”注册商标连续三年停止使用撤销申请 的决定》。

2、商评委评议阶段 

方子林不服商标局作出的上述决定,向商标评 审委员会提出撤销复审请求,理由为:方子林授权 许可孔雀公司合法使用复审商标,孔雀公司对复审 商标进行了真实有效的商业使用,并且方子林向商 评委提交了用以证实复审商标的使用产品为矿泉水 的证据,故请求维持复审商标的注册。商评委认 为:方子林提交的证明材料可以证明被许可人在矿 泉水商品上对复审商标进行有效的商业使用。果 汁、柠檬汁等商品与矿泉水属于类似商品,所以复 审商品在矿泉水商品上的使用,可视为在上述类似 商品上的使用。但提交的证据不足以证明复审商标 在啤酒商品上已进行真实、有效的商业使用,故复 审商标在啤酒商品上的注册予以撤销,在其余复审 商品上予以维持。 

3、北京知产法院一审阶段 

盘龙云海公司不服商标评审委员会作出的被诉 决定并提起诉讼,请求撤销该决定。北京知识产权 法院审理认为,在案证据不能证实复审商标于指定 期间内在中国大陆地区进行了真实、合法、有效的 商业使用。商标评审委员会作出的被诉决定主要证 据不足,适用法律错误,依法予以撤销。 

4、北京高院二审阶段 

商标评审委员会与方子林均不服一审判决向北 京高院提出上诉,请求撤销原审判决并维持被诉决 定。北京高院经过审理,维持一审判决。 

判决同时指出,在本案中,商标评审委员会以 复审商标在矿泉水商品上存在有效的商业使用,而 复审商标核定使用的果汁、柠檬汁等商品与矿泉水 属于类似商品为由,认定复审商品在矿泉水商品上 的使用可视为其在上述类似商品上的使用,并据此 维持复审商标在果汁、柠檬汁等商品上的注册,属 于法律适用错误。注册商标因连续三年停止使用被 撤销注册的,其撤销的是注册商标的专用权,而不 是注册商标的禁用权。商标法规定:“注册商标的 专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为 限。”这表明注册商标专用权仅限于核准注册的商 标和核定使用的商品,并不包括与核准注册的商标 相近似的商标,也不包括与核定使用的商品相类似 的商品。与注册商标相近似的商标以及与核定使用 的商品相类似的商品最多只是可能进入注册商标禁 用权的范围,不可能进入注册商标专用权的范围。 因此,注册商标在与核定使用的商品相类似的商品 上的使用,以及与核准注册的商标相近似的商标在 与核定使用的商品相同或相类似的商品上的使用, 均不属于注册商标专用权的范围,这种使用也不构 成注册商标专用权意义上的使用,其不足以动摇或 者改变注册商标未在注册商品上实际使用的事实, 故也就不足以维持注册商标在核定商品上的注册。

短评: 

就本案中,北京高院对“商评委”在评议阶段 适用法律错误的纠正来看,首先,进一步明确了注 册商标因连续三年停止使用而被撤销,其撤销的是 注册商标的专用权,而不是注册商标的禁用权。在 实践中,为了保护注册商标专用权,引入了商标近 似理论,对核准注册的商标禁用权的范围延伸到近 似商标和类似商品上,以满足防止相关公众混淆和 误认的法律效果。其次,商标权利人依据商标的禁 用权,可以禁止他人在近似商标和类似商品上注册 和使用,在近似商标和类似商品上获得的禁用权是 基于对核准注册商标予以保护衍生出来的权利,该 禁用权的取得是以核准注册商标为基础,并非经过 使用而取得。在近似商标和类似商品上的禁用,是 以核准注册商标的保护为目的。不能把商标专用权 与商标禁用权,不分场合随意适用。 

在 2015 年最高院公布的 32 个指导案例中,其 中商标撤销复审行政纠纷案【(2015)知行字第 255 号】摘要中指出“最高人民法院认为,在注册 商标连续三年停止使用予以撤销制度中,复审商标 的使用行为应以核定使用的商品为限。”具体认定 对不在注册核定商品范围内的“批墙膏”的使用不 能支持对“油漆”等注册商品的使用。2010 年最高 院在“万宝 WANBAO”【(2010)知行字第 44 号】案件中认为“你(再审申请人)所提交的证据 均意图证明之前的商标注册人在音箱、功放机商品 上使用了涉案商标,不论该事实是否存在,由于音 箱、功放机均非涉案商标所核定使用的商品,上述 证据均不能证明涉案商标在相应三年内进行了注册 商标的使用”。最高院在两个案件中的观点是一致 的,即要求注册商标是在核定使用商品上的使用。

北京高院发布的《当前知识产权审判中需要注 意的若干法律问题》中明确“对于使用注册商标的 商品范围应当坚持长期以来已经形成的标准,即只 有在核定商品上的使用,才是对注册商标的使用, 在与核定使用商品类似的商品上的使用,并非对注 册商标的使用,不能据此维持注册商标有效;商标 注册人在核定使用的一种商品上使用注册商标的, 在与该商品相类似的其他核定商品上的注册可予以 维持。”北京市高级人民法院的意见与 2005 工商总 局发布的《商标审查及审理标准》的规定一致。 

而本案中,北京高院的态度似乎更加严格,对 在核定使用商品相类似商品上的使用,没有考虑该 类似商品是否为核定使用的商品,仿佛即使商标注 册人在核定使用的一种商品上使用注册商标,也不 能维持与该商品相类似的其他核定商品上的注册。 

持与该商品相类似的其他核定商品上的注册。 对比最高院、北京高院的意见以及《商标审查 及审理标准》,均明确只有在核定商品上的使用, 才是对注册商标的使用。事实上,《商标法》规定 “注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使 用的商品为限”。“注册商标需要在核定使用范围 之外的商品上取得商标专用权的,应当另行提出注 册申请。”因此,使用的商品应该属于核定使用的 商品之一,仅仅在注册核定使用商品之外的商品上 使用,并不是符合法律要求的使用。但是在实践 中,仍有不同的操作。比如,在有些案件中,商标 局、商评委或者法院仅仅因为存在类似商品上的使 用证据就维持商标的注册,而没有区分该使用的商 品本身是否在核定范围之内。