En una reciente sentencia, determina que la eliminación de una marca registrada de los productos originales puede constituir una infracción.

En el asunto C-129/17, Mitsubishi v. Duma y GS International BVBA, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluye que el titular de una marca registrada tiene el derecho a oponerse a la eliminación de las marcas registradas de sus productos y a su sustitución por otros signos para importarlos en el Espacio Económico Europeo (EEE).

Hechos del caso

En el caso analizado por la justicia europea, los demandados Duma y GSI adquirieron de una empresa del grupo Mitsubishi, fuera del EEE, carretillas elevadoras. Una vez en el depósito aduanero, eliminaron de esos productos las marcas de Mitsubishi y reemplazaron las placas de identificación y los números de serie para que cumplieran con las normas de la Unión Europea.

Mitsubishi alegó que la eliminación de sus signos distintivos infringía sus derechos de marca. En particular, el derecho del titular de la marca a controlar la primera comercialización en el EEE de los productos identificados con sus marcas registradas, dado que el agotamiento del derecho de marca no se aplica a los productos procedentes de fuera del EEE.

Los demandados alegaron que debe considerárseles fabricantes de las carretillas elevadoras que compran fuera del EEE, puesto que las modifican para ajustarlas a la normativa de la Unión, y que, por lo tanto, pueden lícitamente colocar en ellas sus propios signos.

¿Qué es el agotamiento del derecho de marca?

Es un límite al derecho exclusivo de la marca registrada que impide que el titular de la misma pueda prohibir su uso para productos comercializados en el EEE bajo esa marca por el titular o con su consentimiento. Este límite, sin embargo, no se aplica a productos procedentes de fuera del EEE, pudiendo el titular de la marca controlar la primera comercialización de sus productos en el EEE.

El TJUE ya había resuelto en la sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin(C-558/08), que cuando un revendedor, sin el consentimiento del titular de la marca, retira la marca de los productos y la sustituye por una etiqueta con el nombre del revendedor, el titular de la marca tiene derecho a impedir que el distribuidor utilice esa marca para anunciar dicha reventa, ya que afecta negativamente a la función esencial de la marca.

¿Qué novedades introduce la sentencia?

En este nuevo caso se amplía la protección de la marca al concluir que la eliminación de la misma en los productos originales con la finalidad de comercializarlos en el EEE infringe la marca registrada. Esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que la supresión de las marcas se produjera cuando las mercancías todavía estaban incluidas en el régimen de depósito aduanero, ya que esas operaciones se llevaron a cabo para la importación de dichos productos en el EEE.