向外国申请专利的保密审查,是指对于在中国完成的发明创造,在向国外申请专利前,需要先经过保密审查,确定为其为不涉及国家安全或者重大利益等需要保密的方案后,才可向国外申请专利。这个规定的目的在于防止一些需要保密的技术方案在违背国家意愿的情况下被公开披露。

那么,如果是已被中国知识产权局公开的技术方案,向国外申请专利时还需要请求保密审查吗?

一、向外国申请专利的保密审查的立法意图探讨

中国专利法第二十条第一款规定:“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的,应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。”

该条款与专利法第四条是紧密关联的。专利法第四条规定:“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的,按照国家有关规定办理。”《专利法实施细则》第七条第二款规定:“国务院专利行政部门认为其受理的发明或者实用新型专利涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的,应当及时作出按照保密专利申请处理的决定,并通知申请人。保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序,由国务院专利行政部门规定。”

《中国专利法详解》进一步给出了对向外国申请专利的保密审查规定的解释:“众所周知,专利制度是一种‘以公开换取保护’的制度,因此从原则上讲,获得专利权的发明创造必须予以公开,使公众在专利权届满之后能够自由实施该发明创造。但是,如果申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益也照此办理,与普通专利一样予以公开,就会损害国家安全或者重大利益。因此,对这样的发明创造有必要采取保密措施。……要落实对专利申请而又涉及国家安全或者重大利益的发明创造予以保密的既定方针,必须在两个环节上采取必要的保密措施:一是向国内申请专利的环节;二是向外申请专利的环节……本条则主要规定上述第二个环节的保密措施。应当注意,本条规定于《专利法》第四条的规定是密切相关的。 ”[1]

也就是说,因为从理论上讲,除了一些特殊情况之外(例如申请人在公开前撤回),向任何国家提交的专利申请都是将被公开的,如果申请人提交专利申请的受理单位是中国知识产权局(下称中国局),那么在中国局认为需要进行保密的情况下,其可以作出按照保密专利申请处理的决定,从而使得该专利不被公开;然而,如果申请人是向外国提出的专利申请,此时中国局将无从约束其公开与否。而专利法第二十条的规定,正是为了防止因申请人向外国申请专利时,由于脱离了中国局的控制而将一些需要保密的技术方案予以公开。

二、对于已经被公开的技术方案,是否还需要提出“保密审查”?

那么将已被中国专利局公开的技术方案向外国提交专利申请的情况,是否还属于专利法第二十条第一款规定的需要提出保密审查请求的情况呢?

如果根据上述的立法意图推测的话,既然中国局已经受理并且认为该专利申请所涉及的技术方案不需要保密而予以公开,并且,对于已经公开的成为现有技术的方案来说,也没有了“保密”一说,那么何以还需要提出保密审查请求呢?可能这是大多数人在了解了上述立法意图之后的看法。

然而,事实上相关行政部门的规定,却是另一个情况。专利局保密审查处提供给公众的解答,明确即使是已经公开的专利申请,在向国外申请专利前,仍需在程序上提出保密审查请求。这一点容易被忽略或误解,需要申请人及涉外代理人留意。

三、如果已公开的专利申请,在向外申请权前未经保密审查,会有什么后果?

按照2010年修改的《专利法实施细则》第六十五条的规定,违反专利法第二十条第一款的规定是请求宣告专利权无效的理由。也即是说,如果违反了保密审查的规定,后果是很严重的,将面临被无效的风险。

然而,对于已经被中国专利局所公开的专利申请,向外申请前未经保密审查,是否属于违反专利法第二十一条的情况,笔者认为��然是值得商榷的。

尽管专利局保密审查处提供给公众的解答表明公开的专利申请也需要在程序上提出保密审查,再向国外申请专利,然而,基于目前的专利法及专利法详解,对这种情况而言并没有明确的规定。并且,根据向外国申请专利的保密审查的立法意图的探讨,这个情况下的向外申请并不会产生将违背国家公开意愿的技术方案公诸于众的风险,因为但凡专利局予以公开的专利申请,均是经国家机关审查予以公开的。

至于目前的实践,并未出现实际的案例。专利复审委员会受理的无效宣告请求中,以违反二十条第一款作为理由的还非常少,尚未得知专利复审委员会的态度。而假设现实中真的发生了上述的假设情况,即申请人认为其技术方案已被中国局公开而忽视了向外申请前的“保密”审查请求的话,这种情况是否还属于违反专利法第二十条第一款的情况?是否会面临被无效的结局?目前尚未有明确的答案。

不过可以想象,作为无效请求人一方,则可以千方百计地利用第二十条第一款的字面表述,以及利用相关部门认为即使专利申请已被公开但仍需要请求保密审查的非成文规定,来作为无效相关专利的理由。因此对于专利权人来说,请求保密审查,才是排除这些风险的最稳妥的做法。

四、申请港澳台专利,是否还需要进行保密审查?

港澳台地区与中国大陆属于不同的法域,中国大陆适用的专利法并不在港澳台地区适用。申请人需要在港澳台获得专利保护的话,仍需在当地进行申请。而专利法第二十一条中的向外申请的保密审查规定,也包括申请港澳台地区的专利,在这些地方申请专利时,也需要先履行保密审查义务。

不过在对待港澳地区的不同专利类别上,专利局保密审查处对不同类别的专利有不同的倾向性意见。

港澳地区的专利类型包括两类,一类是依赖中国大陆审查结果的登记型专利,例如香港标注专利、澳门延伸专利;另一类是不依赖中国大陆审查结果的,例如香港短期专利、澳门新申请。对于前者,保密审查处的倾向性意见是可以不进行保密审查;而对于后者,则明确需要进行保密审查。

五、总结

不管如何,在目前司法实践没有明确的答案的情况下,对于申请人来说最有保障的做法,是对这些容易被忽略或误解的保密审查要求加以重视,对不管是公开与否的、不管是申请国外或是港澳台的任何一种专利类型,都先予以保密审查,毕竟履行保密审查的成本很低,但是一旦违反,则代价重大。

当然,我们也希望对于上述这些仍没有明确成文规定的地带,能尽快出台相关的正式规定,以引导、提示和规范申请人和涉外代理人做好申报工作,避免造成不必要的损失。

本文首发于《广东知识产权》2018年第3期