L’usage en matière de droit des marques est un élément déterminant de la protection.

Le titulaire qui n’exploite pas sa marque s’expose à des risques accrus par la transposition de la directive dite « Paquet marques »; la constitution des preuves d'usage devient alors capitale contre toute stratégie d'opposition et de déchéance de sa marque.

En effet, le monopole exclusif d’exploitation n’est conféré au titulaire de la marque qu’à la condition qu’il en fasse un usage réel et sérieux.

La protection du simple dépôt n’a qu’un temps et les registres sont encombrés. Difficile dans ces conditions pour les entreprises de trouver des nouveaux noms disponibles.

Il existe certes un délai de grâce de cinq ans à compter de l’enregistrement permettant aux titulaires de marques de préparer et lancer leurs exploitations, sans s’exposer aux foudres du non-usage.

Passé ce délai de cinq ans néanmoins, le titulaire qui n’exploite pas sa marque s’expose aujourd’hui à des risques :

  • En 1er lieu, le risque de faire face à une action judiciaire en déchéance pour non-usage qui conduirait ainsi à la perte de son titre.
  • En 2nd lieu, le risque de rejet de son opposition contre une marque tierce fondée sur sa marque non exploitée. En effet, le titulaire de la marque contestée a la possibilité de demander des preuves d’usage en défense et, faute pour l’opposant d’apporter les éléments probatoires requis, l’opposition est rejetée.

La récente réforme du droit français des marques, harmonise nos procédures sur celles bien connues déjà auprès de l’Office de l’Union Européenne (EUIPO) et apporte des changements importants concernant l’usage de la marque en France.

  • Pour commencer, en matière de procédure d’opposition, la notion d’usage évolue.

La possibilité de solliciter des preuves d’usage de la marque vulnérable invoquée à l’appui de l’opposition est réaffirmée, mais l’analyse des preuves apportées va faire l’objet d’une analyse plus approfondie de l’INPI.

L’opposant devra en effet rapporter des preuves d’usage de la marque antérieure basant l’opposition pour tous les produits et services invoqués dans l’opposition.

L’INPI ne prendra ainsi en considération pour rendre sa décision que les produits et services pour lesquels l’usage a été réellement prouvé. Les stratégies d’opposition (et peut-être également de dépôt) vont donc sans aucun doute s’affiner. Il était en effet assez confortable d’invoquer de manière large une marque antérieure, dans la mesure où l’INPI se contentait de constater l’usage de ladite marque pour un produit/service pour poursuivre la procédure d’opposition, sans prise en considération de l’usage pour l’analyse du risque de confusion.

En outre, désormais, le déposant aura la possibilité de contester les preuves d’usage fournies par l’opposant, un débat contradictoire étant mis en place comme suit dans le calendrier de la procédure (Source INPI).

  • En second lieu, cette réforme apporte un changement majeur en instaurant dès le 1er avril 2020 un système d’action en déchéance pour non-usage administrative devant l’INPI.

Ce dernier bénéficiera alors d’une compétence exclusive si l’action en déchéance est fondée à titre principal. Il ne sera donc plus nécessaire de saisir les tribunaux pour solliciter la déchéance d’une marque.

Nul doute que cette modification simplifiera et facilitera considérablement les actions en déchéance qui seront ainsi plus rapides et moins onéreuses que les procédures judiciaires.

En tant que titulaire de droits, mieux vaut donc se tenir prêts à la riposte !

Nous vous recommandons fortement :

  • D’exploiter vos marques, et surtout telles qu’elles ont été déposées (il est conseillé de faire un audit régulier de vos portefeuilles en ce sens).
  • De constituer très régulièrement des dossiers d’usage de vos marques pour tous les produits et services qu’elles couvrent pour pouvoir vous défendre rapidement en cas d’action. Ces preuves d’usage doivent impérativement porter la marque et être datées de manière certaine et peuvent par exemple être constituées de :
  • factures, bons de commandes, barèmes de prix
  • documents commerciaux et publicitaires tels que catalogues, brochures, prospectus
  • parution dans les médias
  • emballages, étiquettes, photographies