非授权经销商为宣传而使用正品商标的裁判观察

非授权经销商转售正品商品,如果不改变包装、包装信息或商品本身,仅在转售的商品上使用正品商标,一般不构成商标侵权。但是,非授权经销商转售正品时在门店装潢、广告等方面将正品的商标及有关的商业标识做宣传使用,如果超出了一定限度,则可能构成商标侵权或不正当竞争。目前司法实践对非授权经销使用注册商标的是否构成侵权的判断标准较为抽象,对于超出指示性使用必要限度的行为,其定性也存在差异。本文对当前司法实践的各种情形做简要梳理。

一、指示性使用不构成侵权

商标法规定的商标使用方式包括两类,第一类是将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,第二类是将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中,用于识别商品来源。

对于正品转售中的第一类商标使用,根据商标权权利用尽的法理,商标权人将商品投入市场时,已经取得了商标权利的回报,此后无权禁止他人转售商品。所以,非授权经销商在转售正品时,未改变商品及包装,其在正品商品及包装上使用商标的行为属于销售行为的一部分,不构成侵权。

对于第二类使用行为,也是本文讨论的重点,则涉及对商标指示性合理使用的判断。所谓指示性合理使用,指非商标权人以商标权人的商标指示商标权人的商品或服务,通过指示商品或服务来源的功能,来表示自己提供商品的或服务的内容或用途的行为。

法律法规对商标的指示性使用尚缺乏明确的规定,部分法院发布的指导性文件将其笼统规定在商标正当使用的情形中[1]。在司法实践层面,法院在个案裁判中已经使用指示性使用的概念,但没有形成统一的构成要件认定标准。

重庆市渝中区人民法院在普拉达有限公司诉重庆瑞富商业管理有限公司一案[2]中认为,是否构成商标的指示性合理使用的判断标准应当从以下几方面来认定:1)使用目的的正当性,即商标的使用人在使用他人注册商标时应当出于善意。2)使用需求的必要性,即商标使用人为了说明产品或服务的来源、成分、质量等特征,“不得不使用”商标权人的商标,否则将不能说明特定的商品或服务的来源。3)使用尺度适当性,即商标使用人应在合理的范围内使用他人的商标,以能满足区别商品或服务来源的目的为限。4)使用结果非混淆性,即商标使用人使用他人的商标不能让消费者对商品或服务的来源产生混淆。

江苏省高级人民法院在联想(北京)有限公司与顾某某侵害商标权纠纷一案[3]中认为,商标的指示性合理使用一般要求使用者系1)基于诚信善意,2)使用商标的具体形式、程度也应保持在合理范畴之内,3)未对商标权人的合法权益造成损害。

本文认为,虽然目前尚无法得出指示性使用的具体构成要件,但可将裁判的关注点归纳为两大类要素:一是使用商标的必要性,包括使用商标的目的和范围;二是使用商标的结果,包括是否造成混淆和损害。

具体到非授权经销商转售正品时为宣传而使用正品商标,既有判例主要考量被告的行为是否使相关公众认为涉案店铺的经营者是权利人或者与权利人存在商标许可使用等关联关系。从必要性的维度,此标准检视非授权经销商使用商标的目的是宣传商品还是宣传销售商,从结果的维度,此标准检视使用商标的行为是否造成混淆或对商标权人造成损害。

从具体案件事实看,法院认定不侵权的案件往往具有以下事实情形:

经销商主动对所转售的商品的商标和经销商本身的商业标识进行了区分,比如在店招上明示经销商字号,并仅在销售区域使用商品的商标。在华硕公司诉四川新世界公司一案[4]中,被告店招名称为“双流电脑城”。被告在店内销售华硕电脑的区域内的横梁、柜门上标注华硕商标,四川省成都市中级人民法院判决认为不构成商标侵权。

如果经销商销售多个品牌,没有在店招突出使用单一权利人的商标。在普拉达有限公司诉重庆瑞富商业管理有限公司一案[5]中,被告经营的店铺销售原告品牌在内的共八个世界知名品牌的商品,法院认为,被告在购物中心入口处的灯箱广告上、一层欧洲精品店的玻璃墙上、玻璃门上、精品店内的广告牌上使用包括“PRADA”文字商标在内的八个商标,其目的是为了让消费者看到广告就会联想到在瑞富公司经营的瑞富购物中心欧洲精品店内有包括“PRADA”等八个世界知名品牌的商品销售,不会让消费者产生原告在该购物中心内开设了专卖店的想法。

二、构成商标侵权/不正当竞争的事实情形

非授权经销商使用正品商标作宣传时,如果超出了一定限度,可能使相关公众认为涉案店铺的经营者是权利人或者与权利人存在商标许可使用等关联关系,因此构成商标侵权或者不正当竞争。对于具体行为的性质是商标侵���还是不正当竞争,司法实践尚存分歧,留待下文讨论。在此部分仅归纳非授权经销商需承担责任的各种事实情形,以与前述不承担责任的部分作对照。此外,非授权经销商转售正品时,可能涉及其他商业标识的使用,或者借用商标权人名义做其他宣传,可能构成不正当竞争。虽然此类行为并非商标使用,但实务中往往与商标侵权类案件相伴出现,本文亦做简要归纳。

1.使用商标,构成商标侵权/不正当竞争的事实情形

(1) 门头突出使用单一权利人商标,多有“专卖”字样

联想公司于2013-2015年间在安徽、江苏、湖北、浙江等地起诉多起同类型商标侵权案件,并获得胜诉判决。该组案件中的被告均为没有获得授权经销授权的经销商,但被告均在门头及店内醒目位置突出使用联想公司的商标,并且没有使用其他权利人商标,且多个案件中的被告均使用“专卖”等用词,使得相关公众更容易认为其系授权经销商。

在联想公司诉合肥云帆数码科技有限公司一案[6]中,被告在门头标有“lenovo联想”字样,侧面门柱标有“联想电脑专卖”;柜台、立柱、灯箱等多处标示“lenovo”商标,店内一侧背景墙显示“ThinkPad体验中心”;柜台上的小灯箱标有“联想电脑维修”字样。且该案被告在店内展示已经过期的联想公司授权证书。

在联想公司诉顾清华一案[7]中,被告在店内全面使用联想商标,在店招上仅使用了“联想”及“lenovo”字样,除此之外,再无任何其他说明文字,其店招上的橙色背景与白色字样的使用方式一方面使得颜色醒目、突出,店招上的字样与联想公司品牌店的门面规范设计较为接近;另,被告还在其销售单及名片上使用了“lenovo联想专卖店、泰兴旗舰店”的字样。

在联想公司诉李国亮一案[8]中,被告店铺招牌中心显著位置以较大字体使用了“联想”、“lenovo”标识,在该门店招牌右下方标注了较小字体的“海联科技”字样。

在联想公司诉杨卡永一案[9]中,店招上使用橙底白字的“联想”、“lenovo”字样,在背景墙上使用橙底白条、白字的“联想”、“lenovo”字样,除此以外,再无任何其他说明性文字,且橙色背景与白色字样的使用方式使得颜色醒目、突出。

综上可见,对于突出使用单一权利人的商标,容易使相关公众认为其与权利人存在特定经营关系。

(2) 仅在店招处突出使用商标,缺乏说明性文字

在古乔古希股份公司诉嘉兴盼多芙商贸有限公司、上海米岚城市奥莱企业管理有限公司、上海兴皋实业有限公司商标侵权及不正当竞争一案[10]中,被告盼多芙公司、兴皋公司在店招使用“GUCCI”商标,未加其他说明文字。

(3) 店招使用单一权利人商标,但店内销售其他品牌商品

在米其林集团公司诉佛山市宝骏汽车维修公司一案[11]中,被告在店招位置使用米其林商标,但是在店内同时销售了普利司通轮胎。法院认为被告在其经营店铺正门的商业匾额上突出使用与涉案商标相同的商标,根据上述商标使用的含义,被告的这种使用容易使相关公众把被告一般轮胎产品销售者的身份与米其林轮胎这种特定产品来源联系在一起,让相关公众误以为被告是经米其林集团总公司合法授权许可的、只销售米其林轮胎商品的销售商;进一步的,容易导致相关公众对店内销售的其他商品的来源与米其林品牌之间产生混淆,或认为二者之间存在特定联系。

2.其他构成不正当竞争的情形

司法实践中转售正品过程中构成不正当竞争的案件一般包括以下几种常见类型:

(1) 非授权经销商,宣传自己的授权经销资格或身份,或使用授权经销商专用的店面装潢,可构成虚假宣传

维多利亚的秘密公司诉上海麦司投资管理有限公司一案[12]中,被告与原告并无授权经销关系,但被告对外宣传称其系VICTORIA'SSECRET或维多利亚的秘密中国总行销公司,中国区品牌运营商,同时开展对外招商特许加盟宣传,法院认为构成虚假宣传。

如联想公司诉合肥云帆数码科技有限公司一案[13]中,安徽省高级人民法院认为被告在其商铺不具备特约经销商资格的情况下仍在该店铺中沿用联想公司提供的整体装修,可能对消费者产生误导作用,使其仍相信其为联想公司特约经销商,从而达到促销商品的效果,由此相对其他销售者取得了不应有的竞争优势,违反《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条有关虚假宣传的规定。

(2) 在店招中单独使用他人企业名称,可构成擅自使用他人的企业名称

在古乔古希股份公司诉嘉兴盼多芙商贸有限公司、上海米岚城市奥莱企业管理有限公司、上海兴皋实业有限公司案[14]中,以及在芬迪爱得乐有限公司与上海益朗国际贸易有限公司、首创奥特莱斯(昆山)商业开发有限公司案[15]中,被告均在奥特莱斯商城中的店铺店招上突出单独使用原告外文企业名称中的字号,法院认为被告行为经致使相关公众产生涉案店铺由原告经营或者经原告授权经营,可能造成混淆和误认从而构成不正当竞争行为。

(3) 商场经营者擅自使用他人企业名称,可构成不正当竞争

在普拉达有限公司诉重庆瑞富商业管理有限公司一案[16]中,被告不仅是涉案店铺的经营者,还是涉案商场的经营者。法院认为其使用“PRADA”字号的行为,可以向消费者、潜在的商场租赁户告知商品的提供者是普拉达公司,从而获得更多交易机会,具有搭便车的故意,构成不正当竞争。

三、使用商标超过必要限度的性质判定

当法院认为非授权经销商使用商标超过一定限度需要承担法律责任时,对其行为的定性有截然不同的三种观点。分别是:构成商品商标侵权;不构成商品商标侵权,但构成服务商标侵权;不构成商标侵权,但构成一般不正当竞争行为。

1.商品商标侵权

前述联想公司起诉的系列商标侵权案件中,原告所主张的“联想”“lenovo”商标均为注册在第9类计算机及配件商品上的商品商标。江苏、湖北、安徽等地法院均认为,各被告在经营场所的店招、店铺装潢、名片等大量使用“联想”“lenovo”商标的行为,容易使得相关公众认为被告于联想公司存在特许经营、加盟、专卖等特定商业关系,超出商标指示性使用的合理范畴,对联想公司的商标权益造成了损害,侵犯联想公司商品商标的专用权。

2.不构成商品商标侵权,但构成服务商标侵权

在维多利亚的秘密公司诉上海麦司投资管理有限公司一案[17]中,原告维多利亚的秘密公司在第25类服装、内衣等商品上,以及第35类广告宣传、时装展览、替他人推销等服务上同时注册 “VICTORIA'S SECRET”商标。被告麦司公司在店铺大门招牌、店内墙面、货柜、收银台、员工胸牌、VIP卡、时装展览等处使用了“VICTORIA'SSECRET”标识,同时宣称其系维多利亚的秘密中国总部。

上海市高级人民法院认为,由于被告所销售的并非假冒商品,因此其也应具有将“VICTORIA'S SECRET”商品商标在销售活动中指示商品来源、以便消费者识别商品来源的权利,对此商标权人应当予以容忍,原告商品商标侵权的主张不能成立。但是,被告在指示性使用涉案商品商标过程中,应当限于指示商品来源,如超出了指示商品来源所必需的范围,则会对相关的服务商标专用权构成侵害。被告行为可能导致相关公众误认为销售服务系商标权人提供或者与商标权人存在商标许可等关联关系,因此已经超出指示所销售商品来源所必要的范围,具备了指示、识别服务来源的功能,构成对“VICTORIA'S SECRET”服务商标专用权的侵害。

再如,在古乔古希股份公司诉嘉兴盼多芙商贸有限公司、上海米岚城市奥莱企业管理有限公司、上海兴皋实业有限公司商标侵权及不正当竞争一案[18]中,原告在第18类箱包商品、第25类服装商品以及第35类货物展出、样品散发、组织商业或广告展览、组织商业或广告交易会、为服装组织商业或广告展览、推销(替他人)服务上注册“GUCCI”商标。被告在店铺招牌、店铺装潢中使用“GUCCI”及“OUTLETGUCCI”标识。

上海知识产权法院认为,被告销售的“GUCCI”商品均为正品,故未侵犯古乔公司商品商标专用权。但是,原告“GUCCI”服务商标指定的货物展出、样品散发等服务包括了商标权人为一般消费者提供自己所生产商品的货物展出、样品散发的服务。被告在涉案店铺招牌和店内装潢中使用“GUCCI”和“OUTLETGUCCI”,并在涉案店铺中售卖“GUCCI”商品,显然提供了“GUCCI”商品的货物展出等服务。被告的上述使用行为,足以使相关消费者对涉案店铺所提供的货物展出等服务的提供者产生混淆和误认。被告的上述使用行为,侵犯了原告相关服务商标专用权。

3.不构成商标侵权,但构成一般不正当竞争行为

在YKK株式会社与杭州熙攘服饰有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一案[19]中,原告在第26类拉链等商品和第35类为零售目的在通讯媒体上展示商品、替他人推销等服务上注册有“YKK”、“YKK Little Parts. Big Difference.”等商标。被告注册www.ykkcn.com域名,在名片上印制“YKK”、“YKK Little Parts. Big Difference.”标识,并转售YKK公司的正品拉链。

杭州市中级人民法院一审认为,被告的上述行为构成对原告商品商标的侵权。浙江省高级人民法院二审认为,上述行为未割裂“YKK”商标与原告YKK株式会社之间的固定联系,未削弱“YKK”商标用以识别商品来源的功能,在商品提供者的来源指向上并未使得相关公众产生混淆误认。但是,上述行为容易让相关公众认为其具有官方销售代理商身份,而非仅是转售商,该行为破坏了YKK株式会社的销售布局和销售结构,构成《反不正当竞争法》第二条规定的一般不正当竞争行为。

可见,在转售正品时使用他人商标致使相关公众可能误认转售商为授权经销商,其行为的性质是构成商标侵权还是不正当竞争,目前各地法院尚无定论。

四、结论

非授权经销商在转售正品的过程中,为宣传而使用他人商标标识,致使相关公众容易认为其与商标权人存在特定关系,可能构成侵权或者不正当竞争。上述标准较为抽象,从既有判决的记载的事实看,在店招中单独使用而未加以说明文字,属于侵权风险较高的使用方式。在具体行为性质的判定上,各地法院认定尚不统一,存在商品商标侵权、商品商标不侵权但服务商标侵权、不侵犯商标权但构成一般不正当竞争行为三种裁判思路。除使用商标外,正品转售者使用他人的企业名称等其他商业标识,亦可构成虚假宣传、擅自使用他人企业名称等不正当竞争行为。