Der BGH hatte mit Urteil vom 17. Oktober 2018 (Az. I ZR 136/17 – Tork) über die Frage zu entscheiden, wann Beihilfe zu einer Markenverletzung vorliegt, wenn Papierhandtücher als für einen bestimmten Spender geeignet beworben werden.

Sachverhalt

Die Klägerin vertreibt weltweit Hygieneprodukte, darunter einen markengeschützten Papierhandtuchspender. Unter derselben Marke verkauft sie auch passende Papierhandtücher.

Die Beklagte verkauft Papierhandtücher und vermarktete eine Produktreihe als „für den Papierhandtuchspender der Klägerin geeignet“.

Die Klägerin hielt das Befüllen des Spenders mit der Zweitmarktware für eine Markenrechtsverletzung und ging daher gegen die Beklagte vor. Sie war jedoch vor dem LG und dem OLG erfolglos.

Entscheidung

Nach Revision durch den BGH muss sich das OLG nun erneut mit dem Papierhandtuchspender befassen.

Richtig sei, dass die Beklagte nicht Täterin der Markenverletzung sein könne, da sie den Spender nicht selbst befülle. Sie leiste durch ihre Werbung aber Beihilfe.

Der BGH monierte allerdings das Verkehrsverständnis, von dem das OLG ausgegangen war. Laut OLG sei der Durchschnittsverbraucher daran gewöhnt, dass ein Handtuchspender mehr als eine bloße Umhüllung der darin befindlichen Produkte sei, sodass der Verbraucher (wie etwa bei Tintenpatronen und Staubsaugerbeuteln) nicht davon ausginge, dass die Marke auf dem Spender sich auch auf die Handtücher beziehe.

Dies könne das OLG nicht in dieser Pauschalität behaupten; das Verkehrsverständnis müsse im Einzelfall festgestellt werden. Dabei sei etwa zu prüfen, ob die Nachfüllware mit einem Kennzeichen versehen werde, ob der Verkehr den Behälter selbst nachfülle und ob er es gewohnt sei, dass ein Behälter mit Waren eines anderen Herstellers bestückt werde.

Diese Kriterien habe das OLG nicht ausreichend gewürdigt. So würden Papierhandtücher etwa nicht mit Marken bedruckt, und der Durchschnittsverbraucher fülle die Spender auch meist nicht selbst nach.

Das OLG müsse also das Verkehrsverständnis erneut untersuchen und könne dann abschließend entscheiden.

Fazit

Der BGH stellt wertvolle Kriterien auf, wann in der Regel keine Beihilfe zur Markenverletzung vorliegt:

  • Kennzeichnung der Nachfüllware mit eigener Marke;
  • Nachfüllen durch den Verkehr selbst;
  • Üblichkeit des Befüllens mit Zweitmarktware.

Anhand dieser Kriterien können sowohl die Anbieter des Originalproduktes als auch die Anbieter der Zweitmarktware noch vor Entstehen kostspieliger Rechtsstreitigkeiten prüfen lassen, wie sie ihr Produkt vermarkten dürfen.