Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej[i] (dalej jako „Rozporządzenie”) nie są rejestrowane znaki, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru (tzw. pierwotnej zdolności odróżniającej).

Oznaczenie pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej może jednak uzyskać prawa wyłączne, jeżeli zgłaszający wykaże, że uzyskało charakter odróżniający w odniesieniu do towarów lub usług, dla których występuje się o rejestrację w następstwie jego używania na właściwym rynku, tj. nabyło tzw. wtórną zdolność odróżniającą.

****

Zdolność odróżniająca znaku towarowego

Stosunkowo często zgłaszający borykają się z zarzutami bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego. Jedną z nich jest brak pierwotnej zdolności odróżniającej, który może wynikać z różnych przyczyn. W przypadku znaków unijnych bodajże najczęstszym źródłem braku zdolności odróżniającej jest opisowość znaku słownego w jednym lub kilku językach UE. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawia wówczas rejestracji z uwagi na to, że elementy słowne zawarte w oznaczeniu nie będą postrzegane jako znak towarowy w tej części Unii, w której posiadają konkretne znaczenie względem towarów lub usług objętych zgłoszeniem. Odbiorcy na tym terytorium nie będą bowiem postrzegali danego oznaczenia jako znak towarowy, ale jako informację o pewnych cechach i właściwościach produktu lub usługi.

W takich przypadkach nie jest jednak wykluczone, że oznaczenie, które pierwotnie wykazywało charakter opisowy (a w związku z tym nie posiadało zdolności odróżniającej) i było postrzegane przez docelowy krąg odbiorców wyłącznie jako prosta wskazówka informacyjna, wskutek intensywnego używania w obrocie nabyło wtórną zdolność odróżniającą i aktualnie jest prawidłowo identyfikowane jako oznaczenie pochodzenia komercyjnego.

Wniosek o stwierdzenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej

Oznaczenia pozbawione pierwotnej zdolności odróżniającej, w tym znaki opisowe, mogą zatem zostać zarejestrowane jako znaki towarowe, jeżeli były intensywnie używane na rynku i dzięki temu odbiorcy właściwie identyfikują je jako takie.” Co jednak istotne, EUIPO uznaje nabycie wtórnej zdolności odróżniającej za przesłankę wyłączającą bezwzględne podstawy odmowy rejestracji tylko na wniosek zgłaszającego.

W świetle najnowszej nowelizacji Rozporządzenia wniosek o stwierdzenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej można złożyć w Urzędzie na różnych etapach rozpatrywania zgłoszenia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia wtórnej zdolności odróżniającej – zmiany w prawie

Przed nowelizacją zgłaszający mieli możliwość złożenia wniosku jedynie w odpowiedzi na zawiadomienie EUIPO o istnieniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji. Wówczas Urząd wyznaczał zgłaszającemu dodatkowy termin na przedstawienie dowodów nabycia takiej zdolności. Następnie, na podstawie przedłożonych przez zgłaszającego uwag i materiałów, Urząd wydawał decyzję o odmowie udzielenia prawa, o ile uznał, że są one niewystarczające, lub przekazywał znak do publikacji, jeśli uznał je za wystarczające.

Obecnie Rozporządzenie przewiduje dodatkową możliwość żądania zbadania przez EUIPO tej okoliczności poprzez złożenie wniosku w samym zgłoszeniu.

Zgłaszający mają przy tym możliwość wskazania, czy Urząd powinien przeprowadzić badanie wtórnej zdolności odróżniającej jednocześnie z badaniem pierwotnej zdolności odróżniającej (opcja A, identyczna z wcześniejszym postępowaniem – tzw. oświadczenie główne) czy też w sposób następczy, a zatem dopiero po stwierdzeniu, że przesłanka pierwotnej zdolności odróżniającej nie została spełniona (opcja B – tzw. oświadczenie poboczne).

W pierwszym przypadku, czyli jeżeli wniosek o stwierdzenie wtórnej zdolności odróżniającej od razu zakładał zbadanie tej okoliczności, Urząd, wydając decyzję kończącą etap badania znaku, rozpatrzy zarówno pierwotną zdolność odróżniającą znaku, jak i, na podstawie materiałów nadesłanych przez zgłaszającego, jego wtórną zdolność odróżniającą.

Drugie rozwiązanie przewiduje zbadanie wtórnej zdolności odróżniającej dopiero po przeprowadzeniu pełnego postępowania w sprawie pierwotnej zdolności odróżniającej. W tym przypadku Urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia prawa z uwagi na istnienie bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji i dopiero po uprawomocnieniu się tej decyzji zajmie się kwestią wtórnej zdolności odróżniającej.

W opcji A, tj. łącznym badaniu pierwotnej i wtórnej zdolności odróżniającej znaku, oświadczenie główne zgłaszającego, że oznaczenie uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania, może zostać złożone bądź w samym zgłoszeniu, bądź w odpowiedzi na zawiadomienie Urzędu o istnieniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.

Jeżeli zgłaszający bezpośrednio w zgłoszeniu zamieści, zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego w sprawie znaku towarowego UE[1] (dalej jako „Rozporządzenie wykonawcze”), oświadczenie o nabyciu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej jako oświadczenie główne, a EUIPO stwierdzi istnienie bezwzględnych przeszkód rejestracji, wówczas Urząd wyznaczy zgłaszającemu termin złożenia uwag łącznie z materiałem dowodowym na wtórną zdolność odróżniającą.

W przypadku gdy oświadczenie o nabyciu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej złożono w odpowiedzi na zawiadomienie EUIPO o przeszkodach rejestracji (jako oświadczenie główne), wówczas Urząd wyznaczy zgłaszającemu dodatkowy termin złożenia dowodów wtórnej zdolności odróżniającej znaku. Jeżeli wniosek złożono łącznie z takimi materiałami, Urząd przystąpi do badania sprawy i wyda decyzję.

Jeżeli wraz z tak złożonym wnioskiem zgłaszający przedstawił argumenty przemawiające według niego za pierwotną zdolnością odróżniającą znaku, wówczas Urząd, wyznaczając ów dodatkowy termin, nie odniesie się do tych argumentów – zrobi to dopiero po otrzymaniu dowodów zgłaszającego, oceniając obydwie okoliczności, tj. wtórną i pierwotną zdolność, łącznie.

Wniosek o zbadanie wtórnej zdolności odróżniającej może mieć również charakter oświadczenia pobocznego (opcja B zgodnie z art. 2 ust. 2 Rozporządzenia wykonawczego). Wówczas w pierwszej kolejności badana jest kwestia pierwotnej zdolności odróżniającej. Dopiero po prawomocnym zamknięciu tego postępowania, czyli po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwołania się od decyzji kończącej postępowanie w sprawie, Urząd powróci do badania wtórnej zdolności odróżniającej. W pierwszej kolejności EUIPO poinformuje zgłaszającego o ponownym podjęciu postępowania i wyznaczy mu termin złożenia stosownych dowodów.

Zgłaszający mogą mieć zatem decydujący wpływ na sposób przeprowadzenia postępowania w sprawie zgłoszenia znaku oraz kolejność kroków podejmowanych przez Urzędu. Odmienne ukształtowanie działań Urzędu może być umotywowane różnymi względami. Na pierwszy plan zdaje się wysuwać kwestia ekonomiki procesowej i długości postępowania zgłoszeniowego. Zgłaszający, którym zależy na szybkim uzyskaniu decyzji Urzędu i którzy są w stanie w krótkim czasie przygotować wyczerpujące materiały na poparcie oświadczenia o nabyciu przez znak wtórnej zdolności odróżniającej, powinni decydować się raczej na zbadanie tej okoliczności łącznie z rozstrzygnięciem co do jego pierwotnej zdolności odróżniającej. W przeciwnym razie zgłaszający, zanim uzyskają interesujące ich rozstrzygnięcie dotyczące wtórnej zdolności odróżniającej, będą musieli poczekać aż do prawomocnego zakończenia postępowania w kwestii pierwotnej zdolności znaku.

ŻRÓDŁA:

  • Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
  • Alicante News: Up to date information on IP and EUIPO-related matters, July 2018.