Las empresas tienen un año para adaptar sus acuerdos a las nuevas reglas

  1. Introducción

La Comisión Europea ha publicado las nue- vas normas en materia de competencia para el análisis de los acuerdos de transferencia de tecnología  que  actualizan  y  sustituyen al régimen anterior1. El Reglamento (UE) No 316/2014 de 21 de marzo de 2014 de exención por categorías y las Directrices que lo acompañan2 (en adelante, el “Regla- mento” y las “Directrices”) serán de aplica- ción a partir del próximo 1 de mayo a los acuerdos por los cuales las empresas autori- zan la utilización de patentes, know-how o software (en general, “tecnología”) por par- te de otra empresa para la producción de bienes y servicios.

En general,  la  Comisión  Europea  reconoce el carácter pro-competitivo de este tipo de acuerdos que incentivan la investigación y la innovación. Sin embargo, en determinadas circunstancias, estos acuerdos pueden restrin- gir la competencia en el mercado por medio del reparto del mismo o de la exclusión de tecnologías competidoras, en cuyo caso que- darán prohibidos por el artículo 101 del Tra- tado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”). En este sentido, el nuevo régimen sigue la misma filosofía que el anterior: el Re- glamento declara exentos de la prohibición del artículo 101 los acuerdos de transferencia de tecnología entre empresas con escaso poder de mercado que cumplan con las condiciones en él establecidas, mientras que las Directrices que lo acompañan establecen los criterios a seguir en el análisis de competencia de aque- llos acuerdos que no queden exentos con- forme a lo anterior y proporcionan, además, orientación para la aplicación del mismo.

  1. Entrada en vigor

El nuevo Reglamento entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2014, de forma que todos los acuerdos de trasferencia de tecno- logía concluidos a partir de esa fecha deben cumplir con las condiciones que establece para quedar exentos de la prohibición del artículo 101 TFUE.

Por otro lado, los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos con anterioridad a la entrada en vigor de este Reglamento, deben adaptarse a las nuevas condiciones que es- tablece para continuar beneficiándose de la exención. El plazo concedido a tal efecto expira el 30 de abril de 2015.

  1. Cuotas de mercado – Exención y cláusu- las prohibidas

Según el Reglamento, los acuerdos entre dos empresas, competidoras o no, con escaso poder de mercado (con una cuota conjun- ta menor al 20% si son competidoras o al 30% si no lo son) por los que una au- torice a la otra a utilizar su tecnología para la producción de bienes y servicios y que no contengan ninguna de las restricciones contempladas en el Reglamento (artículos 4 y 5) quedan automáticamente exentos de la prohibición de acuerdos restrictivos conteni- da en el artículo 101 TFUE. Sin embargo, el Reglamento identifica ciertas cláusulas que en cualquier caso estarán prohibidas por su carácter restrictivo (con ciertas excepciones en su caso), y que no serán admisibles ni si- quiera cuando las empresas tengan cuotas de mercado inferiores a las antes indicadas.

Un examen completo de las cláusulas prohibi- das y sus excepciones excede el alcance de la presente nota, donde reseñamos las noveda- des más importantes que introduce el nuevo Reglamento con respecto al régimen anterior.

  1. Principales modificaciones introducidas en el nuevo Reglamento

El Reglamento introduce cinco importantes modificaciones en el régimen aplicable a este tipo de contratos, a saber:

  1. Clarifica su ámbito de aplicación. Los acuerdos de licencia pueden aparecer en el contexto de otro tipo de acuerdos, como acuerdos de I+D o de especializa- ción. El nuevo Reglamento especifica que no será de aplicación a aquellos acuerdos que entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de exención sobre acuerdos de I+D o del Reglamento de exención sobre acuerdos de es- pecialización. Esto exige identificar cuidadosamente en primer lugar a cuál de esos reglamentos de exención debe uno acogerse en cada caso, en función del tipo de acuerdo de que se trate.
  2. Amplía el ámbito de  aplicación de  la exención. El nuevo Reglamento resulta de aplicación a las disposiciones que, in- cluidas en este tipo de acuerdos, regu- lan la adquisición de materia prima o la cesión de maquinaria por parte del licenciante al licenciatario, y ello inclu- so cuando el valor de esta transacción supere al de la licencia de la tecnología. Conforme al anterior reglamento, es- tas disposiciones únicamente quedaban cubiertas por la exención, junto con el acuerdo de transferencia de tecnología en sí, cuando las mismas resultaban menos importantes que la licencia de tecnología. Así, a partir de ahora, si el acuerdo queda exento por el Reglamen- to, estas disposiciones quedarán igual- mente exentas, con la condición de que estén directamente relacionadas con la tecnología objeto del acuerdo.
  3. Prohíbe cualquier restricción de las ventas pasivas entre licenciatarios. El reglamento de 2004 permitía res- tringir a un licenciatario la posibilidad de realizar ventas pasivas a clientes de un territorio o a un grupo de clientes asignados en exclusiva a otro licencia- tario, durante los dos primeros años en que este otro licenciatario vendiese los productos contractuales en el territorio o a ese grupo de clientes (es decir, el licenciatario exclusivo para un territorio o grupo de clientes gozaba de una pro- tección absoluta durante dos años frente a ventas de otros licenciatario). Con la nueva regulación, cualquier restricción de las ventas pasivas entre licenciatarios será considerada una restricción espe- cialmente grave y conllevará la exclusión del acuerdo de la exención prevista en el Reglamento, que deberá ser analizado caso por caso conforme a las orientacio- nes contenidas en las Directrices.
  4. Las obligaciones de concesión de licen- cias exclusivas sobre las mejoras de- sarrolladas por el licenciatario sobre la tecnología licenciada no quedan exen- tas. Conforme al reglamento de 2004, era posible establecer una obligación de concesión de licencia en exclusiva al li- cenciante (grant-back clause) sobre aquellas mejoras que el licenciatario de- sarrollase sobre la tecnología licenciada siempre y cuando tales mejoras no fue- sen disociables de la tecnología licencia- da. Sin embargo, con la nueva regula- ción, cualquier obligación al licenciatario de otorgar una licencia exclusiva de este tipo quedará fuera de la exención previs- ta por el Reglamento, la cual deberá ser analizada de forma individual y podrá ser considerada contraria al artículo 101 TFUE, si bien el resto del acuerdo podrá seguir beneficiándose de dicha exención (a diferencia de lo que ocurre con las restricciones especialmente graves que motivan la exclusión de todo el acuerdo del beneficio de la exención). Esta modi- ficación es especialmente relevante, en la medida en que son muy frecuentes en la práctica las grant-back clauses permi- tidas por el reglamento anterior y prohi- bidas por el nuevo.
  5. La obligación impuesta al licenciatario de no oponerse a la validez de los derechos de propiedad intelectual que el licenciante ostenta en el mercado común también queda al margen de la exención. Igualmente, no están exentas las cláusulas que prevén la resolución del acuerdo de transferencia de tecno- logía en caso de que el licenciatario se oponga a la validez de la tecnología li- cenciada cuando se trata de un acuerdo no exclusivo. En este sentido, el regla- mento de 2004, permitía la inclusión de estas cláusulas de terminación en todos los contratos de transferencia de tec- nología (exclusivos y no exclusivos); a partir de ahora únicamente quedarán exentas estas cláusulas de terminación cuando se incluyan en acuerdos exclu- sivos. En otro caso, la cláusula deberá analizarse de forma independiente con- forme a las orientaciones de las Directri- ces y podría ser considerada contraria al TFUE, si bien el resto del acuerdo podrá beneficiarse de la exención.
  1. Directrices interpretativas: Acuerdos Transaccionales y Technology Pools

Por otro lado, las nuevas Directrices que acompañan al Reglamento, introducen dos modificaciones que es preciso mencionar en relación a los acuerdos transaccionales y a los technology pools, definidos como acuer- dos por los cuales dos o más partes agrupan un paquete de tecnología que se licencia a los participantes y a terceros:

  1. Las nuevas Directrices ponen el foco de atención en aquellos acuerdos transac- cionales que pueden llevar a retrasar o limitar la capacidad del licenciatario de lanzar el producto en cualquiera de los mercados afectados (por ejem- plo, los acuerdos conocidos como pay for delay). En concreto, la Comisión apunta que prestará especial atención a aque- llos acuerdos transaccionales concluidos entre competidores reales o potenciales en los que se produzca una transferencia de valor importante del licenciante al li- cenciatario y al riesgo de que los mismos lleven a un reparto de mercado.
  2. Las nuevas Directrices también intro- ducen novedades en el análisis de los technology pools que tienden a acla- rar la valoración que debe hacerse de los mismos desde el punto de vista del Dere- cho de la competencia. En este sentido, las Directrices establecen que, en gene- ral, tanto la creación como la operativa del technology pool quedarán fuera del ámbito de aplicación de la prohibición del artículo 101 cuando el mismo cum- pla con unas determinadas condiciones, destacando entre ellas la exigencia de que las tecnologías incluidas sean esen- ciales. Las Directrices también definen este concepto, aclarando que se consi- deran esenciales aquellas tecnologías que (i) bien son esenciales para producir el producto o llevar a cabo el proceso al que se refieren o (ii) bien son esencia- les para producir el producto o llevar a cabo el proceso en cuestión conforme a un estándar que incluye las tecnolo- gías incluidas en el consorcio.
  1. Conclusión

Las nuevas normas en materia de acuerdos de transferencia de tecnología siguen, en general, la lógica y la filosofía de la antigua regulación, de forma que los principios ge- nerales del Reglamento y las Directrices no cambian con respecto a las anteriores. Sin embargo, la nueva regulación prevé cambios importantes que deben ser aplicados no sólo de ahora en adelante, sino también a aque- llos contratos constituidos bajo el régimen anterior, que deberán ser adaptados antes del 30 de abril de 2015 para continuar cu- biertos por la exención de la prohibición del artículo 101 TFUE. En suma, las empresas tienen un año para analizar los acuerdos mediante los cuales transfieren o reci- ben tecnología y adaptarlos a las nuevas reglas.