Con sentenza dello scorso 14 novembre nel procedimento R.G. n. 76679/08, il Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di Impresa “A” – si è pronunciato sulla quantificazione del danno subito dall’attrice a causa della commercializzazione di prodotti altrui costituenti violazione di un suo modello registrato. La decisione è di interesse per l’applicazione dei criteri che, ai sensi dell’art. 125 del Codice della Proprietà Intellettuale (“CPI”), regolano la liquidazione del danno nei casi di violazione di proprietà intellettuale, vale a dire, in estrema sintesi: i) danno emergente e mancato guadagno (c.d. “lucro cessante”) sofferti dal titolare del diritto; ii) royalty ragionevole che il contraffattore avrebbe pagato se avesse ottenuto regolare licenza per commercializzare il prodotto (criterio, questo, che rappresenta un modo alternativo per determinare il lucro cessante); iii) profitto conseguito dal contraffattore, in alternativa al lucro cessante o nella misura in cui lo eccede. Dell’applicazione dell’art. 125 CPI e dei rapporti tra i tre criteri menzionati abbiamo peraltro già parlato qui in questo blog.

Nel corso del giudizio qui in questione era stata ordinata l’esibizione delle scritture contabili del contraffattore, e disposta CTU contabile per determinare l’ammontare del danno. Proprio alla luce degli esiti della CTU, il Collegio giudicante segnala innanzitutto la propria intenzione di non applicare il criterio della royalty ragionevole summenzionato, così motivando: “le analisi svolte consentono di pervenire ad una convincente liquidazione del danno che tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti alla concreta fattispecie e, pertanto, il ricorso al criterio della royalty previsto dal comma 2 dell’art. 125 c.p.i. non può trovare nel caso di specie applicazione per la sua natura residuale”.

Il Collegio decide quindi di determinare il lucro cessante sulla base del mancato guadagno attoreo dovuto alla contrazione delle vendite del prodotto originale a causa della contemporanea commercializzazione del prodotto contraffatto. In proposito, individuato il numero di prodotti contraffatti venduti, il Collegio afferma tuttavia di non poter ritenere che, in assenza di tali vendite, l’attrice avrebbe venduto un ugual numero di prodotti originali. La sentenza segnala infatti che “l’analisi svolta in sede di CTU contabile non ha consentito di individuare concreti elementi ad effettivo sostegno di una correlazione così stringente tra gli andamenti di vendita dei due prodotti”; ciò in quanto, non avendo le parti fornito gli elementi necessari a tal fine, “non sono stati considerati … l’effettiva sovrapponibilità delle rispettive reti di vendita delle parti sul territorio e la natura ed incidenza delle rispettive politiche commerciali delle parti, … gli effetti depressivi generali determinatisi negli anni in considerazione sul mercato di riferimento, le rispettive caratteristiche dimensionali ed organizzative delle contrapposte imprese e, da ultimo, anche la valutazione delle variazioni del gusto dei consumatori sia in relazione all’effetto conseguente all’introduzione di altri prodotti concorrenti da parte di terzi produttori sul medesimo mercato che in relazione alla persistenza dell’interesse dei consumatori rispetto ad un prodotto del genere”. In tale situazione, rileva il Collegio, l’assenza di una completa corrispondenza tra le vendite del contraffattore e la diminuzione delle vendite dell’attrice è dimostrata anche dal fatto che le vendite dell’attrice erano diminuite, dopo il picco successivo all’immissione sul mercato, anche prima dell’inizio della commercializzazione dei prodotti contraffatti.

In conclusione, la sentenza stima che, “in via equitativa e prudenziale”, il 50% delle vendite realizzate dal contraffattore possa corrispondere a vendite perse dall’attrice. Al numero di prodotti così individuato viene quindi applicato il margine di contribuzione lordo del prodotto originale, al fine di calcolare la perdita subita dall’attrice, che la convenuta viene condannata a risarcire.

La decisione in commento si sofferma poi sulla domanda attorea di ottenere altresì la restituzione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui questi superino il lucro cessante, come consentito dall’art. 125 co. 3 CPI. A riguardo, il Collegio afferma l’impossibilità di accogliere tale domanda, sostanzialmente a causa di un difetto probatorio: “Se è vero che le parti attrici avevano richiesto nelle loro conclusioni (anche) la retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore a seguito della vendita dei prodotti contraffatti, va rilevato che tale istanza non è stata richiamata dalle stesse in sede di formulazione del quesito peritale e che anche nel corso dei lavori della consulenza nessuna richiesta in tal senso è stata avanzata o documentazione pertinente a tale eventuale indagine è stata depositata dalle attrici. La mancanza di qualsiasi elemento di identificazione del margine di contribuzione lordo proprio conseguito dal contraffattore non consente dunque di accedere a tale richiesta, non potendosi avere elementi di riscontro rispetto alla sussistenza di un’eventuale eccedenza di esso rispetto a quanto innanzi liquidato in favore delle attrici”.

La decisione appare in linea con l’orientamento consolidato della Sezione Specializzata milanese, che richiede una precisa formulazione delle domande risarcitorie ed evidenze documentali rigorose a sostegno delle medesime.