摘要:等同原则是专利侵权判定的最重要的原则之一,而专利侵权判定中的其他重要原则,例如全面覆盖原则、禁止反悔原则、捐献原则等也往往需要参考等同原则进行认定。因此,等同原则也可认为是专利侵权判定中的核心原则。等同原则的雏形概念出现于英国,而后美国对其进行了发展。我国专利法已经颁布了三十余年,对于等同原则也有了符合国情的理解和认知。

一、等同原则的来龙去脉

1. 等同原则是认定不相同但侵权的原则

权利要求理应“清楚、简要地限定要求专利保护的范围”,但用固定的文字清晰限定一个新颖的技术方案的内涵和外延往往勉为其难。为了避免侵权者利用文字的固有缺陷,对技术方案的细枝末节改头换面而回避侵权,许多国家的专利体系都采用等同原则以解决上述问题。简而言之,就是在某一产品或方法与权利要求的字面范围并不完全相同的情况下,通过认定差异特征为等同,而认定该产品或方法也构成对专利的侵权。

需要明确的是,根据我国的规则,“等同”是技术特征的等同,而非整体技术方案的等同。即以实质上相同的手段,替换专利权利要求记载的必要技术特征中的一个或几个,但产生基本相同的功能和效果,由此认定被控侵权产品或方法落入了专利权的保护范围,构成对专利权的侵犯。

2. 两百多岁而朝气蓬勃的等同原则

等同原则的雏形应该是英国的“精髓”理论 ,即克服了以字面方式进行专利解释从而过度限制专利权保护范围的弊端,尝试在判决侵权案件时区分必要和非必要的专利权利要求,这是等同原则的最初概念,但是出现之初还没有明确定义为等同原则。之后在西方其他一些国家,例如德国出现了“总的发明构思”理论 ,前述这些原则是不同国家对等同原则早期的认知。

在当前的司法以及理论实践中,探讨最为深入、影响最为广泛的应该是美国建立并发展的等同原则。美国司法实践中最早提及等同原则的案例可以追随到1814年的欧迪恩诉温克莱案 ,该案的法官约瑟夫.斯托里提出:仅是貌似不同,或微小改进,并不能勾销初始发明人的权利。其后,美国联邦法院1950年作出的格拉夫油罐公司案 ,是美国等同原则历史上最具有影响的案件之一。在该案中,美国最高法院提出了著名的“功能、方式、效果”的准则,这成为适用等同原则的重要依据。此后美国司法实践中还有一系列的案件,例如1983年的“休斯”案、1997年“希尔顿”案,2002年的Festo案。通过前述一系列案件,美国法院为我们理解等同原则勾勒出一幅清晰的画卷,从最初的“仅是微小的改进,不能勾销发明人的权利”,到“功能、方式、效果三要素”标准的建立,再到“整体等同”规则的实施,最后采用“全部要素等同”规则。

3. 我国并未在《专利法》中具体规定等同原则

首先,我国在《专利法》实施以来,在专利侵权判定的审判实践中,已经出现了很多适用等同原则的判例,但截至目前《专利法》并未对等同原则进行明文规定。2001年6月19日最高人民法院在《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条中,首次明确地将等同原则作为专利侵权判定的一项原则。

(注:最高人民法院分别于2013年2月25日、2015年1月19日对前述司法解释进行了修正,并于2015年2月1日起施行。对第17条进行了2处修改,其一是将第1款的专利法修改为第59条第1款,其二是在第2款中加入在被诉侵权发生时)

其次,在2008年修改专利法时,最初公布的修改草案征求意见稿也曾建议增加有关等同的规定,即:“侵犯发明或者实用新型专利权,是指被诉侵权人实施的技术具有与发明或者实用新型专利一项权利要求所记载的一项技术方案的全部技术特征相同或等同的技术特征。等同特征,是指被诉侵权人所实施技术的某个技术特征与发明或者实用新型专利权利要求记载的相应技术特征相比虽有不同,但所属技术领域的技术人员在侵权行为发生时通过阅读专利说明书、附图和权利要求书,无须经过创造性劳动能够认识到对应的特征是采用基本相同的手段、实现基本相同的功能、产生基本相同的效果。”从该条可以看出在专利法修改意见初稿中,国家知识产权局是参照了国外的相关经验并且同意了最高法院在2001年发布的司法解释中的相关意见的;而之所以未将等同原则写入专利法,是因为认为美国采用等同原则已经有百年的历史,但也未将其写入专利法。”

再次,最高人民法院2016年3月22日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第8条第2款又进一步对功能性特征的等同原则进行说明与限定。

最后,各地法院也在区域内的一些审理指南中对等同原则进行了一些规定。例如,北京高院《专利侵权判定指南2017》中就有专门的章节对等同侵权进行了详细的论述 。

二、等同原则如何适用

1. 适用等同原则依然需要“全面覆盖”

适用等同原则时往往也会遇到一个问题:假如被控侵权行为客体缺少了一个或多个权利要求记载的技术特征,是否允许得出等同侵权成立的结论。对于前述行为,德国出现过“部分侵权”的理论从而认定前述行为构成侵权。我国也曾出现过“非必要技术特征”和“多余指定”理论,但早已弃用多时。最高院又通过司法解释明确规定了适用等同原则时不允许忽略权利要求记载的技术特征 。如前文所述,我国适用的“等同”是技术特征的等同,而不是技术方案的等同,缺少技术特征,则无所谓等同。

2. 基本相同的手段、功能、效果三个元素标准,加上容易想到的整体标准——“双重标准”认定等同

适用等同原则进行专利侵权判定时,首先应把握三个“基本”,即基本相同的手段、基本相同的功能以及基本相同的效果,这是等同原则的客观标准。在被控侵权物符合三个基本相同的元素标准同时,还要以本领域普通技术人员的标准进行比对,看等同特征是否容易想到。简言之,“三基本+容易联想”是等同原则的判断标准。

适用等同原则的标准方面,最高院早在2009年就有相关案例进行了说明,在当年的年度知识产权案件报告中,提到了薛胜国与赵相民专利侵权案 ,对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性”作了比较深入的分析。

此后,江苏高院在史杰与佛山市顺德区华强本邦电器有限公司“LED灯泡”专利侵权案件中又对等同原则的判断标准进行了详细的论述 ,江苏高院认为:只有同时满足上述四个要件,才能认定被诉技术特征构成等同。否则,将不构成等同特征。在等同特征四要件中,手段是等同判断的基础和核心。对技术手段进行判断时,除考虑手段本身外,还应考虑手段所解决的技术问题及其所利用的工作原理。关于“容易联想的要件”的考虑因素应包括被诉技术特征项下的技术手段之间是否存在简单的直接替换关系,是否为常见且并列可选的技术手段等。

3.认定等同侵权时完全可以考虑侵权者的主观恶意

适用等同原则的前提是字面侵权不成立,即在专利侵权判定中适用全面覆盖原则判定侵权不成立的基础上引入等同原则。等同原则的适用对象是故意模仿专利产品或方法的侵权人。虽然在我国司法实践中,被控侵权人的主观意图不是等同原则的适用前提。但是,笔者愚见在适用等同原则和确定等同范围时可以将其作为考虑的因素之一,以确保专利可以受到与其对社会贡献程度相匹配的保护,这样也与专利法鼓励发明创造的原则相呼应,同时不会侵占社会善良公众的利益。

三、等同原则的限制

适用等同原则,实际上是对权利要求的字面保护范围进行扩展。完全拘泥于字面范围,将不当限制专利权人的利益,从而降低创新的热情,而不当扩展权利要求的字面范围,则必然影响社会公众的利益。合理适用禁止反悔原则和捐献原则,可以规范等同原则的适用。

1. 禁止反悔原则

专利法中的禁止反悔原则指的是专利权人在专利申请或无效过程中,已经确认为已有技术或明确表示放弃请求的保护技术内容,禁止其在之后的侵权诉讼中反悔,从而通过适用等同原则将前述放弃的内容重新占有。禁止反悔原则是对等同原则的一种限制,是民法中诚实信用原则在专利侵权诉讼中的体现,其根本作用是避免专利权人“两头获利”,损害公众利益。

在我国禁止反悔原则最早规定于2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》的第6条。此后,为了更加准确界定前述司法解释第6条规定的“技术方案的放弃”,最高院在2016年4月1日施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第13条中进行了详细规定。

在适用禁止反悔原则的时候,不需要严格遵循当事人请求原则,法院可以依职权进行。 此外,禁止反悔原则与等同原则的关系在实际适用过程中仍然存在模糊的认识。为此,最高院为了准确理解禁止反悔原则在什么情形下构成对等同原则的限制,在(2011)民提字第306号“银膜”案件中认定:禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形;如独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作自我放弃,则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。

2. 捐献原则

捐献原则是专利权人将某个技术特征在专利说明书中公开了,但是却没有在权利要求中记载,那么就可推定该技术特征是被专利权人有意放弃的,并贡献给了公众,权利人不得再对该技术特征主张权利。同时,也不得再利用该技术特征主张等同侵权。

设立捐献原则的目的也是防止专利权人“两头获利”,即不允许专利权人为了获得授权,在申请时采用范围较窄的权利要求,而在之后的侵权诉讼中,又以说明书中披露的其他等同方案为由,试图通过适用等同原则,扩大专利权的保护范围。

在我国《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔2009〕21号)第5条最早明确了在专利侵权案件审判中适用捐献原则。

此后,最高院在陈顺弟与浙江乐雪儿家居用品有限公司侵害发明专利权纠纷提审案 明确了在权利要求解释中确立捐献原则,就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。

另外,最高院在孙俊义与任丘市博成水暖器材有限公司侵害实用新型专利纠纷案 中,进一步将捐献技术方案的主体扩大到了本领域的普通技术人员,最高院在该案中明确:专利申请时,本领域普通技术人员普遍知晓但却没有记载在权利要求和说明书中的可替代性的技术方案,不应以等同原则为由将其重新纳入专利权的保护范围,否则会有损公众对专利权保护范围确定性和可预见性的信赖。本案虽然不属于常规的专利权人“捐献”的技术方案,但是也属于对等同原则的一种限制。

四、结论

等同原则是专利侵权判定中的一项重要原则,它对确定专利权的保护范围起着重要的作用,充分保护了专利权人的利益,使得专利可以受到与其对社会贡献程度相匹配的保护。但是完全放任该原则的适用会扩大专利权人的利益,限制社会公众的利益,从而产生权利滥用。因此,需要通过禁止反悔原则、捐献原则等对等同原则进行限制,从而平衡专利权人和社会公众的利益。此外,当今社会处于技术蓬勃发展的阶段,面对日新月异的技术进步,等同原则需要与时俱进,不断调整。