(Una versione leggermente modificata dell’articolo è stata pubblicata in origine suDiritto 24)

La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha parzialmente accolto una domanda di sequestro e inibitoria presentata in via d’urgenza dalla nota azienda dolciaria Ferrero contro una sua concorrente, per violazione di marchi di forma (Ord. 11.8.2014, R. G. 19325/2014, G. D. Dr.ssa Giani).

Ferrero aveva allegato che alcuni prodotti (wafer croccanti e praline) immessi in commercio dalla concorrente interferissero con propri marchi di forma e figurativi relativi a prodotti dello stesso genere da essa commercializzati (tra cui, ad esempio, le notissime praline Ferrero Rocher). In particolare, per entrambi i tipi di prodotti l’azienda piemontese aveva azionato sia marchi tridimensionali – se si vuole, marchi di forma in senso stretto – che marchi figurativi costituiti dalla rappresentazione grafica del prodotto. 

Il Giudice milanese ha accolto parzialmente il ricorso, distinguendo tra loro le situazioni dei diversi prodotti e marchi e dando vita a un precedente interessante sulla registrabilità del marchio di forma nel nostro ordinamento.

Il riferimento normativo è l’art. 9 del nostro Codice della Proprietà Industriale, che (al pari dell’art. 7 Reg. 207/2009/CE e dell’art. 3 Direttiva 2008/95/CE) prevede l’esclusione dalla registrabilità come marchi, dei “segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto”. Questa norma si applica, secondo la giurisprudenza, non solo a marchi tridimensionali relativi alla forma esteriore del prodotto, ma più in generale ai marchi anche bidimensionali “intrinsecamente connessi” al prodotto (ad esempio, quelli relativi ai suoi colori), in altre parole a tutti i marchi che non siano concettualmente separabili dai prodotti cui si riferiscono. La ratio della norma è quella di evitare che si possa costituire un monopolio di durata tendenzialmente illimitata, come quello conferito dal diritto di marchio, su forme necessitate ovvero su caratteristiche dei beni per le quali il legislatore ha previsto esclusive temporalmente limitate, ad esempio brevetti per invenzione e modelli di utilità.

Ebbene, con riguardo alle praline commercializzate dalla società resistente, il Giudice ha ritenuto (sulla base di una valutazione sommaria, com’è proprio del giudizio cautelare) che i marchi relativi a tale genere di prodotto azionati dalla ricorrente si riferissero a forme più propriamente tutelabili come soluzioni tecniche.

In particolare, il Giudice ha osservato che le forme che si pretendeva di proteggere con diritto di marchio fossero suscettibili di protezione brevettuale, ed anzi erano state effettivamente brevettate dalla ricorrente, con brevetto ormai scaduto rivendicante proprio le caratteristiche (forma sferica, copertura di cioccolato con scaglie di granella, ripieno con un nucleo solido ecc.) che contraddistinguevano le forme visibili nei marchi azionati; riconoscere la tutela propria del marchio avrebbe, dunque, determinato un illegittimo prolungamento illimitato dell’esclusiva brevettuale.

Il Giudice ha ritenuto che tali conclusioni valessero indistintamente per il marchio tridimensionale e quello figurativo bidimensionale della ricorrente relativi allo stesso genere di prodotto, il secondo perché “intrinsecamente connesso” al prodotto (si trattava, infatti, di una mera riproduzione grafica dello stesso). Ha altresì precisato – anche in ciò, conformandosi alla giurisprudenza maggioritaria – che, in caso di esistenza degli impedimenti assoluti di cui all’art. 9 CPI, il prolungato uso non è idoneo a “riabilitare” il marchio originariamente nullo, come prevede l’istituto del secondary meaning.

Il Giudice è invece giunto a conclusioni diametralmente opposte con riguardo ai marchi (anche qui, uno tridimensionale di forma e uno figurativo consistente in una rappresentazione grafica del prodotto) relativi al prodotto del genere wafer. Ha infatti escluso, per questi, l’applicazione dell’art. 9 Cpi, osservando che gli elementi formali presenti nei marchi – un certo numero di protuberanze ripiene di crema, certe decorazioni di superficie – e riprodotti dalla resistente, fossero arbitrari e capricciosi, non possedendo il carattere necessitato o funzionale o estetico che ne avrebbe impedito la registrabilità ai sensi dell’art. 9. A queste specifiche forme si poteva, perciò, riconoscere l’esclusiva temporalmente illimitata propria del diritto di marchio, precludendone la riproduzione da parte di terzi.

Sulla base di queste premesse, il Giudice, in parziale accoglimento del ricorso, ha disposto l’inibitoria dalla commercializzazione e promozione dei wafer croccanti della resistente (non invece delle praline), fissando una penale per ogni violazione successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; ha inoltre autorizzato il sequestro dei medesimi prodotti.

Lo scrivente ignora se il provvedimento sia stato reclamato. Non vi è dubbio, in ogni caso, che, se la ricorrente vorrà conservare la misura del sequestro, dovrà proporre procedimento ordinario di merito, dove i fatti saranno valutati in un giudizio a cognizione piena.