De Kamer van Beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) heeft besloten dat CHEESE niet als merk kan worden geregistreerd voor zaden - in het bijzonder cannabiszaden - omdat het een beschrijvende aanduiding is.

Merkaanvraag CHEESE

Engelsman Andrew Hines heeft op 9 april 2015 een Uniemerkaanvraag ingediend voor het merk CHEESE voor klasse 31: granen, land-, tuin- en bosbouwproducten en zaden. Het merk werd op 7 oktober 2015 geregistreerd.

Nietigheidsactie

Op 20 mei 2016 werd door de Spaanse bedrijven Sweet Seeds uit Valencia en Pot Sistenak uit San Sebastian een verzoek tot nietigverklaring van het merk CHEESE ingediend. De nietigheidsactie werd onder meer gebaseerd op de stelling dat de aanvraag een hernieuwde indiening was van hetzelfde merk voor dezelfde producten welke aanvraag in 2012 werd geweigerd op grond van gebrek aan onderscheidend vermogen. Daarnaast stellen Sweet Seeds en Pot Sistenak dat de benaming ‘cheese’ verwijst naar een soort cannabiszaad. 'Cheese' is volgens Sweet Seeds en Pot Sistenak bekend bij fabrikanten, detailhandelaren en consumenten - die actief zijn in de relevante industrie - als de naam van een soort marihuanazaad. Voorts werd een kopie overlegd afkomstig van de ‘urban dictionary’ website met bijdragen uit 2008 en 2010, dus van voor de aanvraag van het merk CHEESE door Hines, waaruit blijkt dat het lemma ‘cheese’ wordt geassocieerd met cannabiszaden.

Verweer

Hines verweerde zich met de stelling dat hij de naam ‘cheese’ zelf heeft bedacht. In 2005 en 2006 nam hij met het bedrijf Big Buddah Seeds deel aan de in Amsterdam gehouden Cannabis Cup waar de naam ‘cheese’ ook werd gebruikt en zelfs prijzen won.

Beslissing EUIPO

De nietigheidsafdeling van het EUIPO verklaarde het merk op 30 augustus 2017 nietig. Het EUIPO vond dat Hines onvoldoende gebruik van het merk had aangetoond. Sweet Seeds en Pot Sistenak hebben voldoende aangetoond dat het merk CHEESE beschrijvend is voor een soort cannabiszaad. In het bijzonder blijkt dit uit de documentatie waaruit objectief kan worden afgeleid dat fabrikanten, detailhandelaren en consumenten actief in de relevante industrie bekend zijn met de naam ‘cheese’ als de naam van marihuanazaad. Daarom is de nietigheidsafdeling van mening dat een koper van cannabiszaden meteen een relatie legt tussen de benaming ‘cheese’ en cannabiszaad. Ook de opname in de urban dictionary geeft de relatie tussen ‘cheese’ en cannabis aan voor de aanvraag van het merk in 2015. De deelname aan de Cannabis Cup in 2005 en 2006 toont geen effectieve verkoop en levering van het merk aan. Verder is er volgens de nietigheidsafdeling geen onafhankelijk bewijs geleverd over het marktaandeel, de geografische spreiding en het langdurig gebruik van het merk.

Gebruiksbewijs

Voor het leveren van bewijs van gebruik van een merk zijn onder meer van belang: marktaandeel van het merk, de mate van gebruik, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, investeringen gedaan in het merk waaronder reclame en promotie-inspanningen, verklaringen van Kamers van Koophandel of beroepsverenigingen en een deel van het in aanmerking komend publiek dat de betreffende goederen kan identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Beslissing in beroep

Hines ging tegen de nietigverklaring in beroep bij de Kamer van Beroep van het EUIPO. Zijn pogingen de nietigverklaring te voorkomen strandden echter. De Kamer van Beroep moest bepalen of het begrip ‘cheese’, op het moment van indiening van het merk in april 2015, werd geassocieerd met de betrokken categorie van producten waarvoor het merk was geregistreerd dan wel of dat het redelijk is aan te nemen dat dat het geval zou zijn in de toekomst. Volgens de Kamer van Beroep wordt ‘cheese’ door de betrokken consument gezien als een van de populairste cannabiszaden. Dat betekent dat ‘cheese’, mede gelet op eerdere argumenten van het EUIPO bij de beslissing in 2012, als een beschrijvende term wordt beoordeeld. De nietigheid van het merk werd bevestigd.

Wanneer een nietigheidsactie instellen

Een merk kan onderwerp van een nietigheidsactie zijn als blijkt dat het merk een beschrijvende, niet onderscheidende term is. Het komt voor dat bij onderzoek naar de beschikbaarheid van een merk een registratie naar voren komt van een identiek of overeenstemmend merk. Als blijkt dat het getraceerde merk een beschrijvende aanduiding is, vormt de registratie van dat merk geen onoverkomelijk bezwaar. Afhankelijk van de omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de bestaande registratie als bezwaar wordt aangehaald tegen de aanvraag van het voorgestelde merk, kan dan een nietigheidsactie worden ingesteld tegen de bestaande registratie. Onze consultants kunnen u in voorkomende gevallen daarover nader adviseren.