Der EuGH hat mit Urteil vom 20. Juli 2017 (RS. C-93/16) entschieden, dass die friedliche Koexistenz einer Unionsmarke und einer nationalen Marke in einem Teil der EU die Annahme einer Markenverletzung in einem anderen Teil der EU nicht ausschließt.

Die Klägerin, eine bekannte Herstellerin von Molkereierzeugnissen, geht aus ihren “KERRYGOLD”-Unionsmarken gegen die Benutzung des Zeichens “KERRYMAID” durch die Beklagte, ebenfalls Herstellerin von Molkereiprodukten, in Spanien vor. In Großbritannien und Irland existieren die beiden Zeichen friedlich nebeneinander.

Das erstinstanzliche Gericht wies die Klage angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke wegen der in Großbritannien und Irland bestehenden friedlichen Koexistenz ab.

Das Berufungsgericht hatte Zweifel an der Vereinbarkeit der Rechtsprechung des erstinstanzlichen Gerichts mit Art. 9 Abs. 1 lit. a) und c) GMV a.F. (Art. 9 Abs. 2 lit. a) und b) UMV n.F.). Es legte dem EuGH daher mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vor, unter anderem, ob aus der friedlichen Koexistenz einer bekannten Unionsmarke und einer nationalen Marke in Teilen der EU angesichts des einheitlichen Charakters der Unionsmarke geschlussfolgert werden könne, dass in einem anderen Teil der EU, in dem keine friedliche Koexistenz gegeben ist, keine Verwechslungsgefahr bzw. ein Rechtsfertigungsgrund für die Benutzung des Zeichens bestehe.

Entscheidung

Der EuGH hat diese Frage verneint.

Unter Verweis auf seine Rechtsprechung in Sachen combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd (C-223/15) führt der EuGH zunächst aus, dass eine Verletzung einer Unionsmarke trotz ihres einheitlichen Charakters auch dann vorliege, wenn nur in einem Teil der EU Verwechslungsgefahr bestehe. In diesem Fall sei die Benutzung des Zeichens für die gesamte EU mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, zu untersagen.

Des Weiteren habe die Prüfung der Verwechslungsgefahr in einem Teil der EU unter Berücksichtigung sämtlicher relevanten Umstände des Einzelfalls zu erfolgen. Dies könne im Rahmen des vorzunehmenden Zeichenvergleichs insbesondere aus sprachlichen Gründen in verschiedenen Teilen der EU zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Für die im vorliegenden Verfahren relevante friedliche Koexistenz zwischen den klägerischen Unionsmarken und dem von der Beklagten benutzen Zeichen in Irland und Großbritannien bedeute dies, dass sich ein Unionsmarkengericht, welches mit der Benutzung dieses Zeichens in einem anderen Mitgliedstaat – hier Spanien – befasst ist, ebenfalls eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände vorzunehmen habe. Es dürfe sich dagegen nicht damit begnügen, seine Beurteilung auf die friedliche Koexistenz in einem anderen Teil der EU – hier in Irland und dem Vereinigten Königreich – zu stützen.

Nichts anderes gelte auch für die Frage der Verletzung einer bekannten Unionsmarke nach Art. 9 Abs. 1 lit. c) GMV. Eine friedliche Koexistenz in einem Teil der EU bedeute nicht, dass in einem anderen Teil der EU, in dem es diese friedliche Koexistenz nicht gebe, ein rechtfertigender Grund für die Benutzung dieses Zeichens bestehe.

Fazit

Mit der Entscheidung nimmt die Rechtsprechung des EuGH zur Durchbrechung der Einheitlichkeit der Unionsmarke auf Rechtsfolgenseite weiter Fahrt auf. Unionsmarkeninhaber können dabei vorerst aufatmen. Selbst im Falle einer territorial beschränkten friedlichen Koexistenz können sie aus ihrer Unionsmarke weiterhin Verletzungen in anderen Teilen der EU entgegentreten. Gleichwohl befinden sich sowohl Unionsmarkeninhaber als auch vermeintliche Rechtsverletzer in einer misslichen Lage. Erstere müssen sich damit anfreunden, dass die unionsweite Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen infolge der EuGH-Rechtsprechung komplizierter wird. Sie riskieren teilweise Klageabweisungen, wenn sich erst im Laufe eines unionsweiten Klageverfahrens herausstellt, dass die Benutzung eines Zeichens in Teilen der EU nicht untersagt werden kann. Der vermeintliche Rechtsverletzer muss dagegen letztlich für jeden einzelnen Mitgliedstaat eine Unionsmarkenverletzung widerlegen (z.B. durch Nachweis einer friedlichen Koexistenz).