在专利侵权判定中,有两个与可预见性相关的问题。第一个问题涉及申请专利时可预见的等同技术是否适用等同原则的问题,也即本文将要讨论的等同原则的可预见性限制。第二个问题涉及在对权利要求进行了限缩性修改后适用禁止反悔时的不可预见例外。该不可预见例外是美国2002年的Festo案确定的适用禁止反悔的三种例外情形之一。

所谓等同原则的可预见性限制指的是等同原则不能囊括专利权人在申请专利时已经可以预见到并且应当涵盖在权利要求保护范围之中的技术方案(陈钧,《专利侵权诉讼中等同原则的适用与限制》,《创新•知识产权》2012年第8期)。在2002年确定了捐献原则的Johnson & Johnson案中,Rader法官在其并存意见中指出:等同原则不适用于专利的撰写人在申请专利时可以合理预见并可以包括在权利要求书中的内容。

理论上,可预见性限制并不绝对排除对专利授权日(也有人主张是申请日)前存在的等同技术适用等同原则。但是,也有专家建议对等同原则采取严格的可预见性限制规则,例如,根据上海市高级人民法院民事审判第三庭在《等同侵权的司法认定》中的意见,只有由于技术的发展而出现的等同特征的替换可以主张等同侵权。

可预见性限制有助于强化权利要求的公示和划界作用,但是也意味着专利权人承担更大的预见责任。

在美国联邦巡回上诉法院于2014年2月做出的Ring & Pinion案(Ring & Pinion Serv. Inc. v. ARB Corp. Ltd., 743 F.3d 831 (Fed. Cir. 2014))中,法院认定,“在等同原则的适用上,过去没有,现在也没有,可预见性限制。”

Ring & Pinion案涉及一种锁止式差速器的发明专利。该差速器允许汽车在打滑的时候轮胎以不同的速度转动,从而防止失去牵引力。专利权人ARB的前分销商, Ring & Pinion, 在联邦地方法院提起确认不侵权之诉,请求确认其产品Ziplocker没有侵犯所述专利的专利权。后来,双方当事人在诉中达成协议,认为,“如果法院认定在申请时对等同对象的可预见性禁止等同原则的适用,则被诉的差速器将不构成等同原则下的侵权”,相反,“如果法院认定在申请时的可预见性不禁止等同原则的适用,则被诉的差速器将构成等同原则下的侵权”。Ring & Pinion也承认其差速器是专利产品的等同产品。

在向法院提交的争辩意见当中,Ring & Pinion认为,因为其产品在ARB申请专利的时候是可预见的,但是却没有在权利要求书中请求保护,所以此处不适用等同原则。

联邦地方法院驳回了Ring & Pinion关于可预见性限制的主张,但是认定其产品在等同原则下不构成侵权。所以ARB提起了上诉。

联邦巡回上诉法院推翻了一审判决,指出“在等同原则的适用上,过去没有,现在也没有,可预见性限制”,并认为,依据双方当事人的协议,应当认定等同侵权成立。

联邦巡回上诉法院认为,“长期以来已经认识到,在等同原则下认定是否构成侵权时,已知的可互换性(Known interchangeability)支持认定等同侵权”,“排除在授权时可预见的等同对象将直接与法院长期以来确认的“已知的可互换性”支持等同原则下的侵权的认定相矛盾”,所以,“专利授权时对等同对象的可预见性不是适用等同原则判定侵权的障碍”。

这个判决明确了美国等同原则的适用不包括可预见性限制。等同原则涵盖了在申请专利的时候可以预见但是没有字面请求保护的各种变化形式。法院还强调,对于功能性特征,等同原则的适用也没有可预见性限制。所以,在撰写专利申请文件的时候,撰写的权利要求不是必须覆盖所有可以预见的变化形式。

在我国,对于申请专利时可预见的等同技术是否适用等同原则不是很明确。《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》(会议讨论稿2003.10.27-29)第十一条第三款建议,“权利要求记载的技术特征的变换特征对所属领域的技术人员而言在专利申请日是显而易见的,而申请人未将该变换特征写入权利要求,权利人在侵权诉讼中主张对该变换特征适用等同原则认定为等同特征的,人民法院不予支持”。但是,上述建议在2013年修订的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》和2010年起施行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》关于等同侵权的规定中都没有出现。

尽管部分法官支持上述讨论稿中提出的可预见性限制,但是按照最高人民法院在申请再审人中誉电子(上海)有限公司与被申请人上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中“放弃的认定标准”部分关于“银膜”能否适用等同原则的阐述,似乎最高人民法院并不认为在等同原则的适用上存在可预见性限制。

事实上,申请人毕竟不是假想的本领域普通技术人员,甚至因为语言表达的局限性,期望申请人在申请专利时将所有可预见的技术内容都囊括进权利要求的字面范围之内只是一种理想化的状态。关于是否为等同原则施加可预见性限制,我国还需要一段时间的司法实践才能形成相对成熟的认识。