La concession de licences de Propriété Industrielle peut constituer pour les sociétés une source de revenus supplémentaire, tout en leur permettant de renforcer la notoriété de leurs marques et d’asseoir la réputation de ces dernières, d’élargir les produits et services couverts par les marques ou encore de pénétrer de nouveaux marchés. Toutefois, lorsque le propriétaire du titre de Propriété Industrielle ou la validité de ce dernier n’est pas évident, la concession de licences peut également entraîner d’importants risques financiers et commerciaux. Chantal Koller, directrice marques chez Novagraaf Suisse, explique comment se doter d’une stratégie efficace de licences.

Une licence de Propriété Industrielle (PI) est un accord entre le propriétaire d’un droit de PI donné et une tierce partie dans le cadre duquel le propriétaire du titre de PI (le concédant) accorde à la tierce partie (le licencié) le droit d’utiliser tout ou partie de ses droits de PI pendant une durée déterminée pour certains produits dans une zone géographique souvent limitée.

Bien gérée, la concession de licences de PI peut non seulement procurer à l’entreprise une source de revenus considérable, mais aussi lui permettre d’élargir, de façon économique, sa marque à de nouveaux produits ou secteurs d’activité ou encore de conquérir de nouveaux marchés.

Connaître ses actifs Avant de commencer à exploiter une marque, il vous faut toutefois commencer par clarifier vos droits sur les titres de PI.

  • Qui est le propriétaire des droits attachés aux marques ? ;

  • Qu’a-t-on enregistré (des marques verbales, des marques figuratives, des marques verbales/figuratives, le noir et blanc, des couleurs, des présentations, des identités visuelles (trade dress), des formes, des slogans, des marques corporate, des marques-produit, etc.) ? ;

  • Que couvrent-ils (des produits, des services, une spécification standard, une spécification large, une spécification limitée, pertinents à l’heure actuelle et/ou à l’avenir, ses propres produits/services, des produits/services à titre préventif, tels que les produits de secteurs qui ne sont pas identiques mais qui sont dans une certaine mesure liés aux produits/services de concurrents) ? > ;

  • les marques sont-elles enregistrées (quels territoires, quels pays présentant un intérêt de premier plan (A), de deuxième plan (B) ou de troisième plan (C), pertinents à l’heure actuelle et/ou à l’avenir)

Un examen régulier de votre portefeuille de PI vous permettra de vous assurer qu’il se porte bien afin de commencer à exploiter vos droits et vous permettra d’identifier de façon claire, les marques susceptibles d’être vendues ou concédées sous licence dans un but lucratif. Dans la plupart des cas, cela peut consister à regrouper les marques en deux catégories, à savoir d’une part les marques « principales » et d’autre part les marques « secondaires ». Les droits principaux sont ceux qui protègent les produits et marchés clés de l’entreprise, tandis que les droits secondaires sont ceux qui concernent des produits et marchés de moindre importance ou qui sont peu utilisés. Les consultants de Novagraaf peuvent vous aider à réaliser un audit de votre portefeuille (en anglais) et à mettre au point une stratégie cadrant parfaitement avec votre business plan global.

Créer, enregistrer, gérer et exploiter Il vous faut ensuite élaborer une stratégie de concession de licences de PI et/ou d’exploitation générale de votre PI. Cela dit, il ne suffit pas d’enregistrer des droits pour créer un programme de concession de licences de PI.

En règle générale, les sociétés nous contactent lorsqu’elles ont créé de nouvelles marques qu’elles souhaitent faire protéger comme DPI. Pourtant, dans l’idéal, la procédure devrait se dérouler dans le sens inverse, c’est-à-dire que la stratégie de PI devrait dicter la création d’une nouvelle marque, sa protection et, éventuellement, la future concession de licences sur celle-ci.

Le processus idéal devrait correspondre au étapes suivantes :

  • Création :Utilisation de la stratégie commerciale et des directives relatives aux marques pour orienter les choix quant aux noms commerciaux, aux options de valorisation des marques, à l’architecture des marques, à leur dimension géographique, à la stratégie de dépôt, aux risques et aux budgets ;

  • Enregistrement : Dépôt des marques et gestion correcte et efficace des refus/oppositions dans le respect du budget convenu ;

  • Gestion : Gestion active des aspects administratifs relatifs aux droits de PI afin de veiller à la validité et à l’entretien du portefeuille, y compris des changements de propriétaire et des renouvellements, ainsi que l’identification des éventuelles contrefaçons grâce à des activités de surveillance et prise de mesures permettant de faire valoir les droits de PI en cas de contrefaçon avérée ;

  • Exploitation : Évaluation des opportunités commerciales telles que concession de licences, vente, scissions et joint-ventures. Lorsque les droits ne sont pas utilisés ou sont superflus, la vente des titres de PI se pose comme une solution rapide, alors que les scissions et joint-ventures nécessitent généralement des délais plus longs et s’accompagnent de risques plus importants. Par contre, la concession de licences implique typiquement un risque limité et de moindres niveaux d’investissement.

Évaluer les possibilités de concession de licences Lorsqu’une société a mis en place son portefeuille et dispose de marques bien établies, suit généralement l’étape de concession de licences. Là encore, c’est le business plan qui devrait vous guider dans votre choix des droits (ou produits/lignes de produits) à concéder sous licence et sur le choix des marchés. Sélectionnez méticuleusement vos licenciés ; il s’agira dans l’idéal de partenaires fiables qui :

  • ont l’expérience de ce domaine (vous pouvez vérifier leurs résultats) ;

  • comprennent et connaissent vos activités et vos valeurs fondamentales et les défendront ;

  • partagent vos objectifs à long terme.

Chaque cas étant unique, il n’existe pas de modèle type d’accord de licence. Avant d’entamer une collaboration, il convient toutefois de discuter et de convenir des points suivants :

  • les droits qui seront concernés ;

  • les territoires ;

  • l’exclusivité ;

  • les possibilités de concession de sous-licences ;

  • le mode de rémunération (redevance ou somme forfaitaire) ;

  • le manuel/les lignes directrices concernant l’identité visuelle de la société ;

  • les obligations d’information.

Il vous est également conseillé de convenir à l'avance des critères de succès : la méthode de valorisation dite « méthode des redevances » permet d’évaluer les revenus de façon efficace. Ne vous attendez toutefois pas à ce que le succès arrive du jour au lendemain : une concession de licences efficace exige une collaboration de longue haleine avec vos partenaires dont le succès repose sur la confiance.