L’un de nos confrères, très expérimenté et réputé dans le domaine du contentieux des brevets, se vantait récemment, en aparté dans un couloir du Palais, de « ne jamais avoir eu à tremper dans une due dil ».

Et pourtant

Pourtant, les auteurs de cet article ont beaucoup appris grâce aux audits (ou « due diligences » / « due dil » pour les intimes du M&A) qui permettent d’avoir accès à une radiographie complète d’une entreprise ou d’un groupe à un instant T. Occasion unique et relativement rare puisqu’en dehors de cet exercice, le juriste n’est habituellement saisi que de questions portant sur une petite partie de cette activité.

Pourtant, les conclusions de notre enquête peuvent sérieusement peser dans la négociation. Dans certains domaines, comme la pharmacie ou les nouvelles technologies, les actifs de propriété intellectuelle constituent l’essentiel de la valeur de l’entreprise et l’audit pourra donner de bons arguments de négociation à l’acheteur ou à l’investisseur si la cible a été négligente dans la gestion de ces actifs.

Pourtant, l’audit est même un exercice intellectuellement stimulant puisqu’il nous oblige à nous prononcer dans un laps de temps record sur des questions fondamentales qui peuvent être complexes. L’expérience et notamment celle du contentieux est ici d’un grand secours.

Nous avons listé ci-dessous quelques points clés à garder en tête pour un audit efficace en matière de propriété intellectuelle.

La cible est-elle bien titulaire des droits de PI ?

Cela peut paraître une évidence, l’histoire a montré que cela ne l’est pas toujours. En effet, dans les groupes un peu anciens, les droits de PI sont souvent déposés à l’origine par la société qui les exploite mais au fil du temps, des réorganisations et autres optimisations fiscales, ils peuvent se retrouver logés dans des holdings situés loin du siège historique. A l’inverse, dans des sociétés récentes type startup, les droits de PI peuvent être déposés à l’origine par un fondateur en son nom personnel, de bonne ou de mauvaise foi, dans l’attente de la constitution de la société.

D’autres entreprises développent en parallèle plusieurs activités sous la même marque. Si une seule activité est rachetée, cela peut poser problème. BMW en a fait l’expérience lorsqu’elle a racheté en 1998 les ateliers de Rolls-Royce mais pas la marque.

La « due diligence » permettra de vérifier quelle entité juridique détient les droits. Si les droits sont détenus par une entité qui n’est pas la cible, il faudra alors organiser une cession ou bien mettre en place des licences.

Une autre question peut surgir, celle de l’utilisation du nom patronymique d’anciens actionnaires / dirigeants pour identifier la société. Ce problème est fréquent dans le domaine de la mode mais pas uniquement. Ainsi, les Editions Bordas portent le nom de leur fondateur Pierre Bordas qui, entré en conflit avec les actionnaires majoritaires, tenta de faire interdire l’usage de son nom dans la dénomination sociale de la société. En vain, mais la bataille judiciaire dura plusieurs années (Cass. com. 12 mars 1985, 84-17.163).

Dans quels pays la propriété intellectuelle est-elle protégée ?

Le travail de l’auditeur consistera ici à vérifier que la protection juridique conférée par les dépôts est en adéquation avec l’activité de l’entreprise. La propriété intellectuelle est par nature territoriale : une marque, un brevet, n’est protégé que dans les pays où des dépôts ont été effectués. C’est ainsi qu’un même signe peut être utilisé dans différents pays par des entreprises n’ayant aucun lien entre elles.

Par exemple, la célèbre marque HAG de café décaféiné, était à l’origine la propriété d’une société allemande. En 1928, la société allemande a vendu son activité américaine à Kellogg qui a dû attendre jusqu’en 1979 pour pouvoir racheter le portefeuille mondial de marques.

En outre, l’acheteur ou l’investisseur qui se présente quelques années plus tard peut avoir des ambitions géographiques bien plus grandes que celles des fondateurs. Il aura intérêt à vérifier que les dépôts qui ont été effectués sont suffisants. C’est particulièrement crucial en matière de brevets en raison de la règle de la nouveauté : un brevet n’est valable que si l’invention est nouvelle, si elle a été divulguée du fait de la publication de brevets, les dépôts ultérieurs seront nuls.

L’audit des licences et autres contrats de PI

Comme pour tous les contrats qui ont été conclus par la cible, l’auditeur devra se demander ce qu’il adviendra des contrats de PI une fois l’opération consommée. Y a-t-il un risque que le co-contractant mette fin à un contrat qui est essentiel pour la cible ? Le contrat est-il « intuitu personae » ?

En outre et cela rend l’exercice beaucoup plus intéressant, l’auditeur devra acquérir un minimum de connaissances sur l’activité de la cible, suffisamment pour pouvoir appréhender son degré de dépendance technologique.

En pratique, est-ce que la cible est « autonome » ou est-elle dans une situation où elle ne peut développer son activité que grâce à des éléments de technologie qui appartiennent à des tiers ? La réponse à cette question varie considérablement d’un secteur à l’autre. Dans le secteur des télécommunications, compte tenu de l’existence des standards (2G, 3G, 4G etc…) il n’est tout simplement pas possible de fabriquer un appareil de télécommunication sans utiliser des technologies brevetées. L’auditeur devra examiner attentivement la durée et les conditions financières de ces licences. Les redevances qui doivent être versées aux titulaires des brevets représentent parfois une part significative du chiffre d’affaires.

Une attention particulière devra enfin être portée aux accords de copropriété qui génèrent de nombreux contentieux.

Attention aux formalités post-closing

Les droits de propriété industrielle font l’objet d’une publicité, ils sont inscrits dans des registres publics et ce qui n’est pas inscrit n’est en principe pas opposable aux tiers.

Lorsque l’acquisition porte sur des actifs, l’acquéreur se préoccupe en général d’apparaître comme le nouveau propriétaire pour pouvoir faire valoir ses droits. En revanche, il peut arriver qu’il néglige ces formalités dans le cas d’opérations entraînant une TUP (transmission universelle du patrimoine). Or, ces formalités doivent être effectuées correctement et assez rapidement si on veut éviter les difficultés.

Ainsi, une société qui en avait absorbé une autre, titulaire d’un brevet, avait décidé quelques années plus tard de poursuivre un concurrent en contrefaçon. En pure perte puisqu’il s’est avéré que les formalités d’inscription de la fusion avaient été effectuées au nom de la société absorbée à une date où cette société n’avait plus d’existence juridique. La demanderesse, irrecevable à agir, fut déboutée (Cass. com., 14 mars 2006, n° 03-16872, JCP E 2006, 2747, n° 12, obs. Ch. Caron).

A notre honorable Confrère qui n’aime pas les audits de PI, nous disons :

« Notre Père qui êtes aux cieux

Restez-y

Et nous, nous resterons sur la terre

Qui est quelquefois si jolie »[1]

avec ses audits de PI !