Historisch gezien zijn er twee verschillende interpretaties van artikel 15, lid 1, van de Gemeenschapsmerkenverordening 207/2009. Dat artikel bepaalt dat de houder van een Gemeenschapsmerk binnen de vijf jaar na de inschrijving binnen de gemeenschap normaal gebruik van het merk moet maken voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. De vraag die dan rijst is waar het gemeenschapsmerk normaal moet worden gebruikt: volstaat het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied van één enkele lidstaat of moet het merk gebruikt worden in meerdere lidstaten?

De ene, gangbare, strekking volgde de interpretatie dat het gebruik in één lidstaat volstond. Het volstaat dan voor bijvoorbeeld een Duitse onderneming om haar gemeenschapsmerk in Duitsland te gebruiken om de bescherming te behouden in de hele Europese Unie. Volgens de andere strekking is de ruime bescherming van een gemeenschapsmerk bij het gebruik in amper één lidstaat van de 27 niet meer te rechtvaardigen. Wie een merk in slechts één lidstaat gebruikt, dient een nationaal merk te hebben en kan niet met een gemeenschapsmerk andere ondernemingen in andere lidstaten beletten dat merk te gebruiken, zo luidt de alternatieve stelling.

In de zaak C-149/11 Leno Merken/Hagelkruis Beheer bv is nu aan het Hof van Justitie van de EU (hierna ‘HJEU’) gevraagd om de omvang vast te stellen van het territoriale gebied waarin een gemeenschapsmerk moet worden gebruikt om te voldoen aan de voorwaarden van ‘normaal gebruik’ als bedoeld in artikel 15 van de Verordening en in het bijzonder of het gebruik van het merk op het grondgebied van één enkele lidstaat volstaat.

De zaak werd in eerste instantie beslecht door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna ‘BBIE’). Het BBIE had de oppositie door Leno, houder van het oudere gemeenschapsmerk ONEL, tegen het depot van het merk OMEL van Hagelkruis afgewezen, op grond van de redenering dat gebruik in één EU-lidstaat per definitie niet volstaat als normaal gebruik om een gemeenschapsmerk te kunnen blijven behouden. Leno ging vervolgens in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Gravenhage, dat aan het HJEU de prejudiciële vragen heeft gesteld.

Advocaat-generaal Sharpston heeft op 5 juli 2012 geconcludeerd. Volgens haar volstaat het gebruik van een gemeenschapsmerk binnen de grenzen van één enkele lidstaat niet noodzakelijkerwijs als zodanig om normaal gebruik van dat merk te vormen, maar is het wel mogelijk dat het gebruik van een gemeenschapsmerk in een gebied dat overeenstemt met het grondgebied van één enkele lidstaat normaal gebruik binnen de Gemeenschap vormt, rekening houdend met alle relevante feiten. Normaal gebruik binnen de Gemeenschap is gebruik dat, rekening houdend met de bijzondere kenmerken van de relevante markt, kwantitatief voldoende is om op die markt marktaandelen voor de door het gemeenschapsmerk aangeduide waren en diensten te behouden of te verkrijgen.

Met andere woorden, volgens Advocaat-generaal Sharpston kan het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied van één enkele lidstaat volstaan als normaal gebruik, in tegenstelling tot wat het BBIE had beweerd.

Het is nu afwachten welke strekking het HJEU zal volgen en hoe het Gerechtshof te ’s Gravenhave het arrest van het HJEU in de praktijk zal toepassen.