En plus des point énoncés dans les articles précédents de notre série sur les bonnes pratiques en matière de PI, une stratégie de propriété intellectuelle adaptée à l'avenir doit également prendre en compte les défis et les pièges communs dans les processus d'enregistrement, d'exécution et de monétisation de la propriété intellectuelle. Cet article traitera des pièges les plus courants lors de la mise en œuvre de votre stratégie et de vos processus de gestion des marques, et vous fournira des conseils sur la façon de les éviter ou de les résoudre.

Veuillez consulter les articles précédents de notre série sur les bonnes pratiques en matière de gestion IP pour «définir la bonne stratégie», pour la gestion de la propriété intellectuelle (au choix, entre un modèle «externalisé, interne ou hybride?»), et «attribuer une valeur à leurs marques actif».

Astuce 1: Pour les demandes internationales, choisissez votre pays de base avec soin

Les entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale devraient considérer ce qui suit:

  • L'utilisation d'un pays de l'Arrangement de Madrid peut aider à réduire les taxes officielles;
  • Lorsque vous démarrez votre procédure avec une demande de base nationale dans l'un des pays qui ont adhéré au système de Madrid au moment de l'Accord (1ère vague d’adhésions) plutôt que du Protocole (2ème vague), les taxes officielles des pays désignés peuvent être inférieures dans certains cas (pas de taxe individuelle). Ceci est particulièrement pertinent pour les campagnes de dépôt à large portée matérielle et géographique (classes / pays).

Le dépôt de votre demande de base dans un pays d'origine plus «discret» ou «facile» peut aider à garder un projet et une campagne de dépôts confidentiels

  • Si vos concurrents veillent attentivement sur vos nouveaux dépôts de marque dans votre pays d'origine, il peut être difficile de conserver la confidentialité d’un projet avant qu'il ne soit prêt à être rendu public. L'utilisation d'un pays d'origine différent, en particulier pour les sociétés internationales ayant plusieurs entités à travers le monde, peut aider à maintenir la confidentialité jusqu'à ce que vous soyez prêts à divulguer votre nouveau produit ou votre nouvelle marque.

Le choix d'un pays de base où l'examen pour motifs absolus et/ou relatifs est plus ou moins strict peut être un outil dans votre stratégie de protection

Des exemples de points intéressants à considérer sont:

  • Certains pays ont une approche plus stricte en matière de motifs absolus de refus; obtenir une garantie que votre marque «faible» est enregistrable dans le pays d'origine où une approche stricte est adoptée peut aider à réduire le budget et le temps nécessaires à la gestion des refus par la suite;
  • D'autre part, si vous souhaitez décaler les ressources nécessaires pour traiter les refus (par exemple, si vous attendez un deuxième tour de financement ou si vous devez reporter des dépenses sur le budget de l’année suivante), vous pouvez entamer les démarches dans un pays d’origine à la pratique moins stricte. Dans ce type de territoire, votre demande de base devrait facilement passer à l‘enregistrement, permettant de rapidement déposer la marque internationale. Les refus proviendraient alors des pays désignés au cours des 12 à 18 mois suivants.
  • Certains pays ne procèdent pas à un examen sur motifs relatifs; cela peut aussi être un bon critère pour choisir votre pays d'origine.

Un autre piège fréquent dans les enregistrements internationaux concerne les coûts imprévus liés aux refus

Pour surmonter cela, nos recommandations sont les suivantes:

  • Prévoir environ 50% du budget de dépôt pour traiter les refus au cours des années deux et trois du projet;
  • Attendez-vous à ce qu'un enregistrement international à partir d'un pays européen déclenche très probablement des refus concernant la description des produits et services dans les pays désignés les plus courants, à savoir les États-Unis, la Corée du Sud, le Japon et la Chine. Bien qu'il soit possible d'adapter les libellés pour chaque pays désigné au moment de l’enregistrement refus, notre expérience montre qu’il est plus efficace d'attendre que le refus soit connu dans toute son étendue pour procéder aux adaptations nationales. En d'autres termes, une solution plus efficace consiste à réduire les dépenses avant le refus, mais à planifier un budget approprié pour traiter les refus subséquents.

Astuce 2: Pour les inscriptions aux États-Unis, les candidats devront être en mesure de montrer l'usage de la marque dans le commerce

Les demandeurs peuvent anticiper un certain nombre de pièges récurrents de la procédure d'enregistrement aux États-Unis en s'assurant que les éléments suivants sont clarifiés avant le dépôt de leur demande:

  • Alignement produit avant le dépôt: s'assurer avec le chef du produit que la marque est effectivement prête à entrer sur le marché américain ou discuter ensemble d’une telle date future;
  • Déterminer la base de la demande US (enregistrement étranger, intention d'usage, usage dans le commerce): un nombre limité de choix est ouvert aux déposants lors du dépôt d'une demande américaine. Le choix dépendra de votre stratégie d'approche du marché américain et si la marque est principalement déposée pour des raisons défensives ou offensives. Votre conseil en PI vous aidera à faire le bon choix.
  • Préciser la liste des produits et services aussi exactement que possible, comme l'USPTO l’ exige, sachant que le degré de précision dans les libellés n’est de manière générale pas le même dans les autres pays dans le monde;
  • Recueillir des échantillons d’usage car ceux-ci devront être déposés auprès de l'USPTO à un moment donné au cours de la procédure d'enregistrement, déterminé par la base que vous avez choisie (voir ci-dessus);
  • Budgéter en fonction de la procédure américaine, car il existe plusieurs étapes générant des coûts: deux rondes de refus sont possibles, la présentation d'échantillons d'usage est obligatoire et génère des frais, l'acceptation et la publication également, sachant que toutes ces démarches nécessitent l'assistance d'un agent local.

Astuce 3: Envisagez toutes les translittérations (Chine, Japon, Corée, caractères cyrilliques)

Les pièges usuels relatifs à la protection de marques dans les pays où une écriture différente est utilisée comprennent le risque d'une couverture insuffisante sur le marché national lorsque les marques sont uniquement déposées en caractères latins. Le défi consiste à identifier la bonne translitération afin de pouvoir combattre efficacement les reprises illicites, notamment de surnoms donnés à votre marque sur le marché local. Pour éviter et résoudre ces problèmes, il est essentiel de:

  • Prendre en considération les besoins et les pratiques commerciales relatifs à votre segment;
  • Comprendre comment les clients perçoivent et reproduisent votre marque (y compris les surnoms et les versions phonétiques) sur ces marchés (à titre d'exemple, voir le conflit Michael Jordan / Qiordan);
  • Travailler en étroite collaboration avec le département marketing et communication pour déterminer leurs besoins et faire correspondre l’enregistrement à l’usage qui est fait de la marque, afin de s'assurer que votre enregistrement reste valable après la période de grâce;
  • Travailler avec les distributeurs / représentants locaux sur la translittération (s);
  • Enregistrez plusieurs variantes à des fins défensives.